Товарные знаки
Мадридская система регистрации товарных знаков

Международный товарный знак: как зарегистрировать бренд в других странах?

Товарный знак, как и патент, как и любой объект интеллектуальной собственности, имеет «прописку»: он охраняет права владельца только в той стране, в которой он выдан. Международных охранных документов не бывает от слова «совсем». Если вы хозяин бизнеса, будь то производство и продажа товаров, предоставление различных услуг, и решили заняться экспортом и глобализацией, то разумно задуматься и о надежной защите вашего детища.

Уже много лет для предпринимателей, осваивающих зарубежные рынки, успешно функционирует Мадридский договор – международная система регистрации товарных знаков. Подав одну заявку, можно получить охрану сразу в нескольких государствах. Если это не сделать, вашу продукцию могут подделывать и копировать недобросовестные конкуренты.

Непреднамеренно нарушителем можете оказаться и вы, если выяснится, что ваш бренд похож на уже зарегистрированный товарный знак в той или иной стране. Это закончится конфискаций товара, крупным штрафом и запретом заниматься предпринимательской деятельностью.

В этой статье подробно разберем, как зарегистрировать «международный» товарный знак в рамках Мадридской системы, ее «подводные камни» и преимущества.

Что такое Мадридская система?

Географические наименования прочно закрепились в самых различных областях жизнедеятельности человека. Например, в кондитерской сфере. Торты «Прага», «Москва», чизкейк «Нью-Йорк», пирожные «Берлинское», «Варшавское» и пр. Это проще запомнить: неизбежно вызывается ассоциативный ряд. Так и в сфере интеллектуальной собственности. Спросите любого патентного поверенного синоним к слову Мадрид, он обязательно ответит – товарный знак!

Создание Мадридской системы

В конце 19 века, а именно в 1892 году на дипломатической конференции в Мадриде (Испания) ряд государств решили помочь бизнес сообществу одновременно вести работу в различных юрисдикциях и подписали договор об упрощенной регистрации товарных знаков сразу в нескольких странах путем подачи одной заявки. Пионерами этого процесса были, например, Бельгия, Испания, Франция, Португалия, Швейцария.

На сегодняшний день Мадридское соглашение объединяет 131 страну – почти всех участников мировой торговли, в том числе и Россию (с 1976 года). Управляет системой Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Точный адрес: 34, chemin des Colombettes P.O. Box 18 1211 Geneva 20, Switzerland. Его Интернет-сайт находится по этому адресу.

На просторах Мадридской системы можно встретить самые известные в мире товарные знаки. Например, COCO CHANEL (№ 479675A) охраняется в России и ряде других государств с 1983 года. Почти двадцать лет под охраной бренд одежды ZARA (№ 638323). Ну и, конечно же, многие другие: NOKIA (№ 1804241), DANONE (№ 649535), TOYOTA (№ 1274034), FORD (№ 1062626), ГАЗПРОМ (№ 1149383), БАЛТИКА (№ 962655), LADA (№ 1467926), КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ (№ 1526907), АЭРОФЛОТ (№ 943962).

Кто может использовать механизм Мадридской системы?

Подать международную заявку на товарный знак в рамках Мадридской системы может любое юридическое или физическое лицо с гражданством государства-участника этой системы. Как было отмечено выше, Россия – в списке «Мадрида». Если ваш паспорт выдан страной, не подписавшей данный договор, то подать заявку можно только при условии ведения официального бизнеса в стране-участницы системы.

В обоих случаях основное условие для подачи международной заявки на товарный знак – наличие уже зарегистрированного товарного знака (базового) или заявки на него (базовой) в стране гражданства или ведения бизнеса.

Взаимодействие и язык

Как было отмечено выше, для подачи заявки в ВОИС в рамках Мадридской системы необходимо уже иметь товарный знак, либо заявку на него. Заявка в ВОИС подается через национальное патентное ведомство страны вашего гражданства или прописки бизнеса, в России это Роспатент.

Взаимодействовать с Международным бюро ВОИС, обмениваться сообщениями можно тремя способами:

  1. Международное бюро ВОИС – национальное ведомство заявителя.
  2. Международное бюро ВОИС– заявитель или его представитель.
  3. Заявитель или его представитель – национальное ведомство.

Согласно положениям Мадридской системы, международная заявка на товарный знак может быть подана только на «рабочем языке» соглашения: английском, французском или испанском. По выбору заявителя можно использовать любой из них. Это же относится и к любым другим сообщениям в Международное бюро ВОИС в рамках регистрации и последующей переписки.

Сколько стоит мадридский товарный знак?

За международную регистрацию товарного знака по Мадридской системе предусмотрены пошлины. Они уплачиваются в валюте страны-расположения штаб-квартиры ВОИС – швейцарских франках.

Особенности оплаты:

  1. Основная пошлина за регистрацию товарного знака в черно-белом изображении составит 653 франка, в цветном – 903 франка. В эту сумму входит охрана в течение 10 лет на территории одной страны договора (на выбор заявителя), а также 3 класса МКТУ.

Справочно: МКТУ – это международная классификация товаров и услуг. Всего она содержит 45 классов, по которым и в России, и в рамках «Мадрида» регистрируют товарные знаки. Без предварительного выбора определенных классов МКТУ и указания их в заявке регистрация невозможна.

Классы МКТУ выбирают исходя из сферы деятельности. Если вы производите и продаете мебель, то ваш класс № 20, занимаетесь освещением – ставите класс № 11, для ювелиров и часовщиков есть класс № 14 и т.д. Можно ограничиться одним, а можно выбрать и все – но это сложно и дорого!

  1. За каждый дополнительный класс МКТУ сверх тех трех, включенных в основную пошлину, придется заплатить еще 100 франков.
  2. За каждую дополнительную страну охраны сверх той одной, включенной в основную пошлину, заявитель должен заплатить также 100 франков. Чем больше стран, тем дороже. Например, американский разработчик девайсов APPLE (№ 956402) имеет множество товарных знаков, некоторые из которых охраняются сразу в 50 странах. Почти столько же у итальянского производителя кофе LAVAZZA (№ 317174).
  3. За обработку и пересылку документов Роспатент также взимает пошлину – 5 000 рублей. И по 1 000 рублей за каждый дополнительный класс МКТУ сверх тех, что включены в базовую стоимость.

Также пошлины взимаются за исправления в заявке, если она содержала неточности. Возможны и другие дополнительные сборы. Более подробно они представлены в положении о пошлинах на сайте ВОИС. А более точно рассчитать все сумму пошлины можно в калькуляторе ВОИС.

Преимущества и недостатки

Эту международную систему для регистрации товарного знака в другой стране использует большинство компаний и предпринимателей, которые выходят на зарубежный рынок. В том числе в тех случаях, когда защита бренда нужна только в нескольких государствах. Выбор Мадридской системы обусловлен теми преимуществами, которые она дает: простота подачи заявки и оплаты пошлин.

Универсальность

Мадридская система – очень полезный и действенный инструмент для бизнеса.  Уже имея товарный знак «дома», можно продвигать свой бренд и вести официальную деятельность сразу на нескольких иностранных рынках посредством всего одного канала взаимодействия.

Для регистрации товарного знака за рубежом не нужно никуда ходить и уж тем более ездить, вся переписка ведется в электронном виде. Этим инструментом уже более 100 лет пользуются как крупные производители, монополисты, так и начинающие предприниматели – дают рекламу, маркируют продукцию, выходят на зарубежные маркетплейсы. На сегодняшний день почти 1,7 млн. товарных знаков зарегистрировано в рамках Мадридской системы. Среди них обозначения таких компаний как: Nestlé, Shiseido, Sony, Microsoft, Роснефть, Ротфронт, Эвалар и других.

Экономическая выгода

Заявителю намного выгодней один раз уплатить международную пошлину, чем тратиться на получение регистрации в каждом отдельном национальном патентном ведомстве. К тому же вне «Мадрида» заявителю, помимо пошлины, придется нести финансовые расходы и на переводчика. А в Мадридской системе все на одном из трех официальных языков.

Недостатки Мадридского договора

Хотя эта система создавалась именно для того, чтобы предпринимателям было легче зарегистрировать товарный знак за рубежом, у нее есть несколько недостатков. В основном они связаны с особенностями национального законодательства.

Какие это недостатки:

  • Зависимость международной регистрации от базовой регистрации. После регистрации международного товарного знака он еще в течение пяти лет будет зависеть от судьбы товарного знака на «Родине». Если тот внезапно прекратит свою охрану, будет отозван или подвергнут еще каким-либо действиям, они автоматически будут спроецированы на мадридский товарный знак. Только после окончания такой пятилетней «блокады» международная регистрация станет независимой от базового товарного знака.
  • Индивидуальные пошлины. Мадридская система регулируется двумя международными договорами – Мадридским соглашением и Мадридским протоколом. Членство в них разделено, но часто совпадает. Те страны, которые не согласились с условиями Мадридского соглашения, присоединились к этой системе по протоколу. Поэтому у них могут быть свои дополнительные требования.

Какие есть отличия между этими договорами:

  1. Например, сроки. В рамках Мадридского соглашения заявка на товарный знак рассматривается 12 месяцев, а в рамках Мадридского протокола –18 месяцев и более.
  2. Для заявителей по Мадридскому протоколу, кроме единой мадридской пошлины, есть еще свои индивидуальные и добавочные платежи. Например, заплатить больше придётся в США, ОАЭ, Таиланде, Австралии и других странах. Поэтому перед подачей заявки следует изучить участников этих договоров.

Услуги международной регистрации товарного знака можно заказать в нашем патентном бюро Ezybrand. Мы сделаем это «под ключ»: проверим ваш бренд, рассчитаем все пошлины, оформим и подадим международную заявку, доведем до окончательной регистрации. Подробнее об этом здесь.

Что будет, если не регистрировать международный товарный знак

Иногда предприниматели наивно предпочитают просто протестировать зарубежные рынки перед официальным запуском бизнеса. Однако это может обернуться полным его завершением в той или иной стране. Европа, США, Канада и даже Китай в вопросах охраны интеллектуальной собственности очень активны.

Для сравнения: в США 3 млн. 300 тысяч действующих патентов, в Японии — 2 млн., в Корее — 1 млн. 200 тысяч, в Германии — чуть более 870 тысяч. В России на охране стоит порядка 260 тысяч патентов на изобретения (данные 2022 года).

Эти цифры наглядно демонстрируют более серьезный подход к охране своих прав. Можно предположить, насколько авторы решений и регулирующие органы там по-хорошему придирчивы и дотошны в этом вопросе. Иностранные правообладатели нанимают целые команды юристов и патентных поверенных, чтобы они ежедневно и скрупулёзно отслеживали незаконное использование своих товарных знаков.

Какие могут быть последствия, если не регистрировать товарный знак за рубежом:

  1. Например, вы пришли работать в Канаду – продавать удобрения. Товарного знака в этой юрисдикции у вас нет (возможно, нет и в России), а, следовательно, никто не проверял ваше название и логотип на уникальность – обязательное условие при регистрации знака. В один день может оказаться, что другая компания имеет такое же название в таких же классах МКТУ, а это прямая дорога в суд. Достаточно даже немного похожего на ваше обозначения, чтобы поводить вас по заседаниям и потрепать нервы. Если истец победит, последствия будут очень нерадужные и, к сожалению, необратимые. Вас официально признают нарушителем, а продукцию – контрафактом. Ее отберут, и выставят счет на оплату компенсации. Не заплатите – забудьте о бизнесе, а, возможно, и въезде в эту страну.
  2. Помимо этого, непроверенный товарный знак может нести в себе информацию – слова или символы – запрещённую в той или иной стране, задевающую чувства ее граждан. Это тоже может стать причиной судебных разбирательств.

Подача международной заявки на товарный знак: пошаговая инструкция

Регистрация бренда за рубежом проходит в несколько этапов:

  1. Подача «базовой» заявки в Роспатент.
  2. Оформление международной заявки в ВОИС, определение классов МКТУ.
  3. Уплата пошлин, подготовка пакета документов.
  4. Подача заявки на регистрацию международного товарного знака в Роспатент.
  5. Пересылка документов в ВОИС.
  6. Проверка и регистрация товарного знака в национальных патентных ведомствах.
  7. Получение свидетельств на товарный знак из каждой страны, указанной в заявке.

Подача российской заявки

Еще раз напомним, что международная заявка подается только на основе существующего товарного знака, либо заявки на него. Если зарегистрированного товарного знака у вас нет, сначала нужно решить этот вопрос.

На нашем сайте изложена подробная инструкция с очень полезными советами и примерами удачных российских регистраций, полученных с помощью специалистов патентного бюро Ezybrand.

«Базовую» заявку можно подать за 1 день в нашем патентном бюро. Минимальная госпошлина – 35 000 рублей, а средний срок регистрации – 6-8 месяцев. Ждать столько времени необязательно, можно сразу оформить и международную заявку. Но если Роспатент откажет по «базовой» заявке, то и международная регистрация станет невозможной, а пошлины не вернут. Поэтому целесообразнее все-таки сначала получить российское свидетельство.

Подготовка к международной заявке в Роспатент

Имея российский товарный знак, можно оформлять заявку на международный. Она также подается в национальное патентное ведомство – Роспатент. Однако перед этим необходимо провести информационный поиск, чтобы убедиться в уникальности вашего обозначения. Для этого используются различные поисковые системы. Достаточно удобный и понятный инструмент Madrid Monitor, расположенный на сайте ВОИС. Но он содержит заявки и зарегистрированные товарные знаки только Мадридской системы. Поэтому для установления схожести придется мониторить базы данных тех стран, в которых планируется охрана. Вот некоторые из них: база США, Китая, Японии, Европейского союза.

Что нужно учесть при проверке:

  1. Работая с поисковиками, помните, что ваше обозначение не должно быть похоже и отсылать к уже зарегистрированным товарным знакам или заявкам в тех странах, которые вы выбрали. Не лишним будет изучить законодательство этих государств в рамках данного вопроса, культурные и языковые особенности, чтобы никого не обидеть и повысить шансы на регистрацию. Например, в России с недавнего времени очень трепетно относятся к заявкам на товарные знаки, содержащие религиозные символы и семантику. Когда эта тема обсуждалась парламентариями, в качестве нежелательных примеров были приведены такие известные обозначения как «Душа монаха» и «Исповедь грешницы». Эта особенность вполне применима и к другим членам Мадридского договора, исповедующим мировые религии.
  2. На ваше непроверенное обозначение особенно могут обидеться крупные международные компании с мировыми именами – Apple, Booking, McDonald’s и пр. Они могут «затаскать» по судам по причине даже частичного использования своих названий. Например, в 2010 году Facebook обвинила Lamebook в нарушении своих прав на зарегистрированный товарный знак.

Также примером может послужить судебное разбирательство № СИП-353/2022 между Coca-Cola и подмосковной «Черноголовкой» – отечественным производителем лимонадов. Мировой лидер напитков выступил против предоставления правовой охраны товарному знаку «Фантола» (№ 712275). Как видно, даже фонетическое сходство – существенный повод стать ответчиком в суде.

Есть и другие нюансы, о которых неподготовленный предприниматель может даже не знать. Но о них знают патентные поверенные, изучающие законодательство других стран, активно сотрудничающие с Роспатентом и ВОИС. Для успешной регистрации товарного знака зарубежном лучше обратиться к ним.

В копилке патентных поверенных Ezybrand несколько десятков удачных кейсов в рамках Мадридской системы. Причем, как для крупных организаций, так и для представителей сектора МСП. Например, в 2022 году охрану сразу в нескольких странах (Армении, Азербайджане, Молдове, Казахстане и других) получил достаточно молодой, но уже узнаваемый бренд производителя бытовой техники Red solution (регистрация № 1704439). Компания решила защитить свою инновационную продукцию от подделок и копирования, учитывая растущую конкуренцию на этом рынке.

Примеры международных товарных знаков, зарегистрированных в бюро Ezybrand

В Китае команда Ezybrand зарегистрировала товарный знак Natural mark (№ 1715286), принадлежащий российскому производителю алкогольной продукции.

Защитные перчатки и обувь отечественного производства благодаря команде Ezybrand теперь охраняются на просторах Китая, Турции, Азербайджана, Армении и других стран под товарным знаком Arcticus (№ 1732866).

Выбор классов МКТУ и стран

На этом же этапе важно определиться с МКТУ. Напомним, что в базовую пошлину международной регистрации входит только 3 класса на выбор. За дополнительные придется доплатить. Некоторые страны, (например, Китай) используют свою собственную классификацию, и она отличается от традиционной.

При выборе страны важно узнать и учесть ее административное деление. Например, при получении товарного знака в Поднебесной, его охрана не распространяется на Гонконг, Макао и Тайвань. Для этого надо обращаться в их отдельные профильные ведомства.

Уплата пошлин

Любой заявитель может произвести уплату пошлин напрямую в Международное бюро ВОИС или через патентное ведомство своей страны. При этом последнее не может быть требованием.

Оплатить можно тремя способами:

  1. Путем списания средств с текущего счета в Международном бюро.
  2. Перечислив средства на швейцарский почтовый счет или банковский счет Международного бюро ВОИС.
  3. Если возможно, кредитной картой.

С июля 2023 года по причине введения санкций для россиян стало проблематично переводить деньги за рубеж. Патентное бюро Ezybrand готово оказать услугу регистрации международного товарного знака «под ключ» и, в том числе, помочь решить вопрос с переводом средств.

Сбор необходимых документов

Для международной регистрации товарного знака потребуются:

  1. Сопроводительное письмо от заявителя или его представителя. В нем в произвольной форме нужно изложить прошение предоставить международную заявку, оставить необходимые реквизиты.
  2. Бланк ВОИС, заполненный согласно инструкции, на французском, испанском или английском языках. Такие бланки можно скачать на сайте ВОИС.
  3. Документы, подтверждающие оплату, как пошлин, так и пересылку регистрационного материала в ВОИС.
  4. Если заявку подает представитель (патентный поверенный), необходимо приложить доверенность или её копию. Она должна быть заверена правообладателем базового товарного знака или заявки на него.

Подача документов в Роспатент

Подать пакет документов в Роспатент можно тремя способами: лично, по почте, онлайн:

  1. Уже много лет патентное ведомство России занимает ряд зданий на Бережковской набережной в Москве. Точный адрес для подачи документов лично: Москва, Бережковская наб., д.30. Это здание подведомственного учреждения Роспатента – ФГБУ ФИПС.
  2. Если хотите направить документы по почте, то на конверте пишите: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация.
  3. Через личный кабинет на сайте ФГБУ ФИПС. Для пользования сервисом необходимо заполнить анкету и произвести ряд технических действий.

В нашем патентном бюро Ezybrand налажена система электронного взаимодействия с патентным ведомством. Поэтому всю информацию и уведомления можно получать оперативно, и так же быстро реагировать, досылать документы. Это помогает быстрее пройти международную регистрацию и получить защиту бренда за рубежом. Подробнее о наших услугах можно прочитать на этой странице.

Направление заявки в ВОИС

Далее Роспатент сверяет товарные знаки – заявленный в «Мадрид» и действующий в России (или с заявкой на него).  Если обозначения совпадают, российское ведомство передает информацию в Швейцарию – международное бюро ВОИС. Там пройдет формальная экспертиза.

Будут проверены:

  1. Набор необходимых документов, их составление.
  2. Корректность заполнения бланков.
  3. Подтверждение уплаты пошлин.

Если все верно, ВОИС передает документы в органы по интеллектуальной собственности выбранных заявителем стран. И в каждой из них начинается самая главная процедура всего процесса – экспертиза по существу. Тогда-то беспристрастные эксперты и проверят насколько ваше обозначение отвечает законодательству их страны. Не несет ли оно в себе моральную угрозу, оскорбление чувств или нарушение прав. Это не быстро. Если в России регистрация товарного знака занимает 4-8 месяцев, то в рамках Мадридской системы придется ждать 12-18 месяцев, а иногда и дольше.

Любая выбранная страна может отказаться предоставить охрану вашему товарному знаку.  Это может быть частичное решение (на часть заявленных МКТУ) или полное (на все заявленные классы МКТУ).

Получение готового свидетельства

Если перед подачей заявки вы проверили свое обозначение по базам данных зарегистрированных товарных знаков (и заявок), удостоверились в его уникальности, соответствии законодательству выбранных стран, ваша просьба будет удовлетворена. Международное бюро ВОИС занесет ваш знак в Международный реестр, а соответствующая информация будет опубликована в официальном бюллетене. Единого международного товарного знака нет. Вы получите по одному подтверждающему документу из каждой страны, где получите охрану.

 

Резюмируя, можно выделить два пути для международной регистрации товарного знака: с помощью услуг патентных поверенных или самостоятельно. При этом важно пояснить, Роспатент в рамках данного вопроса не консультирует и не оказывает содействие, как и Международное бюро ВОИС. Они только выполняют функцию проверочного и регистрационного органов.

Поэтому, подавая заявку самостоятельно, рассчитывайте только на собственные силы. Внимательно заполняйте все поля и карточки, пользуйтесь переводчиком, изучайте законодательство. Самое главное – проведите грамотный информационный поиск по базам данных, чтобы ваш товарный знак случайно не оказался похожим на чужой. Зачастую у этого сходства очень тонкая грань.

Если на это нет сил и желания, лучше воспользоваться сторонней помощью. При обращении в патентное бюро Ezybrand на вашей стороне будут работать опытные патентные поверенные, юристы, а при необходимости дизайнеры и неймеры, если товарный знак надо создать с нуля. Команда бюро может оказать часть услуг процесса регистрации, либо сделать это «под ключ»: от поиска по базам данных до выдачи свидетельств. Тогда процент отказа в получении товарного знака сведется к минимуму.

 

Часто задаваемые вопросы

Могут ли два человека подать международную заявку на товарный знак?

В России, согласно законодательству, регистрация товарного знака возможна только на одно лицо или организацию. Учитывая тот факт, что международная заявка формируется на основе российской, совместное обладание мадридским знаком невозможно.

В 2023 году в Госдуму был внесен проект о совместном владении товарными знаками. Но его так и не приняли.

Где можно следить за статутом своей международной заявки?

Это можно делать в Мадридской электронной службе оповещения.  Бесплатным сервисом может воспользоваться любой желающий.  Там же можно найти информацию обо всех товарных знаках, зарегистрированных в Мадридской системе, отслеживать товарные знаки других участников рынка.

Можно ли продлить международный товарный знак?

Как и российский товарный знак, международный можно продлять бесконечное количество раз каждые 10 лет. Для этого необходимо вовремя уплачивать соответствующую пошлину и подавать заявление в Международное бюро ВОИС.

Какие самые распространённые ошибки при оформлении заявки на международный товарный знак? 

К типичным ошибкам можно отнести следующее:

  1. Недостаточно четкое воспроизведение товарного знака.
  2. В международной заявке указан цветной товарный знак, а его воспроизведение черно-белое. И наоборот. От этого зависят пошлины.
  3. Сумма уплаченных пошлин является недостаточной, либо вовсе отсутствует.
  4. Не указана дата подачи предыдущей заявки на российский товарный знак.
  5. Международная заявка не совпадает с базовой, расширен перечень товаров по МКТУ.
Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Автор
Регина Баймурзина
Специалист в области интеллектуальных прав, редактор, контент-мейкер.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы используем файлы cookie из вашего браузера, чтобы улучшить отображение и работу сайта.
Подробнее

Заказать бесплатную консультацию

Специалист подробно ответит на ваши вопросы, рассчитает стоимость и направит коммерческое предложение.


☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную консультацию

Обсудим вашу задачу?

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную проверку
по реестру товарных знаков

Пожалуйста, укажите наименование для проверки и контактные данные для получения результатов.

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.