Оспаривание регистрации прав на товарные знаки

Оспаривание прав на товарный знак — один из наиболее распространенных видов правовых споров в области защиты результатов интеллектуальной деятельности. Получение свидетельства на товарный знак и регистрация в патентном ведомстве еще не означают, что права навсегда закреплены за конкретным правообладателем. Основные нормы и способы разрешения таких конфликтов указаны в ст. 1252, 1473, 1476, 1483, 1535, 1539, 1541 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под оспариванием понимается опротестование решения ФГБУ ФИПС (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) и признания исключительных прав на него.

Цели оспаривания прав на товарный знак

В юридической практике можно выделить 3 случая, при которых производится оспаривание прав на товарные знаки:

• в целях государственной регистрации собственного брендового обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с уже зарегистрированным
• для ликвидации конкурента в борьбе между производителями однородной продукции (или для незаконной реализации контрафакта)
• в качестве защиты товарного знака от «патентных троллей» или его незаконного использования другими лицами

Оспаривание товарного знака, связанное с его неправомерной регистрацией

Существует несколько оснований, по которым может быть оспорена правовая охрана товарного знака или знака обслуживания, если его регистрация была произведена с нарушениями:

• Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление, имеющие общепринятые символы или слова, в результате чего товарный знак (торговая марка) теряет свою различительную способность и воспринимается как название вида товара (товарные знаки «Масло», «Вольт», «Катет»). Такое свойство могут приобрести товарные знаки компаний, ставших монополистами в какой-либо сфере деятельности (например, Polaroid, Xerox). Критерии и порядок признания знака общеизвестным изложены в ст.1508 ГК РФ.
• Обозначения, состоящие из описательных элементов, указывающих на характеристики товара (внешний вид, качество, назначение, натуралистические изображения самой продукции и другие). Примерами могут служить следующие обозначения: «Игристое вино», «Супер паста», изображение в виде кинескопа. В товарном знаке также не должны быть указаны время, место и метод производства или реализации товара (ТЗ «Владимирские краски»), так как это может ввести в заблуждение потребителя.
• Обозначения, содержащие в своем составе государственные гербы, флаги; названия или символику межправительственных организаций и их гербы, флаги; изображения клейм, печатей, государственных знаков отличия.
• Обозначения, которые способны ввести в заблуждение потребителя (например, ТЗ с изображением верблюда на упаковке с овечьей шерстью).
• Обозначения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, содержащие непристойные слова, словосочетания с нарушением правил орфографии, антигуманные призывы; знаки, несущие религиозную семантику, которая может затронуть чувства верующих (например, «Кузькина мать», «Компромат.ru», товарные знаки «Душа ангела» и «Национальное богатство» на алкогольных напитках).
• Обозначения, полностью тождественные (идентичные) или сходные до степени смешения с другими товарными знаками, на которые заявка была подана ранее и не является отозванной. Например, товарный знак «Adibas» сходен до степени смешения с «Adidas», «Macdonna» – с «Macdonalds», «Luxoil» – с «Lukoil».
• Обозначения, содержащие названия или изображения культурных ценностей РФ или мирового наследия.
• Обозначения, которые имеют элементы товарных знаков вин и спиртных напитков, изготавливаемых в государствах, являющихся участниками международного договора. Это касается широко известных марочных вин и другой алкогольной продукции.
• Обозначения, содержащие названия известных произведений науки, литературы, искусства, имена персонажей или цитаты. При этом права на данные произведения должны возникнуть ранее даты приоритета на ТЗ.
• Обозначения, содержащие фамилию и имя, псевдоним, портрет, подпись, монограмму известного лица.
• Обозначения, имеющие в своем составе решение внешнего вида изделия (промышленный образец) или обозначения, тождественные знаку соответствия, доменному имени, на которые ранее была подана и не отозвана заявка на регистрацию.

Как показывает судебная практика, столкновение интересов правообладателей и обоснование в оспаривании чаще всего основывается на тождестве или сходстве до степени смешения двух товарных знаков. Остальные варианты в большинстве случаев «отсеиваются» на этапе экспертизы по существу работниками ФГБУ ФИПС (Роспатент).

Исключения, позволяющие получить право на ТЗ

Существуют некоторые исключения из вышеперечисленных правил, при которых регистрация товарного знака (знака обслуживания) может быть одобрена:

• по пп.1-2 – если эти элементы не являются доминирующими в обозначении
• по п.3 – если получено согласие соответствующего органа
• по п.6, 9, 10 и 11 – если имеется согласие от правообладателя
• по п.7 – при регистрации на имя собственника культурного объекта

Заинтересованность в оспаривании

При разрешении споров с неправомерной регистрацией товарного знака важным моментом является заинтересованность лица, подавшего возражение. Это условие оговаривается в п.2 ст.1513 ГК РФ. Под заинтересованным лицом понимается юридическое или физическое лицо, права которого могут быть затронуты при предоставлении правовой охраны данному товарному знаку.

Так, заинтересованными лицами при оспаривании товарных знаков, сходного до степени смешения — правообладатели брендовых обозначений с более ранним приоритетом или лица, подавшие заявку на регистрацию. О незаинтересованности истца, опротестовывающего правовую охрану знака, свидетельствует неоднородность товаров (услуг) истца и ответчика.

При оспаривании должны быть предоставлены обоснования заинтересованности. Такая практика применяется в целях исключения недобросовестной конкуренции, так как часто возражения подаются теми предпринимателями, которые занимаются реализацией контрафактной продукции или планируют выйти на рынок в ближайшее время.

Злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция

Согласно ст. 1512 4 части ГК РФ, оспаривание торговой марки может проводиться также в том случае, если признано злоупотребление исключительным правом или недобросовестная конкуренция. На практике чаще всего это связано с так называемым «патентным троллингом». Заявители указывают при регистрации товарного знака практически все рубрики классификатора МКТУ, а словесное обозначение подается как в кириллице, так и в латинице. Однако, как правило, подобные организации не способны одновременно производить обширную номенклатуру товаров.

После успешной регистрации такого бренда правообладатель предъявляет претензии к производителю, который применяет данное обозначение при изготовлении товаров (услуг), но не озаботился его своевременной регистрацией в ФГБУ ФИПС. Таким образом может быть блокирована его коммерческая деятельность. Конечной целью троллинга является заключение лицензионных соглашений, оговаривающих выплату роялти.

Добросовестность коммерческой деятельности

Оценку добросовестности сторон, оспаривающих право на торговую марку, оценивается с помощью 4 критериев:

• Попытка использования репутации «раскрученного» товарного знака (нарушение п.3 ст.1483 ГК РФ). Примером может служить применение бренда всемирно известного производителя автомобилей в отношении изготовления велосипедов другой компанией.
• Регистрация в России известного зарубежного товарного знака лицом, не имеющего никакого отношения к производителю. При попытке выхода иностранной компанией на российский рынок возникнет спор об интеллектуальных правах на данное обозначение (или сходное с ним до степени смешения). Оспаривание осуществляется на основании пп.3, 8 и 9 ст.1483 ГК РФ.
• Регистрация повсеместно использующегося или описательного обозначения, которое необходимо для деятельности всех участников рынка в данной области (п.1 ст.1483 ГК РФ). Этот случай является одним из наиболее сложных при оспаривании, так как суд может посчитать описательный термин фантазийным, что дает право на регистрацию такого средства индивидуализации.
• Участие в споре лиц, ранее являвшихся сотрудниками одной организации. Конфликты между основателями компаний после их раскола на независимые структуры – не редкость в предпринимательской деятельности. Недостаточное внимание к вопросу о переходе прав на товарный знак может полностью блокировать дальнейшую работу. При этом требуется доказать недействительность прав бывшего соучредителя в судебном порядке (пп.1,6 и 8 ст. 1483 ГК РФ).

Последний вид конфликтов окончательно может быть разрешен только в суде. При этом на выводы судебных органов оказывает значительное влияние добросовестность делового поведения сторон.

Переход исключительного права на товарный знак без заключения договора

Еще одним основанием для оспаривания товарного знака может служить факт передачи прав на него без заключения договора с правообладателем, если такой переход вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя или самого товара. Согласно ст.1241 ГК РФ передача прав без договора возможна только в двух случаях – при реорганизации юридического лица или в порядке наследования.

В то же время, согласно ст.1228 ГК РФ, авторское право и право на имя, личные неимущественные права являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. В судебной практике оспаривание в таких случаях опирается на подпункт 2 п.9 ст.1483 ГК РФ, согласно которому в ТЗ могут присутствовать факсимиле или портрет известного лица при наличии согласия с его стороны или наследников.

Для опровержения правомерного использования товарного знака с данными обозначениями достаточно быть родственником такого лица. Однако подобных случаев в российской юстиции мало и каждый конфликт разрешается в индивидуальном порядке.

Досрочное прекращение правовой охраны

Согласно ст.1514 ГК РФ, оспаривание правовой охраны товарного знака и ее досрочное прекращение может также проводиться в следующих случаях:

• При использовании коллективного обозначения (регистрируемого объединением лиц) на товарах, не обладающих едиными характеристиками, так как это может ввести в заблуждение потребителя относительно качества продукции или предоставляемых услуг.
• При ликвидации юридического лица, являющегося правообладателем, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, или при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.
• При неиспользовании товарного знака в отношении всех или части товаров.

Последний случай подразумевает возможность досрочного прекращения правовой защиты торгового знака при соблюдении следующих условий:

• неиспользование обозначения в коммерческой деятельности (на товаре, упаковке, в рекламе и печатных изданиях, на вывесках, выставках и ярмарках) на протяжении последних 3 лет и более после его регистрации
• наличие объективной заинтересованности лица, подающего заявление о прекращении
• однородность продукции истца и ответчика

Такая мера введена в российское законодательство для снижения количества «мертвых» товарных обозначений и для более четкой товарной ориентации потребителей. При этом действует презумпция виновности ответчика, являющегося правообладателем. То есть именно он должен доказать факт использования торговой марки.

Порядок оспаривания

Заявление об оспаривании может быть подано истцом поэтапно в несколько инстанций:

• В палату по патентным спорам, являющейся структурным подразделением ФГБУ ФИПС, если существуют основания, связанные с неправомерной регистрацией товарного знака (общеизвестный товарный знак, тождественность или сходство до степени смешения и другие факты). Пересмотр решения Роспатента в этой инстанции является обязательным перед обращением в суд.
• В ФГБУ ФИПС и Федеральную антимонопольную службу при злоупотреблении исключительным правом или при недобросовестной конкуренции.
• В арбитражный суд субъекта Российской Федерации для признания решения Роспатента недействительным.
• В Суд по интеллектуальным правам, для кассационного обжалования вывода арбитражного суда.
• В президиум Суда по интеллектуальным правам, являющегося кассационной инстанцией для Суда по интеллектуальным правам, то есть в данной структуре возможно оспаривание решений последнего.
• В судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ, в Президиум Верховного Суда РФ для кассационного обжалования решения, принятого в предыдущей инстанции.

Следует учитывать, что споры об авторстве не относятся к компетенции ФГБУ ФИПС и подлежат решению в судебном порядке. Итогом оспаривания является аннулирование (отмена решения о регистрации) или подтверждение исключительного права на товарный знак.

Другие способы урегулирования конфликта

В некоторых случаях возможны следующие способы разрешения спора о владении исключительными правами на товарные знаки:

• Заключение мирового соглашения, предусматривающего использование товарного знака обеими сторонами.
• Заключение мирового соглашения с выдачей безотзывного согласия правообладателя на регистрацию аналогичного товарного знака и выплатой компенсации.
• Заключение договора отчуждения для продажи исключительных прав на товарный знак.

В качестве экзотических мер может также применяться заключение договора на предоставление прав на товарный знак в течение льготного периода (например, длительностью в 1 год), по истечении которого правообладатель обязуется прекратить охрану товарного знака, если он не будет им использован.

Мои права на товарный знак пытаются оспорить. Что делать в этом случае?

Вышеуказанные критерии необходимо учитывать в качестве рисков для возможного оспаривания зарегистрированного товарного знака. К сожалению, универсальных рекомендаций по разрешению таких споров не существует. Каждый случай требует индивидуального подхода и опыт привлеченного патентного поверенного на 50% является залогом успешного урегулирования конфликта сторон.

Для защиты зарегистрированного товарного знака при оспаривании прав на него рекомендуются следующие меры:

• Если выдвинуто обвинение, что он не использовался в течение 3 лет:
  • доказать применение ТЗ в небольшой промежуток времени, разрывающий трехлетний интервал
  • подготовить факты о неиспользовании ТЗ по независящим от истца причинам на основании п.3 ст.1486 ГК РФ (сокращение государственного финансирования, экономический кризис в стране и другие)
• При наличии факта недобросовестной конкуренции – подача встречного иска:
  • о незаинтересованности истца
  • о факте недобросовестной конкуренции или о злоупотреблении доминирующим положением на рынке сбыта
  • о неоднородности продукции истца и ответчика
• При производстве истцом контрафактной продукции – обратиться в Федеральную антимонопольную службу с требованием прекращения противоправного использования товарного знака, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию со стороны истца.

Как показывает статистика, более чем половина случаев исков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака связано с практикой недобросовестной конкуренции и незаинтересованность истца может быть легко доказана в суде, а иск об оспаривании – отклонен. В ФГБУ ФИПС также обращается большое количество нарушителей исключительных прав на товарные знаки, использующих возможность возражения в качестве ответной меры на законные претензии правообладателя.

Подача встречного иска должна совершаться с учетом некоторых условий:

• зачет первоначального требования
• исключение удовлетворения первоначального иска (частично или полностью) при удовлетворении встречного, поданного правообладателем
• взаимосвязь между двумя исками, совместное рассмотрение которых приводит к более быстрому решению спора

Если суд примет частичную или полную обоснованность встречного иска, то истцу будет отказано по первоначальному иску.

Получение официального свидетельства на товарный знак не исключает возможности оспаривания его правовой защиты в будущем. Несмотря на то, что возражение о предоставлении правовой охраны в большинстве случаев является необоснованным, правообладателю необходимо заранее подготовить мотивированную позицию и доказательства правомерности регистрации и использования товарного знака (знака обслуживания).

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!