Помогли зарегистрировать товарный знак, несмотря на отказ Роспатента

Содержание кейса:

Патентное бюро Ezybrand готово оказать поддержку в регистрации товарных знаков и прочих услуг любым предпринимателям из самых разных сфер бизнеса. Но особенно нам приятно помогать тем, чья деятельность направлена на созидание и развитие, особенно если это относится к детям. Так, уже несколько лет на российском рынке присутствует общество с ограниченной ответственностью «Чиби». Компания из подмосковного города Дзержинский занимается производством и продажей наборов деревянных пазлов.

ООО «Чиби» быстро стало успешным предприятием. Ведь сборка деревянных пазлов – это не просто увлекательное занятие, но также и обучающий процесс, приносящий большую пользу. Во-первых, это развивает мелкую моторику рук, плюс к этому массируются нервные окончания на подушечках пальцев. Все это в совокупности благоприятно сказывается на работе мозга, усиливает его активность, развивает речь и быстроту мышления. Медицинские учреждения даже с мировыми именами в программу реабилитационного процесса, например, после инсульта, обязательно включают сбор пазлов.

Во-вторых, работа с пазлами развивает внимание и усидчивость. Ведь, чтобы собрать картинку, требуется несколько часов концентрации. Плюс ко всему – это хороший подарок не только для ребенка, но и для взрослого.

Продажи компании ООО «Чиби» увеличивались, она начала выходить на маркетплейсы и другие площадки. Тогда возникла потребность в регистрации товарного знака, и в 2022 году производители обратились в наше патентное бюро. Подготовив документацию и заявку (№ 2022746359), мы направили их в Роспатент. Но, к сожалению, через некоторое время от ведомства пришел предварительный отказ.

Эксперты Роспатента, проведя проверку заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства, в своем ответе сообщили, что наш товарный знак «Чиби» представляет собой транслитерацию русскими буквами названия географического объекта «Chìbì». Одноименный городской уезд в составе городского округа Сяньнин находится в Китае. Данный факт будет вводить потребителей в заблуждение, а именно – восприниматься как указание на место производства товаров или место нахождения лица, оказывающего услуги.

Что мы сделали:

На подготовку и направление ответа на такой отказ Роспатент дал нам 6 месяцев. Подробно изучив всю информацию о слове «chibi», мы сформировали аргументированный ответ. В нем мы сообщили, что «Чиби» также имеет и другое значение. В переводе с японского языка это слово означает «маленький». Как правило, оно применяется для обозначения определенного стиля рисования, изображающего небольших человечков с большими головами.

Это уникальное искусство было рождено еще в начале 20 века специально для жанра комиксов. Сегодня оно является частью японской культуры и широко используется в аниме, манге и видеоиграх.

В качестве примеров уже зарегистрированных товарных знаков со сходной этимологической историей мы привели те, где используется слово «Аниме», а именно: № 639272, № 361362, № 917893 .

Также мы добавили тот факт, что население китайского городского уезда Чиби по состоянию на 2010 год составляет 478 410 человек. В то время как численность всего Китая порядка 1,4 миллиарда человек. Поэтому, даже в рамках своей страны, Чиби не обладает большой известностью и, уж тем более, не будет вводить в заблуждение среднестатистического потребителя из России.

К сожалению, и на этот, довольно мотивированный, документ Роспатент прислал отказ. Эксперты ведомства продолжали настаивать на своей прежней позиции: ввод потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя или места производства товаров. Они предложили оставить слово «Чиби» неохраняемым элементом. Либо доказать его использование в течение долгого времени и приобретении различительной способности до даты подачи заявки.

Оба варианта нам не подходили. Для использования второго бизнес нашего клиента был слишком молодым. А для первого – мы были уверены в своей правовой позиции. Поэтому, мы обратились с возражением в Палату по патентным спорам (ППС). Мы еще раз подробно изложили все доводы, объясняющие, почему регистрация товарного знака «Чиби» возможна.

Результат:

В ППС было проведено несколько коллегий. В частности, внимание юристов было обращено на отсутствие в сети «Интернет» каких-либо упоминаний о том, что в китайском уезде Чиби производятся товары, сходные с товарами заявителя. А потому, одноименный товарный знак не может вводить российского потребителя в заблуждение.

В итоге было принято решение удовлетворить наше возражение, отменить отказ Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022746359. Его владелец может смело использовать это обозначение для самых разных маркетинговых целей: размещать на баннерах и вывесках, печатной продукции и сайтах, включать в видеоролики и другую рекламу. Если кто-то начнет копировать или подделывать название бренда, правообладатель сможет смело обращаться в суд и требовать выплаты денежной компенсации за нарушение своих интеллектуальных прав.

Рекомендации:

Вышеописанный пример наглядно демонстрирует тот факт, что предварительный отказ Роспатента в регистрации товарного знака нередко базируется на субъективном мнении конкретного эксперта. Поэтому каждая заявка нуждается в индивидуальном подходе. Очень важно проработать стратегию, зависящую от конкретного случая: подготовить грамотный ответ, альтернативные варианты действий, а, самое главное, предложить серьезные аргументы в пользу регистрации.

Нередко случается и так, что даже после такой проделанной работы риск отказа в регистрации все равно велик. Однако и в самом сложном случае можно найти несколько выходов. Главное – обратиться к опытному патентному поверенному, который подготовит аргументированный ответ и возражения.