Коммерческое обозначение и товарный знак: что выбрать?

Вы открыли свой бизнес и придумали коммерческое обозначение фирмы, используете его в рекламе и в договорах. По закону коммерческое обозначение тоже охраняется: если кто-то другой скопирует его, то это является нарушением. Зачем же тогда регистрировать еще и товарный знак? В этой статье на примерах мы покажем, какой юридической силой обладают коммерческие обозначения и товарные знаки, какие особенности нужно учитывать, если вы решили использовать только коммерческое обозначение без его регистрации.

Что такое коммерческое обозначение?

Коммерческое обозначение – это название (символ), которое позволяет отличать одно предприятие от другого. Для покупателя или клиента коммерческое обозначение – это внешнее проявление бизнеса, на которое он ориентируется, совершая покупки, или обращаясь к вам за оказанием услуг.

Как и товарный знак, коммерческое обозначение относится к средствам индивидуализации (различения) предпринимательской деятельности. Но коммерческое обозначение служит для индивидуализации не самого владельца бизнеса или отдельного вида товара, а для торгового, промышленного или другого предприятия.

Права на коммерческое обозначение

По статье 1539 Гражданского кодекса владелец коммерческого обозначения вправе запрещать его использование другим предпринимателям, которые ведут аналогичную деятельность.

При этом коммерческое обозначение не нужно нигде регистрировать (в том числе в ЕГРЮЛ или ЕГРИП), не требуется и его внесение в устав, учредительные документы юридического лица. Однако эта упрощенная схема его использования накладывает и определенные ограничения на бизнес.

Сама по себе коммерческая деятельность не является абсолютной причиной для приобретения прав на коммерческое обозначение.

Какие проблемы могут возникнуть при использовании коммерческого обозначения

Не каждое название может считаться коммерческим обозначением. Если вы только начали вести бизнес, или у вас ограниченная клиентура, то ваш бренд еще не является коммерческим обозначением в том смысле, как это трактуется в Гражданском кодексе.

В статье 1539 ГК РФ указано одно обязательное условие для коммерческих обозначений: они должны быть известными среди потребителей на определенной территории. Чтобы коммерческое обозначение стало популярным в определенной сфере, его владельцу потребуются вложения, во многих случаях более существенные, чем вложения в товарный знак. Для приобретения известности нужна реклама, которая требует затрат.

Если такой известности нет, а ваше коммерческое обозначение похоже на чужой товарный знак, то вы нарушаете права его владельца. За это с вас могут взыскать внушительную компенсацию или штраф, запретить использование обозначения в бизнесе.

Более конкретных требований по известности коммерческих обозначений в законе нет. Это значит, что при возникновении конфликта дело будет решаться на усмотрение суда. В споре с владельцем товарного знака прежде всего потребуется доказать, что ваше коммерческое обозначение приобрело свою известность ранее, чем кто-то другой зарегистрировал такой же товарный знак. А это непросто: от момента, когда оно фактически начало идентифицировать предприятие на рынке (стало известным), может пройти значительное время.

А вот с правовой охраной товарного знака все четко: есть государственное свидетельство – значит есть и права. Доказательстоа известности при этом вообще не требуются. Вы можете и вовсе не заниматься бизнесом, при этом у вас будут полные права на товарный знак. Поэтому в большинстве случаев суды встают на сторону правообладателя товарного знака.

Этими слабостями коммерческого обозначения могут воспользоваться и недобросовестные конкуренты, зарегистрировать на себя товарный знак, похожий на ваше коммерческое обозначение, уже после того, как оно стало известным. Это позволит им извлекать выгоду из использования коммерческого обозначения.

Возможна и такая ситуация, когда товарный знак и коммерческое обозначение принадлежат разным владельцам, и их бизнес существует одновременно долгое время. Потом один из них узнает о деятельности другого. Они развивались одновременно и оба являются добросовестными правообладателями на законных основаниях. Но в большинстве случаев решение суда принимается в пользу правообладателя товарных знаков.

Пример судебного дела

В марте 2023 года Арбитражный суд Псковской области рассматривал спор между ООО «Завод дорожной техники «Регион 45» и АО «Великолукский завод Лесхозмаш». Последний использовал наклейки со словом «ШТОРМ» на своей продукции – дорожных машинах. Фотографии машин присутствовали на его сайте, а также в видеороликах на видеохостинге YouTube.

А завод дорожной техники зарегистрировал это название в качестве товарного знака (свидетельство № 829191) для того же вида продукции. В качестве доказательств нарушения прав в суде был представлен протокол осмотра сайта ответчика и YouTube, заверенный нотариусом.

Ответчик пытался обосновать свою правоту тем, что слово «ШТОРМ» используется им в качестве коммерческого обозначения.

Но суд отклонил эти доводы по 3 причинам:

• У Великолукского завода отсутствуют доказательства широкой известности обозначения «ШТОРМ ТЕХНИКА ДЛЯ ДОРОГ».
• Стикеры на оборудовании используются для маркировки одного определенного товара, а не предприятия в целом. На других видах продукции наклеены другие стикеры.
• Вывеска, внутренние документы и единичные договоры тоже не могут считаться достаточными доказательствами для возникновения прав на коммерческое обозначение.

Поэтому суд признал вину ответчика, но учел, что в его действиях нет злоупотреблений. Поэтому сумма компенсации в пользу владельца товарного знака была снижена с 500 000 рублей до 100 000 рублей (дело № А52-5176/2022).

Чаще всего суды принимают сторону владельца товарного знака, так как у использующего коммерческое обозначение нет обоснованных доказательств. Поэтому эффективность защиты прав на коммерческое обозначение во многом зависит не от фактических обстоятельств, а от способностей юристов, представляющих в суде интересы владельца коммерческого обозначения. Иногда приходится идти на такие меры, как оформление задним числом договоров с контрагентами.

Владельцу товарного знака гораздо проще доказать факт возникновения права: достаточно только показать в суде свидетельство на товарный знак.

Коммерческое обозначение и товарный знак

Нередко предприниматели путают понятия коммерческого обозначения и товарного знака. Они не являются синонимами. Это разные способы идентификации бизнеса. Для описания юридического режима товарного знака в IV части Гражданского кодекса введен §2, а для коммерческих обозначений – §4.

Коммерческое обозначение также не должно совпадать с фирменным наименованием вашей компании. А вот товарный знак может включать как фирменное наименование, так и коммерческое обозначение. В таких случаях они взаимно дополняют друг друга, а государственная регистрация в Роспатенте расширяет объем ваших прав.

Вы можете разрешить другим предпринимателям использование товарного знака по лицензии и получать прибыль (роялти), либо вовсе продать его. Коммерческое обозначение отдельно продать нельзя, права на него можно передать только вместе с бизнесом (предприятием).

Сравнение товарного знака и коммерческого обозначения

В таблице ниже для наглядности мы свели разницу между товарными знаками и коммерческими обозначениями.

Юридическая защита коммерческих обозначений слабее, чем для товарных знаков по нескольким причинам:

• Если у вас коммерческое обозначение, то бизнес всегда должен быть «в тонусе»: вы должны постоянно продавать товары или оказывать услуги, а ваше «имя» должно всегда быть на слуху у клиентов. Для товарного знака это необязательно. Досрочно аннулировать его охрану можно только по решению суда и только в том случае, если знак не использовался в течение 3 лет. Это гораздо более длительный срок, чем для коммерческих обозначений.
• Если кто-то другой скопирует ваше коммерческое обозначение, то по статье 1539 Гражданского кодекса вы вправе только запретить его использование. Чтобы получить возмещение убытков, нужно доказать их наличие и размер, причем доказывать должен именно истец. Так как бухгалтерская отчетность оппонента закрыта для посторонних, то сделать это будет сложно.

А вот когда у вас есть товарный знак, фактические убытки доказывать не нужно. Достаточно зафиксировать сам факт нарушения ваших прав, например, снять скриншот с сайта, на котором есть реклама товара под вашим брендом и заверить его у нотариуса. Это уже является достаточным доказательством для суда, чтобы взыскать с ответчика компенсацию. Средний чек таких исков – 300 000 рублей.

Что можно использовать в качестве доказательства известности

Как мы уже говорили выше, название может претендовать на признание его коммерческим обозначением, если оно приобрело известность в пределах определенной территории, например, в городе или в регионе.

Что является подтверждением известности при возникновении судебного спора:

• договоры поставки, подтверждающие длительное и интенсивное использование коммерческого обозначения;
• договоры на рекламу;
• значительные объемы реализации товаров или оказания услуг под этим обозначением;
• независимые социологические опросы потребителей.

Чаще всего владельцы коммерческих обозначений проигрывают судебный спор именно потому, что не могут предоставить такие доказательства.

Когда нужна регистрация коммерческого обозначения в качестве товарного знака

Коммерческое обозначение или фирменное наименование может трансформироваться в товарный знак. Как только коммерческое обозначение становится достаточно популярным, возникает необходимость получить более эффективную защиту прав на него. Поэтому многие предприниматели обращаются в Роспатент за регистрацией.

Однако нередко оказывается так, что такой товарный знак зарегистрировать невозможно.

Это может произойти по нескольким причинам:

• Вас уже кто-то опередил и такой товарный знак зарегистрировали раньше, чем вы подали заявку. Сейчас в Роспатенте более 700 000 действующих товарных знаков, и каждый год регистрируется более 100 000 новых брендов.
• Ваше обозначение имеет описательный характер: оно характеризует сам товар или услуги. Например, вы назвали свою пивоварню «Псковская Бойлерная Пивоварня» и продаете пиво своего производства. Для пива это название зарегистрировать невозможно. Оно должно быть фантазийным. К фантазийному слову можно добавить «пивоварня» более мелким шрифтом и указать его как неохраняемый элемент товарного знака, тогда регистрация станет возможной.
• Существуют и другие препятствия для регистрации, например, вы используете в качестве коммерческого обозначения аббревиатуру. В большинстве случаев экспертиза отказывает по таким заявкам, так как знак не обладает различительной способностью.

Поэтому безопаснее проверить и зарегистрировать свой товарный знак в самом начале предпринимательской деятельности. Если его в принципе невозможно зарегистрировать, то любой другой сможет безнаказанно воспользоваться таким же названием.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!