Можно ли зарегистрировать товарный знак одной заявкой во всем мире

Если вы нацелены развивать свой бизнес не только в России, но и за рубежом, то рано или поздно возникнет вопрос, как защитить свой бренд в других странах. Для товарных знаков и патентов характерен национальный механизм правовой охраны, в отличие от авторских произведений – они защищаются во всех странах, поддерживающих Бернскую конвенцию. Но выход есть – вы можете зарегистрировать свой товарный знак по международной Мадридской системе.

Юридическая защита товарных знаков

Объекты промышленной собственности и товарные знаки охраняются по принципу территориальности, то есть только в той стране, где патентное ведомство выдало свидетельство. Например, если вы уже зарегистрировали свой бренд в Роспатенте, то правовая охрана предоставляется ему только на территории России.

Независимость охраны товарных знаков в разных странах устанавливается в международном акте – в Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Этот документ подписан 176 странами, включая Россию. Чтобы получить свидетельство на товарный знак, нужно соблюсти формальности в каждой стране – оформить заявку и направить ее в местное национальное патентное ведомство, оплатить государственные пошлины за экспертизу.

Одинаковые товарные знаки могут быть беспрепятственно зарегистрированы на имя разных лиц в разных государствах. Исключением являются те бренды, которые уже приобрели широкую известность по всему миру.

В условиях мировой глобализации и распространения интернет-технологий принцип территориальности выглядит устаревшим. Но существуют международные соглашения о взаимном признании прав на интеллектуальную собственность, которые облегчают процедуру регистрации сразу в нескольких странах. Об одной из таких универсальных систем – Мадридской системе по регистрации товарных знаков – мы и расскажем в этой статье.

Для чего нужна регистрация товарного знака за рубежом

Продавать товары на рынке или предлагать услуги под своим брендом можно и без регистрации товарного знака. Закон не требует обязательного наличия государственного свидетельства. Для чего же тогда регистрировать товарный знак?

Получение правовой охраны необходимо по нескольким причинам:

• Российские товары и услуги, которые стали успешными брендами, привлекают внимание не только потребителей, но и недобросовестных конкурентов за рубежом. Особенно это характерно для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где институт интеллектуальной собственности еще не так развит, а подделки известных брендов являются обычным делом. Регистрация товарного знака за рубежом позволяет остановить выпуск контрафакта и привлечь нарушителей к ответственности по местному законодательству, взыскать с них штраф и компенсацию.
• Если выйти на зарубежный рынок с незарегистрированным брендом, то очень высок риск того, что вы нарушите чьи-то права. Если ваш знак хотя бы частично напоминает чужой товарный знак, то это лицо вправе подать судебный иск против вас. В некоторых странах регистрация товарного знака перед началом продаж – это общепринятая деловая практика. Например, в США. В этой стране слишком высоки юридические риски, а затраты на регистрацию товарного знака гораздо меньше, чем размеры судебных исков, которые исчисляются миллионами долларов.
• Регистрация товарного знака необходима и тем, кто только размещает производство продукции в другой стране. Нередко недобросовестные зарубежные партнеры регистрируют бренд российского правообладателя на свою компанию. В такой ситуации не остается ничего другого, как договариваться о выкупе своего же бренда.

Мадридская система

Зарегистрировать международный товарный знак по одной заявке можно с помощью Мадридской системы. Ее название произошло от Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков, которое было заключено в 1891 г.

Регистрация международного товарного знака по Мадридской системе происходит по следующей схеме:

Общее количество стран-участниц Мадридского соглашения составляет более 120. Вы можете выбрать любые из них и отметить в заявлении. Такая регистрация также имеет территориальное действие, так как бренд получает правовую охрану только на территории тех государств, которые указал заявитель. Можно отметить сразу все страны, но в этом случае вам придется больше заплатить за экспертизу.

Стоимость регистрации

За регистрацию международного знака по Мадридской системе нужно оплатить 2 основных вида пошлин:

• За подачу заявки в Роспатент и ее пересылку в МБ ВОИС – 4 900 рублей.
• За проведение экспертизы (единая пошлина, вне зависимости от количества и вида выбранных стран) – 653 швейцарских франка, если логотип или название в черно-белом исполнении, 903 шв. франка – если бренд цветной. Эта пошлина уплачивается на расчетный счет МБ ВОИС.

Если в вашей заявке указано более 3 классов по международному классификатору товаров и услуг, то за каждый дополнительный из них необходимо доплатить по 400 руб. в Роспатент и по 100 шв. франков в МБ ВОИС.

В ряде стран взимается дополнительная пошлина – 100 шв. франков.

Базовая регистрация

Для международной регистрации товарного знака вам необходимо иметь базовую заявку, то есть ваш бренд должен быть уже зарегистрированным в Роспатенте или находиться на стадии рассмотрения. Когда заявка на международную регистрацию поступает в Роспатент, ведомство проверяет соответствие знака в обеих заявках.

После того, как вы зарегистрируете свой бренд в других странах, международная регистрация еще 5 лет будет зависеть от базовой. Это значит, что если кто-то оспорит вашу регистрацию в Роспатенте и товарный знак аннулируют, то же самое произойдет для международного товарного знака.

Предварительная проверка товарного знака

Как мы уже писали выше, заявка по Мадридской системе проходит экспертизу в каждом из государств отдельно. Вполне вероятно, что уже существует такой же знак или похожий на ваш. В таком случае патентное ведомство страны откажет вам в регистрации.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется делать проверку товарного знака в международных базах данных. Проверка должна производиться по требованиям местного законодательства, которые отличаются в каждой стране, но имеют и общие черты:

• Не допускается сходство до степени смешения с другими товарными знаками, которые уже зарегистрированы на территории этой страны. Сходство до степени смешения – это частичное совпадение двух знаков по звучанию, графическому исполнению или смыслу, которое может ввести покупателя в заблуждение относительно производителя. Например, могут быть признаны недопустимо похожими названия «Novalens» и «Novamont», «Coolpaq» и «Colpac».
• В товарном знаке не должно быть государственной символики, официальных знаков, названий или изображений местных и международных культурных, природных объектов, которые охраняются в специальном режиме.
• Бренд должен быть фантазийным: не допускается использование общепринятых слов и знаков, названий, которые характеризуют сам товар или услугу, их качество и свойства. Такие элементы могут присутствовать в товарном знаке, если они не занимают доминирующее положение (не привлекают внимание) и обозначены в заявке как неохраняемые.
• Нельзя использовать имена известных лиц, элементы авторского права (изображения, названия), если они не принадлежат вам или не получено письменное разрешение от их владельцев.

Существуют и другие требования, которые могут послужить причиной для отказа.

Патентное бюро Ezybrand

Патентные поверенные бюро Ezybrand обладают большим опытом – мы получаем более 500 товарных знаков и патентов ежегодно, включая зарубежные регистрации.

// Бесплатная консультация

Бесплатно подберем классы и проверим ваш бренд по реестру Роспатент

За 10 лет работы мы проверили свыше 30 000 наименований, уберегли тысячи предпринимателей от лишних трат и претензий, помогли защитить свои бренды компаниям со всех регионов России. 

Предлагаем вам пройти бесплатное исследование, которое поможет определить, нарушаете ли вы чьи-либо права на товарный знак и возможно ли зарегистрировать ваш бренд в Роспатенте.

Для получения бесплатной консультации напишите в мессенджер. Вам ответит специалист, не бот.

Заказать консультацию

Whatsapp Telegram

Консультацию получили 20471 человек

Ольга Бондарева

Патентный поверенный, управляющий партнер

Важные новости для бизнеса, кейсы наших специалистов, обзор интересных дел по интеллектуальному праву в Telegram канале. Подпишитесь!

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!