Можно ли зарегистрировать товарный знак одной заявкой во всем мире

Если вы нацелены развивать свой бизнес не только в России, но и за рубежом, то рано или поздно возникнет вопрос, как защитить свой бренд в других странах. Для товарных знаков и патентов характерен национальный механизм правовой охраны, в отличие от авторских произведений – они защищаются во всех странах, поддерживающих Бернскую конвенцию. Но выход есть – вы можете зарегистрировать свой товарный знак по международной Мадридской системе.

Юридическая защита товарных знаков

Объекты промышленной собственности и товарные знаки охраняются по принципу территориальности, то есть только в той стране, где патентное ведомство выдало свидетельство. Например, если вы уже зарегистрировали свой бренд в Роспатенте, то правовая охрана предоставляется ему только на территории России.

Независимость охраны товарных знаков в разных странах устанавливается в международном акте – в Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Этот документ подписан 176 странами, включая Россию. Чтобы получить свидетельство на товарный знак, нужно соблюсти формальности в каждой стране – оформить заявку и направить ее в местное национальное патентное ведомство, оплатить государственные пошлины за экспертизу.

Одинаковые товарные знаки могут быть беспрепятственно зарегистрированы на имя разных лиц в разных государствах. Исключением являются те бренды, которые уже приобрели широкую известность по всему миру.

В условиях мировой глобализации и распространения интернет-технологий принцип территориальности выглядит устаревшим. Но существуют международные соглашения о взаимном признании прав на интеллектуальную собственность, которые облегчают процедуру регистрации сразу в нескольких странах. Об одной из таких универсальных систем – Мадридской системе по регистрации товарных знаков – мы и расскажем в этой статье.

Для чего нужна регистрация товарного знака за рубежом

Продавать товары на рынке или предлагать услуги под своим брендом можно и без регистрации товарного знака. Закон не требует обязательного наличия государственного свидетельства. Для чего же тогда регистрировать товарный знак?

Получение правовой охраны необходимо по нескольким причинам:

• Российские товары и услуги, которые стали успешными брендами, привлекают внимание не только потребителей, но и недобросовестных конкурентов за рубежом. Особенно это характерно для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где институт интеллектуальной собственности еще не так развит, а подделки известных брендов являются обычным делом. Регистрация товарного знака за рубежом позволяет остановить выпуск контрафакта и привлечь нарушителей к ответственности по местному законодательству, взыскать с них штраф и компенсацию.
• Если выйти на зарубежный рынок с незарегистрированным брендом, то очень высок риск того, что вы нарушите чьи-то права. Если ваш знак хотя бы частично напоминает чужой товарный знак, то это лицо вправе подать судебный иск против вас. В некоторых странах регистрация товарного знака перед началом продаж – это общепринятая деловая практика. Например, в США. В этой стране слишком высоки юридические риски, а затраты на регистрацию товарного знака гораздо меньше, чем размеры судебных исков, которые исчисляются миллионами долларов.
• Регистрация товарного знака необходима и тем, кто только размещает производство продукции в другой стране. Нередко недобросовестные зарубежные партнеры регистрируют бренд российского правообладателя на свою компанию. В такой ситуации не остается ничего другого, как договариваться о выкупе своего же бренда.

Создание Мадридской системы

В конце 19 века, а именно в 1892 году на дипломатической конференции в Мадриде (Испания) ряд государств решили помочь бизнес сообществу одновременно вести работу в различных юрисдикциях и подписали договор об упрощенной регистрации товарных знаков сразу в нескольких странах путем подачи одной заявки. Пионерами этого процесса были, например, Бельгия, Испания, Франция, Португалия, Швейцария.

На сегодняшний день Мадридское соглашение объединяет 131 страну – почти всех участников мировой торговли, в том числе и Россию (с 1976 года). Управляет системой Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Точный адрес: 34, chemin des Colombettes P.O. Box 18 1211 Geneva 20, Switzerland. Вебсайт — https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/.

В международных реестрах можно встретить самые известные в мире товарные знаки. Например, COCO CHANEL (№ 479675A) охраняется в России и ряде других государств с 1983 года. Почти двадцать лет под охраной бренд одежды ZARA (№ 638323). Ну и, конечно же, многие другие: NOKIA (№ 1804241), DANONE (№ 649535), TOYOTA (№ 1274034), FORD (№ 1062626), ГАЗПРОМ (№ 1149383), БАЛТИКА (№ 962655), LADA (№ 1467926), КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ (№ 1526907), АЭРОФЛОТ (№ 943962).

Мадридская система

Зарегистрировать международный товарный знак по одной заявке можно с помощью Мадридской системы. Ее название произошло от Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков, которое было заключено в 1891 г.

Регистрация международного товарного знака по Мадридской системе происходит по следующей схеме:

Общее количество стран-участниц Мадридского соглашения составляет более 120. Вы можете выбрать любые из них и отметить в заявлении. Такая регистрация также имеет территориальное действие, так как бренд получает правовую охрану только на территории тех государств, которые указал заявитель. Можно отметить сразу все страны, но в этом случае вам придется больше заплатить за экспертизу.

Кто может использовать механизм Мадридской системы?

Подать международную заявку на товарный знак в рамках Мадридской системы может любое юридическое или физическое лицо с гражданством государства-участника этой системы. Как было отмечено выше, Россия – в списке «Мадрида». Если ваш паспорт выдан страной, не подписавшей данный договор, то подать заявку можно только при условии ведения официального бизнеса в стране-участницы системы.
В обоих случаях основное условие для подачи международной заявки на товарный знак – наличие уже зарегистрированного товарного знака (базового) или заявки на него (базовой) в стране гражданства или ведения бизнеса.

Взаимодействие и язык

Взаимодействовать с Международным бюро ВОИС, обмениваться сообщениями можно тремя способами:

• Международное бюро ВОИС – национальное ведомство заявителя.
• Международное бюро ВОИС– заявитель или его представитель.
• Заявитель или его представитель – национальное ведомство.

Согласно положениям Мадридской системы, международная заявка на товарный знак может быть подана только на «рабочем языке» соглашения: английском, французском или испанском. По выбору заявителя можно использовать любой из них. Это же относится и к любым другим сообщениям в Международное бюро ВОИС в рамках регистрации и последующей переписки.

Стоимость регистрации

За регистрацию международного знака по Мадридской системе нужно оплатить 2 основных вида пошлин:

• За подачу заявки в Роспатент и ее пересылку в МБ ВОИС – 5 000 рублей.
• За проведение экспертизы (единая пошлина, вне зависимости от количества и вида выбранных стран) – 653 швейцарских франка, если логотип или название в черно-белом исполнении, 903 шв. франка – если бренд цветной. Эта пошлина уплачивается на расчетный счет МБ ВОИС.

Если в вашей заявке указано более 3 классов по международному классификатору товаров и услуг, то за каждый дополнительный из них необходимо доплатить по 400 руб. в Роспатент и по 100 шв. франков в МБ ВОИС.

В ряде стран взимается дополнительная пошлина – 100 шв. франков.

Также пошлины взимаются за исправления в заявке, если она содержала неточности. Возможны и другие дополнительные сборы. Более подробно они представлены в положении о пошлинах на сайте ВОИС. А более точно рассчитать все сумму пошлины можно в калькуляторе ВОИС.

Плюсы регистрации через Мадридскую систему

Мадридская система – очень полезный и действенный инструмент для бизнеса. Уже имея товарный знак «дома», можно продвигать свой бренд и вести официальную деятельность сразу на нескольких иностранных рынках посредством всего одного канала взаимодействия. Основные преимущества международной регистрации:

• Универсальность. Для регистрации товарного знака за рубежом не нужно никуда ходить и уж тем более ездить, вся переписка ведется в электронном виде. На сегодняшний день почти 1,7 млн. товарных знаков зарегистрировано в рамках Мадридской системы. Среди них обозначения таких компаний как: Nestlé, Shiseido, Sony, Microsoft, Роснефть, Ротфронт, Эвалар и других.
• Экономическая выгода. Заявителю намного выгодней один раз уплатить международную пошлину, чем тратиться на получение регистрации в каждом отдельном национальном патентном ведомстве. К тому же вне «Мадрида» заявителю, помимо пошлины, придется нести финансовые расходы и на переводчика. А в Мадридской системе все на одном из трех официальных языков.

Недостатки Мадридского договора

Хотя эта система создавалась именно для того, чтобы предпринимателям было легче зарегистрировать товарный знак за рубежом, у нее есть несколько недостатков. В основном они связаны с особенностями национального законодательства.

Мадридская система регулируется двумя международными договорами – Мадридским соглашением и Мадридским протоколом. Членство в них разделено, но часто совпадает. Те страны, которые не согласились с условиями Мадридского соглашения, присоединились к этой системе по протоколу. Поэтому у них могут быть свои дополнительные требования. Например, заплатить больше придётся в США, ОАЭ, Таиланде, Австралии и других странах. Поэтому перед подачей заявки следует изучить участников этих договоров.

Базовая регистрация

Для международной регистрации товарного знака вам необходимо иметь базовую заявку, то есть ваш бренд должен быть уже зарегистрированным в Роспатенте или находиться на стадии рассмотрения. Когда заявка на международную регистрацию поступает в Роспатент, ведомство проверяет соответствие знака в обеих заявках.

После того, как вы зарегистрируете свой бренд в других странах, международная регистрация еще 5 лет будет зависеть от базовой. Это значит, что если кто-то оспорит вашу регистрацию в Роспатенте и товарный знак аннулируют, то же самое произойдет для международного товарного знака.

Предварительная проверка товарного знака

Как мы уже писали выше, заявка по Мадридской системе проходит экспертизу в каждом из государств отдельно. Вполне вероятно, что уже существует такой же знак или похожий на ваш. В таком случае патентное ведомство страны откажет вам в регистрации.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется делать проверку товарного знака в международных базах данных. Проверка должна производиться по требованиям местного законодательства, которые отличаются в каждой стране, но имеют и общие черты:

• Не допускается сходство до степени смешения с другими товарными знаками, которые уже зарегистрированы на территории этой страны. Сходство до степени смешения – это частичное совпадение двух знаков по звучанию, графическому исполнению или смыслу, которое может ввести покупателя в заблуждение относительно производителя. Например, могут быть признаны недопустимо похожими названия «Novalens» и «Novamont», «Coolpaq» и «Colpac».
• В товарном знаке не должно быть государственной символики, официальных знаков, названий или изображений местных и международных культурных, природных объектов, которые охраняются в специальном режиме.
• Бренд должен быть фантазийным: не допускается использование общепринятых слов и знаков, названий, которые характеризуют сам товар или услугу, их качество и свойства. Такие элементы могут присутствовать в товарном знаке, если они не занимают доминирующее положение (не привлекают внимание) и обозначены в заявке как неохраняемые.
• Нельзя использовать имена известных лиц, элементы авторского права (изображения, названия), если они не принадлежат вам или не получено письменное разрешение от их владельцев.

Существуют и другие требования, которые могут послужить причиной для отказа.

Информационный поиск дает возможность убедиться в уникальности вашего обозначения. Для этого используются различные поисковые системы. Достаточно удобный и понятный инструмент Madrid Monitor, расположенный на сайте ВОИС. Но он содержит заявки и зарегистрированные товарные знаки только Мадридской системы. Поэтому для установления схожести придется мониторить базы данных товарных знаков тех стран, в которых планируется охрана, например США, Китая, Японии, Европейского союза.

Подача международной заявки на товарный знак: пошаговая инструкция

Регистрация бренда за рубежом проходит в несколько этапов:

• Подача «базовой» заявки в Роспатент. «Базовую» заявку можно подать за 1 день в нашем патентном бюро. Минимальная госпошлина – 35 000 рублей, а средний срок регистрации – 6-8 месяцев. Ждать столько времени необязательно, можно сразу оформить и международную заявку. Но если Роспатент откажет по «базовой» заявке, то и международная регистрация станет невозможной, а пошлины не вернут. Поэтому целесообразнее все-таки сначала получить российское свидетельство.
• Оформление международной заявки в ВОИС, определение классов МКТУ. В базовую пошлину международной регистрации входит только 3 класса на выбор. За дополнительные придется доплатить. Некоторые страны, (например, Китай) используют свою собственную классификацию, и она отличается от традиционной.
• Уплата пошлин. Любой заявитель может произвести уплату пошлин напрямую в Международное бюро ВОИС или через патентное ведомство своей страны.
• Подготовка пакета документов. Там должны быть: сопроводительное письмо с прошением о международной регистрации, бланк ВОИС, квитанции об оплате, доверенность в случае подачи заявки через представителя.
• Подача заявки на регистрацию международного товарного знака в Роспатент. Подать все документы можно тремя способами: лично, по почте, онлайн.
• Пересылка документов в ВОИС. Далее Роспатент сверяет товарные знаки – заявленный в «Мадрид» и действующий в России (или с заявкой на него). Если обозначения совпадают, российское ведомство передает информацию в Швейцарию – международное бюро ВОИС. Там пройдет формальная экспертиза.
• Проверка и регистрация товарного знака в национальных патентных ведомствах. ВОИС передает документы в органы по интеллектуальной собственности выбранных заявителем стран. И в каждой из них проводится экспертиза по существу. Эксперты проверяют насколько ваше обозначение отвечает законодательству их страны. Это не быстрая процедура, в рамках Мадридской системы придется ждать 12-18 месяцев, а иногда и дольше.
• Получение свидетельств на товарный знак из каждой страны, указанной в заявке. Международное бюро ВОИС занесет ваш знак в Международный реестр, а соответствующая информация будет опубликована в официальном бюллетене. Единого международного товарного знака нет. Вы получите по одному подтверждающему документу из каждой страны, где получите охрану. Любая выбранная страна может отказаться предоставить охрану вашему товарному знаку. Это может быть частичное решение (на часть заявленных МКТУ) или полное (на все заявленные классы МКТУ).

Патентное бюро Ezybrand

Патентные поверенные бюро Ezybrand обладают большим опытом – мы получаем более 500 товарных знаков и патентов ежегодно, включая зарубежные регистрации.

В копилке патентных поверенных Ezybrand несколько десятков удачных кейсов в рамках Мадридской системы. Причем, как для крупных организаций, так и для представителей сектора МСП. Например, в 2022 году охрану сразу в нескольких странах (Армении, Азербайджане, Молдове, Казахстане и других) получил достаточно молодой, но уже узнаваемый бренд производителя бытовой техники Red solution (регистрация № 1704439). Компания решила защитить свою инновационную продукцию от подделок и копирования, учитывая растущую конкуренцию на этом рынке.

В Китае команда Ezybrand зарегистрировала товарный знак Natural mark (№ 1715286), принадлежащий российскому производителю алкогольной продукции.

Защитные перчатки и обувь отечественного производства благодаря команде Ezybrand теперь охраняются на просторах Китая, Турции, Азербайджана, Армении и других стран под товарным знаком Arcticus (№ 1732866).

Итоги статьи

Резюмируя, можно выделить два пути для международной регистрации товарного знака: с помощью услуг патентных поверенных или самостоятельно. При этом важно пояснить, Роспатент в рамках данного вопроса не консультирует и не оказывает содействие, как и Международное бюро ВОИС. Они только выполняют функцию проверочного и регистрационного органов.

Поэтому, подавая заявку самостоятельно, рассчитывайте только на собственные силы. Внимательно заполняйте все поля и карточки, пользуйтесь переводчиком, изучайте законодательство. Самое главное – проведите грамотный информационный поиск по базам данных, чтобы ваш товарный знак случайно не оказался похожим на чужой. Зачастую у этого сходства очень тонкая грань.

Если на это нет сил и желания, лучше воспользоваться сторонней помощью. При обращении в патентное бюро Ezybrand на вашей стороне будут работать опытные патентные поверенные, юристы, а при необходимости дизайнеры и неймеры, если товарный знак надо создать с нуля. Команда бюро может оказать часть услуг процесса регистрации, либо сделать это «под ключ»: от поиска по базам данных до выдачи свидетельств. Тогда процент отказа в получении товарного знака сведется к минимуму.

Часто задаваемые вопросы

Как зарегистрировать товарный знак на международном уровне?

Международная регистрация товарных знаков позволяет защитить свой бренд в нескольких странах. Для этого нужно оформить международную заявку по форме ММ2 на специальном бланке (информация заполняется на английском языке) и подать в Роспатент.

Вы можете отметить в заявке несколько стран или даже все. Но тогда госпошлины будут выше.

Где можно следить за статусом своей международной заявки?

Это можно делать в Мадридской электронной службе оповещения. Бесплатным сервисом может воспользоваться любой желающий. Там же можно найти информацию обо всех товарных знаках, зарегистрированных в Мадридской системе, отслеживать товарные знаки других участников рынка.

На чем основывается международная регистрация товарного знака?

Она основывается на национальной (её ещё называют “базовой”) регистрации или поданной в Роспатент заявке, по которой процедура ещё не завершена.
Если в течение 5 лет регистрацию товарного знака в РФ аннулируют, то тоже самое произойдёт с международной регистрацией.

Какие самые распространённые ошибки при оформлении заявки на международный товарный знак?

К типичным ошибкам можно отнести следующее:

• Недостаточно четкое воспроизведение товарного знака.
• В международной заявке указан цветной товарный знак, а его воспроизведение черно-белое. И наоборот. От этого зависят пошлины.
• Сумма уплаченных пошлин является недостаточной, либо вовсе отсутствует.
• Не указана дата подачи предыдущей заявки на российский товарный знак.
• Международная заявка не совпадает с базовой, расширен перечень товаров по МКТУ.

// Бесплатная консультация

Ольга
Бондарева

Патентный поверенный, управляющий партнер

Регистрируем товарные знаки под ключ от проверки до получения свидетельства с 2015 года.

Мы занимаемся оформлением с 2015 года, предоставляя полный цикл услуг: от проверки до получения свидетельства. Вы всегда будете в курсе статуса своей заявки, благодаря персональным уведомлениям, а наши специалисты помогут вам онлайн. Также мы расскажем, как сохранить права на ваш бренд после регистрации.

• Ежедневно подаем заявки на регистрацию в Роспатент
• Рассчитаем пошлины, возьмем делопроизводство на себя
• Аттестованные поверенные и более 3000 успешных регистраций
• Бесплатно проверим ваш бренд по всем реестрам вручную

Получите консультацию прямо сейчас!

Бесплатная консультация

Консультацию получили 8674 человек

Важные новости, наши успешные кейсы, обзор интересных дел по интеллектуальному праву

в нашем Telegram канале!