Преодолели отказ в регистрации товарного знака "Netranner"

Содержание кейса:

Довольно часто в ходе регистрации товарных знаков от Роспатента по самым разным причинам приходят отказы. Такие ситуации как нельзя лучше характеризуют профессионализм патентного поверенного, который подает заявку. Одни молчаливо соглашаются с решением ведомства, а другие – идут до конца, уверенные в своей правовой позиции.

Как раз такой случай произошел с одним из наших клиентов в 2024 году. К нам за помощью обратилась небольшая компания из Московской области – попросила оказать услугу по регистрации товарного знака «Нетраннер Netrunner».

Мы провели качественный предварительный информационный поиск по товарным знакам России и заявкам на них, проверили заявляемое обозначение на уникальность и различительную способность. В рамках отечественной юрисдикции мы не нашли ни одного похожего зарегистрированного товарного знака, в том числе международного. Поэтому, мы подготовили пакет документов, заполнили и направили в Роспатент заявку № 2024707649 в отношении классов МКТУ № 09, 25, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45.

К сожалению, через некоторое время мы получили от ведомства отказ. Он сводился к тому, что аналогичное обозначение используется в доменном имени https://www.netrunner.com/. Сайт принадлежит компании «Blue Systems» и используется для продвижения товаров и услуг, которые однородны заявленным нами классам МКТУ. А это, уточнил Роспатент, может ввести потребителя в заблуждение.

Что мы сделали:

Патентный поверенный Ezybrand не согласился с этим решением. Ведь мы детально изучили ситуацию с противопоставленным брендом. Во-первых, на территории Российской Федерации упомянутый сайт оказался заблокированным. Чтобы его открыть, необходимо воспользоваться сервисами VPN, которые также регулярно закрываются Роскомнадзором.

Во-вторых, любая доступная информация о компании «Blue Systems», размещенная в сети Интернет, не позволила идентифицировать правообладателя сайта. Ее полное наименование, организационно-правовая форма, адрес нигде не было указаны.

Отсюда следовал вывод, что информация об указанном бренде не известна среднестатистическому российскому потребителю. А потому регистрация товарного знака «Нетраннер Netrunner» на имя нашего клиента не может вступать в конфликт с названием сайта и вводить в заблуждение.

Результат:

Мы собрали все вышеописанные доводы в аргументированный ответ и направили в Роспатент. Через некоторое время мы получили положительное решение о государственной регистрации товарного знака. Получилось так, что ведомство сообщило нам об отказе в ноябре 2024 года, а в апреле 2025 года наше обозначение уже заняло свое законное место в реестре под номером № 1104849.

Рекомендации:

Как уже было отмечено, при взаимодействии с Роспатентом большую роль играет компетентность патентного поверенного. Он должен не только обладать профильными знаниями, но и уметь их грамотно применить к конкретному случаю.

Ведь эксперты Роспатента иногда принимают решения, основываясь лишь на собственном субъективном мнении. И вот тогда должна начаться настоящая работа патентного поверенного, вооруженного главными регулирующими документами – законами, приказами, нормативными положениями, руководствами и пр.

Так, например, наш ответ на отказ мы подкрепили п. 1252 Доклада рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации от 16 ноября 2011 года. Он уточняет, что доменное имя не может выступать препятствием к регистрации товарного знака, если само таковым не является.

Также мы указали на один из главных документов самого Роспатента – Руководство по регистрации товарного знака. Оно уточняет, что при экспертизе необходимо оценить – содержит ли заявляемое обозначение элементы, указывающие на определенного изготовителя. В нашем случае изготовителем была компания «Blue Systems», а заявляемым обозначением – «Нетраннер Netrunner». Названия пишутся и звучат по-разному, а это еще один довод в пользу регистрации.