Устранили препятствия и зарегистрировали товарный знак

Содержание кейса:

С каждым годом все больше предпринимателей осознает преимущества регистрации товарного знака. Он не только охраняет бренд от действий недобросовестных конкурентов, но и делает его более сильным и успешным. С помощью товарного знака можно заключить договор франшизы или передать права на обозначение по лицензии.

Даже представители малого и микробизнеса стремятся получить товарный знак. Так, например, в 2023 году к нам обратилась владелица небольшого салона красоты «Илэрия BEAUTY», находящегося в городе Старый Оскол Белгородской области. Предприятие в течение 20 лет оказывало парикмахерские, косметологические и прочие профильные услуги под одноименным брендом – «Илэрия BEAUTY».

Когда возникла необходимость в регистрации товарного знака, хозяйка салона обратилась за помощью в наше патентное бюро. Мы подготовили пакет документов и направили заявку № 2023792057 в Роспатент. Заявляемое обозначение получилось комбинированным: изображение женского силуэта и слова «Илэрия BEAUTY».

Однако в ответ на нашу заявку Роспатент прислал уведомление о том, что заявляемое обозначение сходно до степени смешения с другими товарными знаками. Ими оказались № 849768 и № 947020. В обоих присутствовал словесный элемент «BEAUTY» и идентичные с нашими классы МКТУ. А это, как сообщил эксперт, является препятствием к регистрации.

Что мы сделали:

Мы переговорили с владелицей салона красоты и предложили ей подать заявление на внесение изменений в заявляемое обозначение. Ведь как сообщают положения п. 2 ст. 1497 ГК РФ, в рамках выполнения экспертизы заявки на товарный знак заявитель имеет право внести исправления, уточнения или дополнения вплоть до принятия экспертами окончательного решения.

В частности, нами было предложено убрать словесный элемент «BEAUTY». Он не являлся в обозначении доминирующим, а потому не существенно повлиял на изменения. Роспатент согласовал такие правки и 1 июля 2024 года направил решение о регистрации товарного знака № 1035458.

Рекомендации:

Как уже было отмечено, законодательство допускает внесение изменений в заявку на товарный знак, в том числе в заявляемое обозначение, если они не являются существенными. Между тем, ГК РФ не уточняет, что относится к существенным корректировкам, а что – нет. Поэтому, зачастую Роспатент отказывает в таком заявлении, основываясь лишь на субъективном мнении конкретного эксперта.

Как правило, Роспатент считает изменения обозначения существенными в том случае, когда они очень сильно влияют на восприятие изображения в целом или его основных элементов, занимающих доминирующее положение.

Вот основные такие изменения:

Добавление или удаление из заявляемого обозначения доминирующего словесного или изобразительного элементов. Так, например, в товарном знаке № 1035458 из вышеописанного кейса слово «BEAUTY» – имеет второстепенное значение, а «Илэрия» и изображение женского силуэта – главное. Если бы мы вносили изменения в последние, то Роспатент бы отклонил такие правки.
Изменение фонетики или смысла основного словесного элемента.
Изменение основного изобразительного элемента. Оно может быть графическим (в том числе включающим изменение цветовой палитры) или смысловым.

Если заявление на внесение изменений будет отвечать одному или нескольким из этих пунктов, то специалист Роспатента его не примет, и экспертиза продолжится согласно поданным ранее материалам. В тех случаях, когда корректировки носят для заявителя принципиальный характер, необходимо подавать новую отдельную заявку. А это – снова сбор и подача документов, уплата государственных пошлин.

Такие проблемные ситуации возникают из-за того, что зачастую неопытному заявителю самостоятельно трудно определить доминирующие и второстепенные элементы в товарном знаке. Поэтому, решение этого вопроса лучше доверить патентным поверенным, знающим регламент процедуры экспертизы заявляемого обозначения, ее «подводные камни» и умеющим вовремя и аргументированно отвечать на запросы ведомства. Это сэкономит время и деньги, значительно увеличит шансы на получение свидетельства о регистрации.