Маркетплейсы Споры Товарные знаки
Исчерпание прав на товарный знак

Что такое исчерпание прав на товарный знак: можно ли перепродавать товары чужих брендов

Вы купили товар у официального дилера и начали его продавать на маркетплейсах или оффлайн. А через некоторое время к вам приходит досудебная претензия от оригинального производителя. Он утверждает, что вы нарушаете права на его товарный знак, ведь вы не заключали с ним договор. Правообладатель бренда требует выплатить компенсацию и собирается добиться этого через суд. Что делать в такой ситуации, и на чьей стороне закон?

Узнайте, возможно ли зарегистрировать ваш бренд в Роспатенте?
Ответьте на 5 коротких вопросов и получите бесплатную проверку по закрытой базе Роспатента, оценку рисков вашего бренда и расчет стоимость регистрации. Результат в почту или в мессенджер.

Что такое исчерпание прав на товарный знак и как это работает

В статье 1484 Гражданского кодекса указано, что владелец зарегистрированного товарного знака наделяется монополией на его использование, в том числе для ввоза товара на территорию РФ. Всем остальным это делать без разрешения правообладателя бренда запрещено. Под разрешением при этом понимается заключение договора: лицензионного договора или договора поставки. Если нет таких документов, то продажи товара незаконны.

Оформить лицензионный договор на товарный знак и зарегистрировать его в Роспатент можно в нашем патентном бюро Ezybrand. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Такие ограничения могут приводить к злоупотреблению монополией со стороны правообладателя, когда он осуществляет слишком жесткий контроль за перемещением произведенных товаров, устанавливает необоснованно высокие цены на определенной территории.

Поэтому практически во всех странах работает «принцип исчерпания прав на товарный знак». В российском законодательстве он закреплен в статье 1487 Гражданского кодекса и его суть раскрывается так:

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Это значит, что если товар приобретен в России у официального представителя компании (дилера, дистрибьютора), а затем перепродается, то такая перепродажа не является нарушением прав на товарный знак. При это обязательно должен быть заключен дилерский договор. С этого момента правообладатель товарного знака утрачивает контроль и не может пресекать дальнейший оборот товаров на территории РФ.

Исчерпание прав может быть разным

Есть 3 конструкции принципа исчерпания прав, которые отличаются друг от друга территорией внедрения товара:

  • Международный принцип: когда товар можно свободно перепродавать после его первой продажи правообладателем в любой точке мира. Именно этот принцип связывают сейчас с «параллельным импортом», когда товар ввозится в РФ без согласия правообладателя (или в другую страну, не предназначенную для его распространения). В самых первых редакциях российских законов по товарным знакам (1992-1993 гг.) был закреплен международный принцип исчерпания прав на товарные знаки. В США тоже длительное время существовала доктрина «первой продажи», а впервые она применялась еще в 1920-е гг.
  • Национальный принцип: собственник товарного знака, производитель брендированной продукции вправе контролировать только первую продажу на территории определенной страны, после которой исчерпываются его исключительные права на последующие перепродажи. В 2002-2003 гг. в России международный принцип был заменен на национальный. Поэтому в статье 1487 ГК РФ присутствует указание территории РФ.
  • Региональный принцип: исчерпание прав в каком-то регионе, который включает территорию сразу нескольких государств. Например, такая схема используется в Евросоюзе и ЕАЭС (к которому относится и Россия). Если товар, маркированный товарным знаком, введен в оборот в любой стране этого объединения, то последующая перепродажа товара в другом государстве союза тоже законна и не требует разрешения правообладателя. Исчерпание прав в ЕАЭС закреплено в «Договоре о Евразийском экономическом союзе».

Эти принципы ограничивают сферу действия прав на товарный знак, определяют условия импорта оригинальных товаров и запрета на их распространение.

Во всех остальных случаях, когда нарушается принятый в данной стране принцип исчерпания прав на товарные знаки, правообладатель может потребовать изъятия товаров из оборота и их уничтожения. Такие условия закреплены и в российском законодательстве, а именно в статье 1515 ГК РФ. Неуполномоченный ввоз оригинального товара – это нарушение прав оригинального производителя.

Вроде бы в законах написано всё четко и понятно, но за последние годы участились случаи, когда МВД и правообладатели подают судебные иски против партнеров и предпринимателей, в том числе против селлеров на маркетплейсах. Они требуют запретить перепродажи, выплатить компенсацию за мнимое нарушение прав на их товарный знак.

Заказать оформление документов для безопасной продажи на маркетплейсах можно здесь.

Поэтому тем, кто продает не собственный товар, полезно будет узнать, как обеспечить самозащиту в суде. Иногда бывает и так, что суды сами неправильно истолковывают статью 1487 ГК РФ.

Когда исчерпание прав сочетается с незаконными действиями

С другой стороны, исчерпание прав на товарный знак не означает, что предприниматели могут полностью распоряжаться товаром на свое усмотрение и делать с ним всё, что вздумается. Например, нельзя удалять оригинальную маркировку и менять ее на другую.

Такая ситуация описывается в судебном деле № А73-7537/2018, которое прошло 3 круга судебных инстанций и завершилось только в 2022 году. Суть спора заключается в том, что российское ООО импортировало оригинальные тракторы из Китая, а потом пыталось провести различные манипуляции, вплоть до изменения конструктива, чтобы выдать продукцию под другим брендом.

Сами тракторы были введены производителем в гражданский оборот только на территории Китая, а на момент их ввоза в Россию спорные оригинальные товарные знаки, зарегистрированные в РФ, на них уже отсутствовали. Вместо них ООО нанесло другую маркировку – «DONGJIN MINSK», а затем задекларировало товары, произведенные в США как изготовленные в КНР производителем «HARBIN DONGJIN MINSK TRACTOR CO., LTD». В результате тракторы все-таки были признаны контрафактной продукцией, а их ввоз в РФ – запрещен.

Если будет доказан факт подделки, либо не установлена законность введения оригинальной продукции в гражданский оборот на территории РФ или ЕАЭС, то это будет считаться нарушением прав владельца товарного знака. Исчерпание прав также не является разрешением на использование товарного знака в доменном имени, на рекламных конструкциях или при оказании собственных услуг.

Законно ли перепродавать товары, ввезенные по параллельному импорту?

В связи с введенными санкциями со стороны западных стран, в России были приняты законы, разрешающие ввоз товаров по «параллельному импорту». Это значит, что предприниматели могут приобрести оригинальный товар за рубежом и продавать его в РФ без разрешения зарубежного правообладателя. Список таких товаров, разрешенных к ввозу по схеме параллельного импорта, приведен в Приказе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 21.07.2023 № 2701.

При этом предприниматели не должны будут выплачивать компенсацию по статье 1515 ГК РФ, если правообладатель подаст жалобу в суд. Уголовная ответственность по статье 180 УК РФ тоже не может возникнуть, так как параллельные импортеры ввозят товары с уже проставленными, оригинальными товарными знаками, а эта статья предполагает применение чужого товарного знака на поддельный товар.

Однако это не значит, что можно ввозить любой контрафакт. Если у таможенной службы возникнут сомнения в подлинности и качестве ввозимого параллельным способом товара, то его могут изъять, уничтожить, а также привлечь нарушителя к административной ответственности. Если товар завезен из Китая и вообще не имеет никакого отношения к оригинальному европейскому производителю (но промаркирован этим брендом), то правообладатель может по-прежнему подать судебный иск в российский суд и требовать компенсации. Иностранные бренды, которые «ушли» после 2022 г. из России, продолжают охраняться законом.

Они всё так же находятся в государственном реестре товарных знаков Роспатента, а аннулировать товарный знак из-за неиспользования теоретически можно будет только через 3 года. Причем российские предприниматели все равно не смогут их зарегистрировать на себя, так как Роспатент такие заявки расценивает как введение потребителей в заблуждение (статья 1483 ГК РФ).

Примеры судебных дел

В качестве примера приведем 2 судебных дела. Решающим аргументом в пользу предпринимателей, которые выступают в суде в качестве ответчика, являются официальные документы о происхождении товара. А если цепочка перепродаж сложная, то предпринимателям нужно требовать договоры поставки у посредников, чтобы отследить всю историю, начиная с оригинального производителя.

Дело №А49-5460/2023 (решение от 30 ноября 2023 г.). ООО «Квазар» обратилось против ООО «Корунд» с требованием выплатить компенсацию более 600 тысяч рублей за нарушение прав на 2 своих товарных знака – «КИБО» и «НЭУ», зарегистрированных в Роспатент.

На сайте «Корунда» была размещена информация о продаже наборов электромонтажного инструмента с использованием товарных знаков «КИБО» и «НЭУ», что подтверждается осмотром доказательств, заверенных нотариально.

Суд отказал в удовлетворении иска, так как ответчик предоставил доказательства партнерских отношений с ООО «Квазар»: бессрочный дилерский сертификат, договор поставки на наборы электромонтажного инструмента, универсальные передаточные документы (УПД).

Дело № А10-4175/2023 (решение от 1 декабря 2023 г.). Управление МВД России по г. Улан-Удэ подало судебный иск на основании заявления ООО «АЙ-КЬЮ ТЕХНОЛОДЖИ» против индивидуального предпринимателя, селлера на маркетплейсе Ozon. Это ООО является уполномоченным лицом по защите прав на товарные знаки «Xiaomi», «Mi», «Redmi», «Росо». А предприниматель продавал электронику Xiaomi, но соглашение с компанией Xiaomi.Inc не заключал.

Суд отклонил судебный иск, так как селлер приобрел свой товар по договору поставки от ООО «Ламедиа», а то, в свою очередь, – у ООО «Дихаус», которое является уполномоченным импортером Xiaomi. Второе ООО официально имеет право ввозить и реализовывать на территорию России товары торговой марки Xiaomi.

Часто задаваемые вопросы

Мы заключили дистрибьюторский договор с иностранным поставщиком, по которому мы занимаемся поставкой и продвижением его продукции в РФ. В договоре написано, что мы являемся единственным дистрибьютором в России. Но недавно мы узнали, что другая компания продает точно такую же продукцию Можем ли мы подать судебный иск против них за нарушение прав на бренд?

Чтобы запретить другим продажу такого же товара, нужно проанализировать несколько факторов:

  • зарегистрирован ли иностранный бренд на территории России;
  • какие условия описаны в дистрибьюторском договоре, есть ли в нем признаки лицензионного договора на товарный знак;
  • зарегистрирован ли такой договор в Роспатент (лицензии подлежат обязательной регистрации);
  • каковы условия передачи прав по лицензии – если она исключительная, то знак может использовать только одна компания.

Вы можете предъявить иск и взыскать компенсацию, если работаете на основании исключительной лицензии, предоставленной иностранным поставщиком. Если эти условия не выполняются, то действует принцип исчерпания прав на товарный знак.

Мы купили товар у официального дилера, чтобы перепродавать его на маркетплейсе. Пришла претензия от правообладателя товарного знака из-за того, что мы используем его в своей рекламе. Правомерно ли это, ведь действует исчерпание прав?

По договору поставки вы приобрели товар для того, чтобы перепродавать его. Но вы не получили права на товарный знак и разрешение на его использование в рекламе. Поэтому такие требования правомерны.

Я покупаю косметику через партнера от MLM-компании по договору-оферте, а потом перепродаю на маркетплейсе. Пришла претензия от правообладателя бренда и меня заблокировали. Законно ли это, и что делать?

Блокировка со стороны маркетплейса – вполне объяснимое действие. Администрация тоже хочет подстраховаться от претензий потребителей и правообладателей. Поэтому вам нужно оформить договор поставки, лицензионный договор или получить письмо-разрешение от правообладателя товарного знака для того, чтобы продавать на маркетплейсах. Эти требования также перечислены в оферте любого маркетплейса.

Письмо-разрешение и лицензионный договор на товарный знак можно оформить в нашем патентном бюро.

Я покупаю сырье оптом, а потом упаковываю в упаковку под своим брендом. У меня есть свой логотип и название, заявка на товарный знак отправлена в Роспатент. Можно ли уже продавать товар на маркетплейсе или это незаконно?

Если ваш бренд предварительно проверен по базам Роспатент, и вы уверены, что не нарушаете чужие права, то начинать продажи на маркетплейсе можно.

Защитите свой товарный знак от незаконного копирования

Наша команда экспертов готова помочь вам зарегистрировать товарный знак. Оставьте нам заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Автор
Регина Баймурзина
Специалист в области интеллектуальных прав, редактор, контент-мейкер.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы используем файлы cookie из вашего браузера, чтобы улучшить отображение и работу сайта.
Подробнее

Заказать бесплатную консультацию

Специалист подробно ответит на ваши вопросы, рассчитает стоимость и направит коммерческое предложение.


☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную консультацию

Остались вопросы?

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную проверку
по реестру товарных знаков

Пожалуйста, укажите наименование для проверки и контактные данные для получения результатов.

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.