Как правильно оформить сублицензионный договор

Заинтересованное лицо хочет на законных основаниях получить от правообладателя разрешение на использование его изобретения, логотипа, песни или картину. Тогда стороны заключают лицензионный договор. Но возможности предоставления прав на этом не заканчиваются. Если лицензиат планирует сотрудничать с третьей стороной, а лицензиар не возражает, то можно заключить сублицензионный договор. В этой статье рассмотрим, в чем особенности такого соглашения, как его правильно составить и зарегистрировать в Роспатенте.

Что такое сублицензионный договор

Логотипы, изобретения, программы для ЭВМ, фонограммы и другие результаты интеллектуальной деятельности использовать без разрешения правообладателя запрещено. Лицензионный договор между правообладателем (лицензиаром) и заинтересованной стороной (лицензиатом) — понятный процесс с двумя участниками. На практике цепочка может продолжиться и усложниться.

Продюсерская компания может быть правообладателем авторских прав на тексты песен, товарного знака (ТЗ) с псевдонимом артиста и на пять лет предоставить право их использования самому исполнителю. А он, в свою очередь, в оговоренном объеме может передать эти права издательству, с которым работает над написанием своей автобиографии. Тогда артист и издательство заключат сублицензионный договор. Возникает третья сторона (сублицензиат) — издательство.

Сублицензионный договор — это письменное соглашение, по которому третья сторона получает от лицензиата во временное пользование права на интеллектуальную собственность лицензиара. Сублицензиат — это участник договора, которому лицензиат предоставляет неисключительные права.

Когда возникает необходимость заключения сублицензионных договоров

Если ответить коротко, то заключение сублицензионного договора необходимо во всех случаях, когда третья сторона с разрешения лицензиата пользуется интеллектуальной собственностью правообладателя.

Варианты ситуаций:

• передача программного обеспечения;
• коммерческая деятельность с использованием ТЗ;
• маркетинговое продвижение бренда или рекламная компания;
• использование медиаконтента и многое другое.

Пример: разработчик программного обеспечения предоставил права лицензиату. Он в свою очередь передал права права конечному потребителю по сублицензионному договору. Или правообладатель передал право на использование своего товарного знака для производства одежды. Далее производитель передает готовый товар с маркировкой этим брендом на реализацию продавцам. Они заключают сублицензионный договор.

Предмет сублицензионного договора

Предметом сублицензионного договора может быть результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые приравнены к ним согласно статье 128 ГК РФ.

Примеры интеллектуальной собственности, охраняемой законом:

• товарный знак (о том, что это такое, подробно рассказано в этой статье нашего блога);
• патент на полезную модель, изобретение, промобразец;
• программное обеспечение и базы данных;
• авторское произведение: фонограмма, повесть, картина и другие.

В чем разница между лицензионным и сублицензионным договором

Сублицензионный договор является вторичным по отношению к лицензионному и ограничен его рамками. Без заключения второго невозможно заключение первого. Именно правообладатель (лицензиар) определяет возможность заключения сублицензионного договора, дает на него разрешение и определяет объем предоставляемых прав.

Различаются субъекты договоров. Правообладатель указывается в сублицензионном договоре. Но заключается он между лицензиатом и сублицензиатом.

Согласно статье 1238 ГК РФ условия сублицензионного договора не могут выходить за рамки основного (лицензионного).

Это касается:

• срока действия;
• географии использования прав;
• объема передачи прав, предоставленных лицензиату.

Если по лицензионному договору лицензиату можно использовать товарный знак только один год на территории Московской, Ленинградской и Смоленской областей, то он не может наделить третью сторону правом использовать этот бренд в Новгородской области на два года.

Когда правило о рамках основного соглашения нарушено, сублицензионный договор считается недействительным. Исключение составляют сроки. Если в нем указаны сроки шире, чем в основном договоре, то сублицензионное соглашение считается заключенным до момента окончания действия лицензионного (пункт 3 ст. 1238 ГК).

Кто несёт ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата?

Ответ на этот вопрос прямо указан в статье 1238 ГК РФ. Это может быть лицензиат или сублицензиат. По закону ответственность за действия сублицензиата несет лицензиат, если в соглашении не указано иное. Но лицензиат может предусмотреть этот пункт и обозначить другие условия ответственности в договоре.

Согласие на заключение сублицензионного договора

Невозможно заключить сублицензионный договор без разрешения лицензиара. Право сублицензирования можно оформить в момент заключения лицензионного договора или после. Разрешение должно быть составлено в письменном виде.

Именно лицензиар определяет, в каком объеме и на каких условиях лицензиар может заключить соглашение с третьей стороной.

Бухгалтерский учет сублицензионных договоров

С января 2024 года действует новый порядок бухучета. Его положения распространяются и на сублицензионные договоры.

Согласно новому ФСБУ, объекты интеллектуальной собственности — это нематериальные активы (НМА), если они стоят более 100 000 рублей, способны приносить доход и используются больше года. Еще один признак  — использовать их можно только с разрешения правообладателя. Важно учитывать, что стандарт не распространяется на средства индивидуализации, которые созданы силами самой организации.

Нематериальные активы оценивают, ставят на бухгалтерский баланс и переоценивают. После оценки стоимости НМА сделки по передаче прав реализуют по фактической стоимости актива.

Если организация приобретает по сублицензионному договору права на нематериальный актив стоимостью более 100 тыс. рублей, то она должна поставить его на баланс. Подробнее об инвентаризации НМА в новом бухучете рассказано в статье нашего блога здесь.

Как заключить сублицензионный договор

По сублицензионному договору происходит передача прав на интеллектуальную собственностью.

При его составлении необходимо учитывать следующее:

1. Основная лицензия обязательно должна быть оформлена в письменном виде. Устные договоренности не имеют юридической силы.
2. Оформить разрешение для лицензиата по дальнейшей передаче прав лицензиар может как в момент заключения основного (лицензионного) договора, так и после этого.
3. Такое согласие тоже должно быть в письменном виде. При этом он может сузить географию, сроки, масштаб предоставления прав относительно основного договора.

Сублицензионный договор: образец

Сублицензионные договоры оформляются на широкий круг объектов интеллектуальной собственности. Не существует общепринятого стандарта их структуры. Кроме того существенно различается содержание такого документа в отношении программного обеспечения и других видов интеллектуальной собственности.

Приведем примерную структуру сублицензионного договора для товарных знаков и патентов.

Преамбула. Название договора, номер, дата и место (населенный пункт) его заключения.

Наименования сторон, заключающих договор.

Предмет договора, то есть собственно объект интеллектуальной собственности, а также основание возникновения исключительных прав. Для товарного знака —это свидетельство о регистрации в Роспатенте. Для технических усовершенствований — патент. Эти данные обязательно должны быть в договоре (пункт 6 ст. 1235 ГК РФ).

Способ использования предмета договора. Как именно, какими способами сублицензиат может распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности. Например, запуск производства продукции и ее маркировка, использование в рекламе, продажи на маркетплейсах.  Это также обязательный пункт договора согласно Кодексу.

Территория, на которой можно использовать предоставленные права. Если она не указана, то делать это можно на всей территории страны.

Срок действия договора. Если он не оговорен, то договор считается заключенным на пять лет. Договор прекращается, если истекли исключительные права лицензиара.

Данные о лицензионном договоре: лицензиар, номер, дата заключения основного соглашения; дата и номер регистрации лицензионного договора в Роспатенте (она обязательна для брендов и патентов — об этом расскажем ниже).

Размер и порядок вознаграждения. В статье 1235 Гражданского кодекса прописано, что в лицензионном договоре в обязательном порядке должен быть пункт о размере и порядке выплаты вознаграждения. Без этого пункта договор считается недействительным. По закону коммерческие организации не могут заключать между собой договоры о безвозмездном использовании результатов интеллектуальной деятельности. В пункте 5 статьи 1238 ГК РФ указано, что правила Кодекса о лицензионных договорах распространяются и на сублицензионные соглашения. Поэтому и в них должна быть информация о вознаграждении.

Права и обязанности, ответственность сторон, гарантии, коммерческая тайна, прочие условия. Содержание этих разделов выстраивается индивидуально в зависимости от условий работы сторон.

Расторжение договора: основания, порядок разрешение споров.

Завершается сублицензионный договор традиционным блоком с реквизитами и подписями сторон. Обычно к документу прилагают акт сдачи-приемки.

Особенности сублицензионного договора для ПО

Сублицензиатом в договоре для ПО может быть дилер или реселлер, который осуществляет продажи конечным пользователям. Соглашение по передаче сублицензиату прав на программное обеспечение включает основные вышеперечисленные разделы. Но договор для ПО имеет и свою специфику.

В нем должна быть указана следующая информация:

1. Описание ПО: характеристика, функционал, системные требования и другое.
2. Условия техподдержки. Это может быть только услуга по первоначальной установке и настройке или доступ к обновлениям, техобслуживание по гарантии, срочная лицензия на базу данных к ПО. Возможен и вариант поставки «as is» («как есть») с гарантией работоспособности.
3. В разделе об объемах прав прописывают, имеет ли сублицензиат право модифицировать и адаптировать программу.
4. В случае предоставления корпоративной лицензии указывают количество персональных компьютеров для установки ПО. Прописывают количество кодов активации.
5. Порядок передачи неисключительных прав: физический носитель или скачивание через сеть Интернет.

Пункт о размере и порядке вознаграждения также является обязательным.

Это может быть:

• подписка с регулярной оплатой;
• фиксированный разовый платеж.

К сублицензионному договору для ПО прилагают спецификацию с названием программы, количеством лицензий, ценой, подписями сторон.

Регистрация сублицензионного договора в Роспатенте

В момент подписания сублицензионного договора процесс не завершается. Если сделка касается товарного знака или патента, то договор в обязательном порядке должен пройти государственную регистрацию. Об этом говорится в пункте 2 ст. 1235 ГК РФ. Для программного обеспечения регистрировать нужно только договоры отчуждения (полной «продажи» прав).

Регистрирующий орган для таких договоров — Роспатент.

Отсутствие госрегистрации сублицензии ведет к последствиям и для лицензиата, и для сублицензиата. Последний не будет иметь правовых оснований для использования товарного знака или патента. Незаконное использование интеллектуальной собственности наказуемо. Суд может обязать ответчика выплатить крупные штрафы: до 5 млн. рублей. Лицензиат получит неосновательное обогащение: должен вернуть полученные по договору суммы и возместить убытки. Таким образом, в своевременной регистрации договора заинтересованы обе его стороны.

Если стороны решат расторгнуть договор, об этом также необходимо уведомить Роспатент — подать соответствующее заявление.

Пошаговая инструкция

Процесс регистрации сублицензионного договора состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка заявления в Роспатент по установленной ведомством форме. Оплата государственной пошлины. Для договора на изобретение, промобразец или полезную модель пошлина составляет 4 тыс. рублей; в случае с товарным знаком — 15 тыс. рублей. Если договор составлен не на один бренд или патент, то размер пошлины увеличивается: + 2 тыс. рублей за каждый патент в договоре и + 13 тыс. рублей за каждый товарный знак.
2. Подача документов (заявка, оригинал договора). Если это делают не стороны договора и не патентный поверенный, то необходимо приложить доверенность. Подать документы можно одним из четырех способов:

• через официальный сайт Роспатента,
• через Госуслуги,
• оффлайн в Роспатенте (находится в Москве и не имеет представительств в регионах),
• почтовым отправлением.

3. Регистрация договора ведомством. Процедура занимает до 68 рабочих дней.
4. Внесение информации о договоре в реестр. В официальном бюллетене отобразятся данные о сторонах договора, его виде, дате регистрации.

Часто задаваемые вопросы

Если лицензиар «продает» свой товарный знак другому лицу, то сублицензионный договор тоже прекращает свое действие?

Нет, это не является причиной для прекращения действия лицензионного, а значит и сублицензионного договора (пункт 7 статьи 1235 ГК РФ).

Может ли самозанятый выступать в роли лицензиара, а затем заключать сублицензионные договоры на товарный знак?

Да. Самозанятый может быть лицензиаром и «сдавать в аренду» свои товарные знаки. Он может быть лицензиатом и получить право использовать чужой ТЗ. Также он может выдавать сублицензии.

Сублицензиат нарушил условия: не выплатил вознаграждение вовремя. Можем ли мы расторгнуть договор в одностороннем порядке? И нужно ли уведомлять о нашем решении вторую сторону?

Согласно пункту 4 ст. 1237 ГК РФ в этом случае вы можете отказаться от соглашения и потребовать возмещения убытков. Вторую сторону договора необходимо уведомить об этом.

Согласие лицензиара дается на каждый конкретный сублицензионный договор?

Возможен вариант, когда лицензиар дает согласие на заключение каждого отдельного сублицензионного договора. Но в лицензионном договоре сразу может быть оговорено право лицензиата заключать сублицензионные договоры. Такое согласие лицензиат может получить и позднее: оно будет оформлено уже после заключения лицензионного договора путем внесения изменений в него или через дополнительное соглашение. Обратите внимание, что любое изменение в договоре на товарный знак нужно регистрировать в Роспатенте (ст.1235 ГК РФ). Мы оказываем такую услугу нашим клиентам: подробности здесь.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!