Можно ли передать права на товарный знак разным юридическим лицам в разные страны?

Одной из главных особенностей товарного знака является то, что права на него можно передать по лицензии, договору отчуждения или по франшизе другим лицам, что позволяет получить правообладателю дополнительную прибыль. Права могут предоставляться не только на территории той страны, где правообладатель зарегистрирован как юридическое лицо. Если лицензия неисключительная, то владелец товарного знака может заключать лицензии сразу с несколькими контрагентами.

Условия передачи прав на товарный знак

Для того, чтобы получить или передать права на товарный знак в другой стране, должны соблюдаться несколько условий:

• Регистрация в национальном патентном ведомстве. Товарным знакам предоставляется территориальная охрана – юридическая защита есть только в той стране, где получено свидетельство. «Единого» свидетельства, которое бы действовало во всем мире, не существует. Зарегистрировать товарный знак в других государствах можно по национальной процедуре или по международной Мадридской системе. Заявку должен подавать правообладатель.
• Оформление договора лицензии, отчуждения или франшизы (коммерческой концессии). Здесь необходимо учесть, при заключении договора отчуждения права на товарный знак полностью передаются другому лицу (происходит купля-продажа). Лицензия и франшиза сохраняют права на товарный знак за его владельцем. Другое лицо может использовать знак временно, на условиях, оговоренных договором. Лицензия может быть исключительной (заключается только с одним контрагентом) и неисключительной (права могут передаваться нескольким лицам).
• Регистрация перехода прав в патентном ведомстве. Запись о предоставлении права на товарный знак обязательно должна быть сделана в реестре, иначе сделка считается незаключенной.

Регистрация договоров в «Роспатенте»

Для российских и иностранных товарных знаков, которые зарегистрированы непосредственно в «Роспатенте», регистрация договоров лицензии, отчуждения, франшизы, предоставляющих право пользования знаком на территории России, производится в ФГБУ «ФИПС».

Для этого нужно:

1. Оформить заявление установленного образца.
2. Приложить к нему договор, подписанный обеими сторонами.
3. Уплатить госпошлину за регистрацию.
4. Направить пакет документов в «Роспатент» в «бумажном» или электронном виде.

В рамках одного договора могут передаваться права сразу на несколько товарных знаков, принадлежащих одному и тому же правообладателю.

Размер государственной пошлины составляет:

• договор лицензии или отчуждения: 13 500 рублей + 11 500 рублей за каждый дополнительный товарный знак в договоре;
• франшиза (коммерческая концессия): 3 300 рублей + 11 500 рублей за каждый дополнительный товарный знак + 3 300 за каждый дополнительный патент в договоре.

Размер госпошлин официально снижается на 30% при предоставлении документов в электронной форме.

Для одного и того же товарного знака может быть зарегистрировано несколько неисключительных лицензий. Для каждой из них нужно заключить отдельный договор и подать заявление в «Роспатент».

В российском законодательстве имеется ряд особенностей, характерных для лицензионных договоров. Несоблюдение юридических требований может повлечь юридическую недействительность договора. Подробнее о правилах оформления лицензий и о юридических рисках можно узнать здесь.

Регистрация в других государствах через ВОИС

Если нужно зарегистрировать договор, предоставляющий право пользования товарным знаком на территории другого государства, то документы подаются непосредственно в патентное ведомство этой страны, а для знаков, зарегистрированных по Мадридской системе – через ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности).

Для этого нужно:

• для лицензионного договора – оформить бланк по форме ММ13, уплатить пошлину 177 швейцарских франков;
• для договора отчуждения – оформить бланк по форме ММ5, оплатить пошлину177 шв. франков.

Заявление направляется непосредственно в ВОИС или в национальное патентное ведомство, сотрудничающее в ВОИС.

Законодательство некоторых стран не предусматривает государственную регистрацию лицензионных договоров на товарные знаки (например, в Австралии, Германии), а в некоторых государствах такая регистрация возможна только в национальном ведомстве (Китай, Грузия, Греция, Япония, Индия, Россия), а не через ВОИС. Поэтому для правильного оформления договорных отношений лучше всего обратиться к патентным поверенным.

Узнать подробнее о регистрации лицензионных договоров в патентном бюро Ezybrand.

Пример из международной практики

Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher (Лаборатуар де Биоложи Вежеталь Ив Роше) – один из ведущих производителей косметики и средств по уходу за кожей. Эта французская компания продает свою продукцию в 90 странах мира, а франчайзинговая сеть более 1300 SPA-салонов по всему миру.

Товарный знак «ИВ РОШЕ» зарегистрирован в «Роспатенте» в 1997 году, свидетельство №158198. Право пользования этим товарным знаком на территории России предоставлено по лицензионному договору РД0164428 официальному представителю компании ООО «Ив Роше Восток», г. Москва. Запись о передаче прав по лицензии внесена в государственный реестр товарных знаков.

Этот же товарный знак зарегистрирован в патентных ведомствах других стран по международной Мадридской процедуре: в США (US), Канаде (CA), Тунисе (TN), Иордане (JO) и других странах. Базовая регистрация товарного знака произведена во Франции (FR).

Патентные поверенные бюро Ezybrand имеют большой опыт работы по регистрации интеллектуальной собственности и товарных знаков как в «Роспатенте», так и на международном уровне. Вы можете обратиться к нашим специалистам для получения бесплатной консультации по передаче прав на товарные знаки по лицензионному договору, договору отчуждения или по франшизе. Регистрация договоров в «Роспатенте» происходит онлайн, благодаря этому можно получить льготу 30% по государственным пошлинам.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!