Как продать или передать товарный знак другой фирме на временное пользование?
Регистрация товарного знака в Роспатенте предоставляет его владельцу исключительные права, под которыми понимают возможность его использования в гражданском обороте, включая продажу и заключение лицензионных договоров. Переход прав от одного владельца к другому является одной из экономических категорий, позволяющих коммерциализировать товарный знак, то есть извлечь прибыль от распоряжения этим видом интеллектуальной собственности.
Передача исключительных прав
Виды договоров
Передать товарный знак другой фирме можно 3 способами:
- По договору отчуждения (или «уступки» – в терминологии устаревшего «Закона о товарных знаках»), который предусматривает полную передачу прав (ст. 1488 ГК РФ). В этом случае можно выделить 2 вида договоров: отчуждение по всему перечню классов товаров/услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, и части из них. По аналогии с гражданско-правовыми договорами этот тип соглашений напоминает договор купли-продажи.
- По лицензионному договору, в форме временного предоставления права на использование товарного знака на определенных условиях (ст. 1489 ГК РФ). Проводя параллель с договорными отношениями гражданско-правового характера, лицензия напоминает договор аренды.
- В рамках договора о коммерческой концессии (гл. 54 ГК РФ), аналогом которой в зарубежном праве является франчайзинг.
Договор отчуждения товарного знака
Согласно формулировке, изложенной в п.1 ст.1488 ГК РФ, по договору отчуждения исключительное право на товарный знак передается в полном объеме от правообладателя к принимающей стороне. При этом используется 2 определения – владелец товарного знака «передает» или «обязуется передать» исключительное право. Это термины введены для того, чтобы различать консенсуальные договоры, вступающие в действие с момента их подписания, и реальные – с момента передачи имущества.
Необходимо учитывать, что договор отчуждения и лицензионный договор на товарный знак имеют юридическую силу только при их регистрации в «Роспатенте», то есть исключительное право переходит только после внесения записи в госреестр (п.4 ст.1234 ГК РФ). В противном случае договор является недействительным.
Для регистрации отчуждения прав необходимо предоставить в патентное ведомство ряд документов:
- заявление установленного образца (от одной или двух сторон);
- согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку персональных данных;
- подлинник договора;
- платежный документ, удостоверяющий оплату государственной пошлины (относится к необязательным документам, так как информацию можно получить путем межведомственного взаимодействия);
- для документов, предоставляемых на другом языке от иностранных заявителей – перевод на русский язык, заверенный нотариально;
- доверенность (если интересы заявителя представляет не он сам, а доверенное лицо, патентный поверенный).
При положительном решении экспертов ведомства в государственный реестр вносится запись об изменении правообладателя товарного знака. Общая продолжительность данной процедуры составляет 45 дней.
Договор отчуждения может заключаться как в рамках продажи всего предприятия, так и в форме самостоятельного соглашения.
Для чего нужна регистрация договора отчуждения?
Некоторые предприниматели считают, что достаточно заключить договор о продаже прав на товарный знак, а его регистрация в Роспатенте – это просто формальность. А другие разрешают использовать свой бренд вообще без оформления передачи прав, просто по устной договоренности.
Какие юридические риски могут возникнуть в таких случаях:
- Обязательность регистрации договора установлена в статье 1234 Гражданского кодекса. Если вдруг возникнут разногласия, а договора нет, то владелец товарного знака может привлечь своего партнера к ответственности (вплоть до уголовной) за незаконное использование знака, получить денежную компенсацию.
- Как и в других случаях, договор способствует снижению рисков, связанных с невыполнением обязательств. А если он не зарегистрирован как положено в Роспатенте, то стороны не несут никаких обязательств друг перед другом: такой документ не имеет юридической силы.
- Если официально передача прав на товарный знак не состоялась, и владелец знака его тоже не использует более 3 лет (не маркирует товары, не оказывает услуги), то другое лицо может досрочно аннулировать знак по статье 1486 ГК РФ, а потом зарегистрировать такой же на свое имя. Из-за этого можно окончательно лишиться прав на знак, а также подвести своего партнера.
- Передача прав на товарный знак не всегда разрешена по закону: бывают случаи, когда потребитель может быть введен в заблуждение (в том числе неумышленно, по незнанию правообладателем юридических нюансов таких сделок). Роспатент проверяет это, и запрещает регистрацию сделок. А если такой проверки не было, то вы можете получить штраф от Федеральной антимонопольной службы.
Договор нужно заключать и в том случае, если вы хотите оплатить вашу долю в уставном капитале ООО своим товарным знаком.
Если же вы зарегистрировали товарный знак на свое имя, а для ООО хотите разрешить его использование на время (оставаясь при этом правообладателем), то нужно заключить лицензионный договор.
При этом необходимо учитывать, что в некоторых случаях налоговая служба может рассматривать такую сделку как «отмывание доходов»:
- если вы одновременно и владелец товарного знака, и единственный учредитель ООО;
- если в ООО присутствуют ваши родственники, супруг/супруга, а сумма платежей по лицензии необоснованно большая.
Оформление договора отчуждения не требуется:
- если произошла реорганизация предприятия;
- если изменилось только название юридического лица;
- при наследовании прав на товарный знак;
- если права на товарный знак взысканы по долгам, и вы купили его на открытых торгах.
Однако и в этом случае необходимо оформить заявление в Роспатент, чтобы ведомство зарегистрировало переход прав в бездоговорном порядке. Пока регистрация не проведена, прав на использование товарного знака у вас нет.
Лицензионный договор на товарный знак
Правоотношения в рамках лицензионного договора отличаются от отчуждения: владелец товарного знака при этом остается тот же, а принимающая сторона получает право на его использование временно, на условиях, прописанных в тексте соглашения. Владелец обозначения называется лицензиаром, а контрагент – лицензиатом.
К числу ограничивающих условий, которые должны быть указаны в лицензии, относятся:
- Территория, на которой лицензиату разрешается использование товарного знака. Если она не определена в тексте соглашения, то распространяется на всю территорию РФ.
- Срок действия лицензии. Если он не указан, то считается, что договор заключен на 5 лет. Здесь необходимо учесть, что правовая охрана товарным знакам предоставляется на 10 лет, после чего правообладатель может подать заявление в «Роспатент» о продлении этого срока еще на 10 лет. Однако если в договоре не закреплена эта обязанность, срок его действия истекает вместе со сроком правовой охраны товарного знака.
- Вид лицензии: исключительная (предоставляемая только одному лицензиату) и неисключительная, позволяющая сотрудничать с несколькими контрагентами и извлекать из этого дополнительную прибыль; полная (на все классы товаров/услуг) и неполная (для части из них).
- Условия производства товара с соблюдением требований качества для того, чтобы не скомпрометировать бренд правообладателя, а также условия контроля за качеством и ответственность сторон.
- Возможность предоставления сублицензии третьим лицам.
Так же, как для договора отчуждения, передача прав в этом случае должна быть закреплена письменно и подтверждена государственной регистрацией в «Роспатенте». Передача прав может осуществляться в отношении части товаров/услуг.
Договор коммерческой концессии
Передать товарный знак другой фирме можно вместе с исключительными правами на другие объекты интеллектуальной собственности – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, авторские произведения, а также вместе с технологиями и предпринимательским опытом. В этом случае оформляется договор коммерческой концессии.
Такая схема договорных отношений служит эффективным инструментом для расширения бизнеса, увеличения границ влияния, создания сети однородных предприятий с налаженным производством и продажами. В результате принимающая сторона по договору самостоятельно действует в гражданском обороте, но фактически выступает за атрибутикой (товарными знаками, коммерческим обозначением) правообладателя (франчайзера).
Договор коммерческой концессии может подразумевать оказание организационной, технической, коммерческой помощи контрагенту соглашения (франчайзи), поставку оборудования, необходимого для производства и розничной торговли, обучение и стажировку персонала, передачу пакета инструкций по охране труда, решений по бухгалтерскому учету, проектной и другой документации.
К договору коммерческой концессии применяются те же положения, что и для лицензионного договора (п.4 ст. 1027 ГК РФ), поэтому он также должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в «Роспатенте».
Ограничения по передаче товарного знака
Передать права на товарный знак по российскому законодательству нельзя в следующих случаях:
- если принимающая сторона – физическое лицо (договор заключается только между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями);
- в рамках безвозмездного отчуждения, лицензии, коммерческой концессии (это не допускается между коммерческими организациями);
- отчуждение не проводится для коллективного знака, который принадлежит группе юридических лиц;
- для обозначений, которые содержат наименование места происхождения товара, охраняемого на территории России (или если товарный знак вызывает географические ассоциации с местом производства первоначального владельца);
- при введении потребителя в заблуждение (ст. 1488 ГК РФ).
В последнем случае не допускается даже возможность возникновения такого фактора. Частой ошибкой при отчуждении является передача знака для части товаров/услуг, когда фактически появляются 2 владельца товарного знака по однородным классам МКТУ. Например, обозначение зарегистрировано по 30 и 31 классам (орехи и орехи обработанные соответственно). Нельзя оформить отчуждение только по 30 классу, так как он является однородным по отношению к 31 классу.
Существуют и другие ситуации, когда потребитель может быть введен в заблуждение, например, если товарный знак совпадает с фирменным наименованием. При регистрации договора эксперты Роспатента проводят проверку для исключения таких случаев.
Специалисты нашего бюро помогут правильно оформить передачу прав на товарный знак другой фирме, проверят чистоту сделки, зарегистрируют в Роспатенте факт отчуждения или временного разрешения на использование объекта интеллектуальной собственности. При возникновении спорных ситуаций мы оценим возможность расторжения договора в досудебном и судебном порядке с наименьшими потерями и рисками для клиента.
Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
