Составляем лицензионный договор на товарный знак: пошаговый разбор и образец соглашения
Владелец товарного знака (ТЗ) может заключить лицензионный договор с другим лицом или компанией, чтобы временно дать право использовать его бренд и получить за это вознаграждение. Сделка имеет юридическую силу, если соблюдено обязательное условие: договор зарегистрирован в Роспатенте.
Помимо этого, существуют требования к составлению самого соглашения. Закон диктует, что обязательно должно быть прописано в этом документе (ст. 1235 и 1489 ГК РФ):
- предмет договора, а также какие права передаются;
- перечень товаров/услуг, для которых можно использовать знак;
- способы его использования;
- условия выплаты вознаграждения;
В статье подробно рассмотрим лицензионный договор на использование товарного знака (образец), поясним значение отдельных разделов.
Преамбула
Как и любое соглашение, лицензионный договор на товарный знак начинается с названия, даты, места подписания и указания сторон. Соглашение заключает лицензиар (владелец товарного знака) и тот, кого временно наделяют правами на использование знака (лицензиат).
Нужно указать наименование контрагентов, должности, ФИО представителей сторон, названия и реквизиты документов, на основании которых они действуют.
1. Предмет договора
1.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Товарный знак, охраняемый на основании свидетельства №___ (дата регистрации ___202_, срок действия до ___20__).
В этом разделе нужно конкретизировать, права на какое обозначение передаются во временное пользование, то есть что именно является предметом договора. Нужно указать номер свидетельства о регистрации товарного знака, проверить срок его действия.
Товарный знак действует не бессрочно. Поэтому перед заключением сделки нужно проверить, есть ли у лицензиара права на него и когда заканчивается срок действия знака. Если срок подходит к концу, то в договоре целесообразно прописать, что его владелец обязуется продлить действие знака. Также необходимо удостовериться, что исключительная лицензия уже не заключена с другими предпринимателями (в этом случае лицензиар не вправе выдать такую лицензию кому-то еще).
Наши специалисты проведут проверку по реестрам Роспатента для юридической чистоты сделки с контрагентом.
Что дает заключение лицензионного договора на товарный знак?
Лицензиат получает возможность продавать продукт (товары или услуги) по более высокой цене, которая обусловлена известностью бренда лицензиара, чаще всего без дополнительных инвестиций в маркетинг. Поэтому такая сделка выгода для обеих сторон.
1.2 Право использовать Товарный знак передается на условиях _____ лицензии в отношении указанных в Свидетельстве ________ классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).
В договоре прописывают вид лицензии: исключительная или простая (неисключительная). Этот раздел является одним из существенных условий договора.
В случае исключительной лицензии права на товарный знак могут передаваться только одному лицензиату, и никому больше. По общему правилу (пп. 1.1 ст. 1236 ГК РФ) даже сам лицензиар в этом случае не может использовать свой же товарный знак (если в соглашении не оговариваются другие условия).
Однако если в лицензионном договоре ограничена территория использования товарного знака, то может быть выдано несколько исключительных лицензий. Это так называемые эксклюзивные права региональных лицензиатов. Но такое имеет смысл не во всех случаях. Например, если сам лицензиар продает свои товары на маркетплейсах (значит товары отправляются по всей стране), то предоставление исключительной лицензии в одном определенном городе выглядит сомнительно. Обычно лицензиат заинтересован в исключительной лицензии, если он не хочет конкурировать с другими предпринимателями, а хочет получить определенную долю рынка.
Если же лицензиар предоставит права пользования брендом лицензиату в Москве, и еще двоим — в Самаре, то это договоры простой неисключительной лицензии. Договоры неисключительной лицензии часто заключают при контрактном производстве, при выходе на зарубежные рынки, для загрузки производственных мощностей лицензиата и выпуска продукции под известным брендом.
В договоре можно ограничить классы товаров и услуг, для которых разрешается использовать товарный знак, а также указать другие условия. Например, одному лицензиату разрешить использовать бренд для производства джемперов и брюк, а другим только для производства сумок. Все эти условия далее раскрывают в подразделах договора.
Также в этой части договора можно указать конкретные товары и услуги, в отношении которых выдается разрешение на использование знака. На усмотрение лицензиара это может быть весь перечень товаров из класса или только его часть.
2. Права и обязанности сторон
По лицензионному договору права на товарный знак не передаются полностью. Этим он отличается от договора отчуждения. В каком объеме передать права, лицензиар решает сам. В договоре нужно указать, в каких пределах и на какой срок лицензиат может получить товарный знак.
2.1 Лицензиат может использовать Товарный знак на территории ____.
Если территория не указана, то договор будет действовать по всей России. Но лицензиар вправе ограничить действие договора только в отдельных регионах или городах.
2.2 Лицензиат вправе использовать Товарный знак любыми способами, не противоречащими закону.
Наш образец лицензионного договора на товарный знак содержит такую стандартную формулировку. Но в соглашении можно подробно указать, на каких носителях и в каких ситуациях лицензиат вправе использовать обозначение. Если перечислить конкретные способы использования, это ограничит возможности лицензиата.
В статье 1484 ГК РФ перечислены способы осуществления исключительного права на товарный знак. Иногда в тексте лицензионного договора приводится полная формулировка из этой статьи. Такой вариант снижает риск возникновения непонимания между партнерами в будущем.
2.3 Лицензиат вправе передавать третьим лицам право на использование Товарного знака.
В этом образце лицензионного договора на использование товарного знака речь идет о возможности заключать договоры сублицензии: передавать полученные права на бренд третьим лицам. Без разрешения лицензиара лицензиат не может это сделать, иначе он нарушит статью 1515 ГК РФ. Правообладатель решает сам, давать ли такое право лицензиату и в каких объемах. Сублицензионные договоры часто заключают при создании сети заведений. Разрешить сублицензии правообладатель может и после регистрации лицензионного договора. Но нужно обязательно сделать это в письменном виде. О том, что еще нужно учесть при оформлении сублицензии, рассказано в статье нашего блога здесь.
2.4 Лицензиат не вправе каким-либо образом изменять Товарный знак.
Такая формулировка говорит о том, что товарный знак может использоваться только в том виде, как он зарегистрирован в государственном реестре. Если видоизмененный товарный знак используют в рекламе, при производстве или в продажах, то есть риск, что могут быть нарушены права третьих лиц. Другой предприниматель может подать иск в суд.
Самовольный редизайн товарного знака может иметь и другие негативные последствия: другой предприниматель обратится в Суд по интеллектуальным правам, чтобы прекратить досрочно правовую охрану знака лицензиара по статье 1486 ГК РФ, ведь формально он другой, отличается от того, на который получено государственное свидетельство. Это особенно важно при заключении исключительной лицензии, когда сам лицензиар не пользуется своим товарным знаком.
2.5 Лицензиат не позднее ____ рабочих дней со дня подписания Договора обязуется направить Договор и все необходимые документы для регистрации в Роспатент.
Пока договор не зарегистрирован в Роспатенте, передача прав считается юридически несостоявшейся. Поэтому обе стороны заинтересованы в своевременной подаче заявки в патентное ведомство.
При этом обязательства по договору могут возникнуть еще до момента его регистрации. В самом тексте договора может быть указано, что условия соглашения уже действуют с момента его подписания, а вступает в действие он с момента регистрации в Роспатенте.
Также в этом пункте рекомендуем указать, кто несет расходы по регистрации договора. Пошлина в Роспатенте составит 15 тыс. рублей. 13 тыс. рублей нужно будет доплатить за каждый товарный знак, если в договоре их больше одного.
Помимо указанных пунктов, в этом разделе стороны могут включить другие условия. Например, о необходимости предоставления отчетов об использовании товарного знака в рекламных материалах. Или о том, что все товары, на которых размещается обозначение, должны соответствовать тем или иным стандартам качества.
Юридически грамотно составленный текст договора включает все существенные условия и максимально отражает интересы обеих сторон. Поэтому подготовку договора лучше поручить профессионалам. Эксперты Ezybrand оформят для вас лицензионный договор на товарный знаки за два дня и направляют заявку на регистрацию в Роспатент. Подробнее об этой услуге здесь.
3. Оплата по договору
3.1. За право использования Товарного знака Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере _____ (___) рублей, в том числе НДС (__%) ____ (___ ) рублей.
По закону лицензионный договор между коммерческими лицами обязательно должен быть возмездным. Если в договоре не указан размер или порядок определения вознаграждения, то соглашение считается незаключенным.
Условия оплаты могут быть разными:
- единовременная сумма;
- периодические платежи (с указанием графика выплат);
- в виде процента с прибыли лицензиата, в этом случае также нужно указать периодичность отчислений.
Условия выплат могут быть разными, в том числе комбинированными. Например, единовременная сумма и процент с прибыли.
3.2. Указанная в п. 3.1 Договора сумма, подлежит оплате не позднее ____ рабочих дней с даты регистрации Договора в Роспатенте.
Неоплата или несвоевременная оплата является нарушением существенных условий лицензионного договора, в результате он может быть расторгнут в одностороннем порядке.
3.3. Лицензиат перечисляет денежное вознаграждение на счет Лицензиара.
Этот пункт можно дополнить: прописать обязанность лицензиара предоставить счет-фактуру.
4 Срок действия и условия расторжения договора
4.1 Договор вступает в силу с даты регистрации в Роспатенте и действует по __________ г.
Лицензионный договор не бессрочен. Он ограничен периодом действия правовой охраны товарного знака. Если в свидетельстве этот срок – 2030 год, то лицензия не пролонгируется автоматически, даже если в ней указан 2040 год. Это будет возможно только в том случае, если правообладатель продлит действие товарного знака.
Если срок вообще не указан, то по умолчанию считается, что соглашение заключено на 5 лет. Также стороны могут договориться о других сроках.
4.2. Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если нарушены условия оплаты по Договору. Не позднее, чем за _____ дня до этого он должен письменно уведомить об этом Лицензиата.
Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке, по общему правилу, запрещен (ст. 310 ГК). Однако Гражданский кодекс, другие законы или договор могут предусмотреть ситуации, когда такой отказ возможен во внесудебном порядке. Для расторжения договора должны быть веские причины (например, неоплата или несвоевременная оплата). Эти причины нужно указать в соглашении.
Также договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. Если же необходимо изменить условия договора, то заключают дополнительное соглашение, которое подписывают обе стороны. Либо заключается новый лицензионный договор.
Важно понимать, что, даже если лицензиат фактически прекратил использовать товарный знак, это не значит, что действие договора тоже прекратилось. Он должен выполнять договоренности и выплачивать полагающиеся по договору отчисления лицензиару. Иногда стороны договариваются о дополнительных условиях, когда лицензиат может расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Также в соглашении можно указать, как действовать сторонам, если одно из юрлиц будет ликвидировано. Если не сделать этого, то по нормам гражданского права при ликвидации юрлица обязательства сторон прекращаются.
5 Ответственность сторон
5.1. При ненадлежащем или несвоевременном исполнении обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.
В соглашении нужно раскрыть основания для наступления ответственности сторон и санкции. Это может быть выплата неустойки и другие меры.
5.2. Лицензиат должен немедленно прекратить использование Товарного знака в любой форме после истечения срока действия или в случае расторжения Договора.
Если срок действия договора истек, а лицензиат продолжает пользоваться товарным знаком лицензиара, то последний может подать иск в суд и взыскать компенсацию до 5 млн. рублей по статье 1515 ГК РФ. Сумма может получиться даже больше, если компенсацию будут рассчитывать по двойной стоимости товаров/услуг за весь период использования.
Подобных случаев достаточно много в судебной практике. Например, предприниматель обратился в московский арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью, чтобы взыскать задолженность по договору коммерческой концессии (франшизы). Компания несколько лет использовала товарный знак №381043 в названии ресторана, в меню и другими способами. Ответчик заявил о фальсификации договора. Но суд установил, что факт заключения и исполнения договора подтвержден материалами дела, а обязательство по оплате задолженности ответчиком не исполнено. Использовать товарный знак нарушителю запретили. Суд постановил взыскать в пользу правообладателя более 9,6 млн. рублей задолженности по договору и еще 5 млн. рублей компенсации (дело №А40-281527/23-134-1559).
6 Разрешение споров
6.1. В случае возникновения споров стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
Такое условие прописывают в большинстве договоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры подлежат рассмотрению в _____ суде города _____.
Как правило, указывают суд по месту нахождения правообладателя.
7 Прочие условия
В этом разделе прописывают количество экземпляров подписанного договора (по одному для каждой стороны и один – для регистрации в Роспатенте), снятие ответственности со сторон, если возникли чрезвычайные обстоятельства (война, стихийные бедствия). Здесь же могут быть указаны условия о конфиденциальности содержания договора и другие положения, важные для сторон сделки.
8 Адреса и реквизиты сторон
Важно, чтобы сведения о названии, месте нахождения юридического лица в реестре товарных знаков совпадали с данными в ЕГРЮЛ. При расхождениях Роспатент откажет в регистрации договора. Если была реорганизация, изменился адрес (в том числе адрес для переписки), то нужно сначала исправить сведения в реестре товарных знаков. Для этого направляют заявление, выписку из ЕГРЮЛ, уплачивают пошлину. Только после этого можно проводить регистрацию лицензионного договора.
В зависимости от отрасли, правового статуса сторон, бизнес-стратегии компаний нужно включить в соглашение самые разные условия, чтобы минимизировать риск возникновения спорных моментов. Наши эксперты разрабатывают договоры на распоряжение правом на товарный знак для представителей разных сфер. Подробнее об услуге здесь.
Законом такие сроки четко не определены. Но их можно указать в соглашении. Стороны заинтересованы в том, чтобы зарегистрировать договор как можно скорее. Пока этого не произошло, права не считаются предоставленными, сделка не заключена.
Если возникнут разногласия, а лицензиар уже получил вознаграждение, то его могут заставить вернуть денежные средства. С другой стороны, лицензиат, при незарегистрированной в Роспатенте сделке о передаче прав, фактически незаконно использует чужой товарный знак.
Если стороны заключили лицензионный договор и стоимость вклада в уставный капитал больше 20 тыс. рублей, то предварительно нужно провести оценку от независимого оценщика.
Наши эксперты помогают клиентам вносить товарные знаки в уставный капитал. Оценку проводит партнер нашей компании.
Подробнее о том, как внести товарный знак в уставный капитал, рассказано в этой статье нашего блога.
Да, сначала стороны подписывают соглашение о досрочном расторжении. Факт прекращения предоставления права нужно зарегистрировать в патентном ведомстве.
Да, все сведения о таких изменениях также вносят в государственный реестр.
Образец с основными разделами приведен в нашей статье. Но следует учитывать,бы составить договор с четкими однозначными формулировками, учесть все интересы сторон, лучше обратиться к профессионалам.
Специалисты патентного бюро Ezybrand профессионально оформят лицензионный договор на товарный знак за два дня, согласуют его с обеими сторонами сделки и оперативно направят заявку на регистрацию в Роспатент.
Максимальный срок оказания государственной услуги — 68 дней с момента поступления заявки в патентное ведомство, однако на практике это происходит быстрее.
Нет, можно составить один договор для нескольких знаков и прописать условия использования их всех. В этом случае увеличится только пошлина при регистрации соглашения в патентном ведомстве. Государственная пошлина составляет 15 тыс. рублей. Если обозначений больше одного, за каждый дополнительный доплачивают по 13 тыс. рублей.
