Как внести товарный знак в уставной капитал

Товарные знаки – это инвестиционный ресурс, который может использоваться в качестве взноса в уставный капитал при открытии нового юридического лица. Ценность товарного знака может определяться в денежном выражении и учитываться на балансе предприятия как нематериальный актив (НМА). Акционерные общества, ООО, другие предприятия и организации, созданные в качестве собственников имущества, получают право собственности на НМА, переданные им в качестве вкладов и других взносов участников.

Особенности использования интеллектуальной собственности

По статье 1233 Гражданского кодекса владелец товарного знака может распоряжаться им любым способом, не противоречащим закону. Сам по себе товарный знак, как интеллектуальная собственность, не может стать вкладом в уставный капитал, так как он имеет нематериальный характер.  В качестве вклада передается исключительное право на средство индивидуализации, подлежащее денежной оценке. Это накладывает специфический отпечаток на правовые отношения между участниками уставного капитала.

Если исключительные права вносятся в складочный капитал, то это не только должно быть указано в учредительном договоре.

Необходимо также заключение отдельного договора:

• лицензии, предоставляющей временное право на использование товарного знака;
• договора отчуждения (или уступки), когда права передаются полностью.

Эти виды договоров должны удовлетворять требованиям IV части Гражданского кодекса. Кроме того, такие отдельные договоры подлежат государственной регистрации в обязательном порядке.

Пример: вы – индивидуальный предприниматель и у вас есть свой товарный знак, зарегистрированный в «Роспатенте». Через некоторое время вы решили открыть ООО с партнерами. Вы можете передать права на использование своего товарного знака, внеся его в уставный капитал на основании лицензионного договора. Кроме того, что вы получите долю в ООО, организация должна выплачивать вам роялти – периодические платежи за право пользования брендом.

Используя такую схему, нужно также учитывать налоговые риски. Если правообладатель товарного знака является единственным учредителем ООО, или другие участники – аффилированные лица (например, родственники), то налоговая служба может рассматривать лицензионные отчисления как незаконное обналичивание денежных средств.

Уставный капитал общества может быть также увеличен за счет новых участников, которые вносят свой вклад в виде стоимости товарного знака.

Как внести товарный знак в уставный капитал

Оформление передачи права на товарный знак при внесении в уставный капитал юридического лица состоит из нескольких этапов:

1. Правовая экспертиза, проверка правоустанавливающих документов на товарный знак: срок действия государственного свидетельства, передача прав другим лицам по лицензии или договору франшизы, наличие обременений (договоров залога). Эти данные можно получить из государственного реестра, опубликованного на официальном сайте «Роспатента».
2. Анализ товарного знака на предмет его способности приносить экономическую выгоду в будущем. Оценка стоимости товарного знака.
3. Принятие решения на общем собрании учредителей общества. Подготовка учредительных документов.
4. Заключение лицензионного договора или договора отчуждения.
5. Регистрация договора в «Роспатенте».

Оценка стоимости товарного знака

Оценку вкладов, в том числе товарных знаков, которые вносятся в уставный капитал общества, необходимо делать до подачи документов в ФНС.

На практике применяется 2 варианта денежной оценки исключительного права на товарный знак:

• По затратам прошлых лет: стоимость разработки бренда в дизайн-студии или брендинговом агентстве, затраты на регистрацию в «Роспатенте» (оплата государственных пошлин, услуг патентных поверенных).
• По текущей рыночной стоимости. Она может намного превышать балансовую стоимость.

Как правило, учредители заинтересованы в определении рыночной стоимости вклада в уставный капитал.

По общему правилу (п.2 статьи 15 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью») денежная оценка имущественного права может проводиться по соглашению между учредителями, определяясь простым голосованием. Однако если номинальная стоимость доли превышает 20 000 рублей, то для определения стоимости имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Так как затраты только на государственные пошлины за экспертизу товарного знака в «Роспатенте» составляют минимально 21 700 рублей, то в любом случае необходимо заключение независимого оценщика. В качестве оценщиков выступают физические лица, являющиеся членами самоуправляемых организаций оценщиков. Обязательным условием их деятельности является ее страхование в соответствии с требованиями закона. Стоимость права на товарный знак, вносимого как вклад в уставный капитал, должна быть оформлена специальным отчетом об оценке объекта (статья 11 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998).

Существует аналогичное требование по определению рыночной стоимости имущества, которое используется при оплате акций неденежными средствами для акционерных обществ. Для этого должен привлекаться независимый оценщик (пункт 3 статья 34 Федерального закона № 208-ФЗ).

Оформление лицензионного договора

Лицензионный договор заключается для частичной передачи исключительного права на товарный знак. Лицензиаром в этом случае выступает владелец товарного знака, а лицензиатом – образованное юридическое лицо.

Существенными условиями лицензионного договора являются:

• объем передаваемых прав на товарный знак;
• срок, на который они передаются (по умолчанию – только 5 лет);
• размер и порядок выплаты лицензионных платежей (договор может быть только возмездным);
• территория действия лицензии (по умолчанию – РФ).

По лицензионному договору право на использование товарного знака всегда ограничено сроком, то есть полного отчуждения не происходит. В зависимости от объема предоставляемых прав могут применяться 2 вида лицензии:

• исключительная – по этой лицензии товарным знаком может пользоваться только одно лицо;
• неисключительная (простая) – лицензиар может заключать аналогичные соглашения и с другими лицами.

Так как участник хозяйственного общества может принять решение о выходе из ООО, то в лицензионном договоре целесообразно предусмотреть условия его расторжения, порядок расчетов и возврата исключительных прав на товарный знак.

Срок действия правовой охраны для товарных знаков составляет 10 лет. По истечении срока знак может быть продлен правообладателем, но для этого он должен подать заявление в «Роспатент» и оплатить государственную пошлину. Поэтому другим немаловажным условием лицензии является обязанность лицензиара по продлению правовой охраны.

По лицензионному договору сам вкладчик и общество могут обременяться обязанностями по соблюдению качества товаров, маркированных товарным знаком (или услуг для знаков обслуживания).

Подтверждением передачи прав на товарный знак в уставный капитал служит акт приемки-передачи.

Договор отчуждения на товарный знак

Включение исключительного права на использование товарного знака в уставный капитал может быть оформлено договором уступки (отчуждения). Эта форма договорных отношений дает юридическому лицу более широкие возможности по сравнению с лицензией. Оно становится непосредственным правообладателем, а прежний владелец бренда теряет все права.

Товарный знак может быть уступлен в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Это должно быть указано в тексте договора.

Договор уступки является формой отчуждения путем продажи. При заключении такого договора нужно учитывать одно ограничение: сделка по передаче прав не должна вводить потребителей в заблуждение. Например, такая ситуация может возникнуть в том случае, если на имя владельца товарного знака зарегистрировано наименование мест происхождения товаров (НМПТ), содержащее такие же элементы, что и товарный знак. Это связано с тем, что отчуждение прав на НМПТ запрещено по закону.

Регистрация договоров в «Роспатенте»

Независимо от того, какой вид договора выбрал владелец товарного знака для передачи прав, такие соглашения должны проходить государственную регистрацию в ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»). Порядок регистрации регламентируется приказами «Роспатента». Без соблюдения этой процедуры передача прав на товарный знак считается недействительной. Договоры вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Для того, чтобы зарегистрировать договор, необходимо:

• Оформить заявление установленного образца, приложить к нему подписанный экземпляр договора.
• Оплатить государственную пошлину за регистрацию 13 500 рублей. В рамках одного договора могут передаваться права сразу на несколько товарных знаков. В этом случае нужно доплатить 11 500 рублей за каждый знак.
• Подать заявление в «Роспатент» в бумажном или электронном формате (через портал ЕПГУ). Во втором случае предоставляется официальная скидка 30% на уплату пошлин.

Рассмотрение заявления производится в течение 68 рабочих дней. Информация о передаче прав на товарный знак вносится в государственный реестр.

Оформить договор лицензии или отчуждения, зарегистрировать его в «Роспатенте» можно с помощью патентных поверенных бюро Ezybrand.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!