Примеры патентных споров

Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентная активность российских организаций растет. Только 2023 г. в Роспатент подали более 17 тысяч заявок на изобретения. Охрана интеллектуальной собственности – актуальная проблема для компаний и предпринимателей.

Возникающие патентные споры могут приводить к финансовым и репутационным потерям для бизнеса. Для нарушителя это выплата компенсации, прекращение использования изобретения и другие последствия. Для пострадавшего — убытки, трата времени и сил на досудебные и судебные разбирательства. Поэтому важно понимать механизм разрешения патентных споров, а в идеале стремиться предотвратить их возникновение.

Что такое патентные споры, и какие нормативные правовые акты их регулируют

В России законом охраняются следующие категории патентных прав:

• на авторство (ст. 1356 Гражданского кодекса РФ);
• на получение патента (ст. 1357 ГК РФ);
• на передачу патента другому лицу (ст. 1357 ГК РФ);
• право на использование разработки любыми законными способами (ст. 1538 ГК РФ).

Патентные споры — это правовые споры, которые связаны с защитой патентных прав. Они регулируются Гражданским кодексом РФ, Арбитражным, Процессуальным кодексами РФ и другими нормативными правовыми актами.

Виды патентных споров

Категории споров, касающихся защиты патентных прав, перечислены в статье 1406 ГК РФ:

• об авторстве (соавторстве) на изобретение, полезную модель, промышленный образец (суд устанавливает характер участия тех, кто претендует на авторство/соавторство; первая инстанция — Суд по интеллектуальным правам или СИП).
• о нарушении патентных прав;
• о приоритете регистрации;
• связанные с договорами отчуждения и лицензионными договорами;
• об обжаловании решений Роспатента.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. К примеру, могут возникнуть разногласия по вопросам конфиденциальности, неконкуренции и другим видам патентных споров.

Споры о нарушении исключительных прав

Это часто встречающийся на практике вид патентных споров. Например, конкурент производит и продает товар с использованием чужого запатентованного промобразца.

Споры о приоритете регистрации патента

Случается, что на регистрацию одного и того же объекта интеллектуальной собственности подают сразу две независимые заявки. Приоритет Роспатент отдает той, что подана раньше. Но нужно принимать во внимание и наличие права преждепользования, о котором говорится в ст.1361 ГК РФ.

Допустим, на территории РФ была придумана техническая разработка двумя лицами одновременно. Оба использовали это решение на практике, например, запустили производство товаров. Одно лицо подало заявку на регистрацию в Роспатент. Если другому лицу удастся доказать применение такой разработки до даты приоритета заявки, то оно сохранит за собой право дальнейшего безвозмездного использования. При этом оно не может увеличивать объем выпуска.  Если возникнет такой патентный спор, то право преждепользования нужно будет доказать.

Патентные споры, связанные с договорами по передаче прав на разработку

Разногласия могут возникнуть по вопросам заключения, исполнения, изменения и прекращения лицензионных договоров и договоров отчуждения.

Пример судебного спора: дело о наказании за просрочку платежа по договору лицензии. В арбитражном суде Владимирской области рассмотрен спор между двумя акционерными обществами: конструкторским бюро и заводом. Они заключили между собой лицензионный договор на право использования изобретений. Конструкторское бюро предоставляло неисключительное право на ввоз, предложение к продаже, продажу и применение продукции по лицензии. Условия и сроки оплаты были указаны в договоре.

Конструкторское бюро просило взыскать задолженность по платежам 47,8 млн. рублей, пеню за просрочку 16,8 млн. рублей и штраф за нарушение обязательств 20 тыс. руб.

В результате иск был удовлетворен частично. С завода взыскали пеню в размере 11 млн. рублей и штраф — 20 тыс. рублей (дело №А11-11141/2019).

Патентные споры об обжаловании решений Роспатента

Если получен отказ в регистрации патента, обжаловать решение ФГБУ «ФИПС» можно в Палате по патентным спорам (ППС) в административном порядке. Если коллегия ППС поддержит решение Роспатента, тогда можно обратиться в СИП.

Еще один вид спора по патентным правам – когда одна из сторон утверждает, что патент нужно признать недействительным, поскольку ведомство выдало его с нарушениями. Эти споры также рассматриваются в административном порядке в ППС. Ее решение затем можно обжаловать в СИП, однако у истца должны быть веские аргументы для обоснования своей правоты.

Пример патентного спора об оригинальности промышленного образца. В Роспатент была подана заявка на промышленный образец «Стол». Ведомство провело экспертизу и выдало заявителю патент № 126781.

Столы с похожим дизайном изготавливала другая компания, задолго до того, как была подана заявка на патентование. Она направила в Палату по патентным спорам возражение против выдачи патента, аргументируя его тем, дизайн не отвечает критерию «оригинальность» и большое сходство может ввести потребителя в заблуждение. Однако ведомство еще раз проанализировало ближайшие аналоги и прототип, привело свои доводы и отказало в удовлетворении возражения.

Тогда компания обратилось с апелляционным заявлением в СИП, но и тот подтвердил правомерность решения ППС и Роспатента (дело № СИП-277/2024).

Порядок решения патентных споров

Разрешение патентных споров — это сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.

1. Досудебное урегулирование спора. Стороны могут попытаться договориться между собой. Если участники спора по вопросам нарушения интеллектуальных прав ИП или юрлица, то необходимо составить и направить досудебную претензию. С оформлением такой претензии помогут специалисты патентного бюро Ezybrand. Письмо-претензия по сути становится проектом судебного иска. В нем должна быть изложена суть спора, требования правообладателя и возможные последствия при рассмотрении дела и удовлетворения иска в суде.
2. Когда нужно пересмотреть решение Роспатента, обращаются в ППС. Если коллегия ППС поддержит решение Роспатента, тогда можно обратиться в СИП для апелляции.
3. Судебный иск. Если конфликт не удалось разрешить и обязательный досудебный порядок соблюден, можно составить и подать иск в суд. Или подготовить отзыв на иск, когда вы выступаете в споре в роли ответчика.
4. Рассмотрение в суде. Дела по патентным спорам рассматривает СИП, арбитражные суды, суды общей юрисдикции. Подсудность дел различается. Например, экономические споры и споры о праве преждепользования рассматривают арбитражные суды, а споры об авторстве на изобретение – СИП.
5. Вынесение решения. Судебная практика по патентным спорам показывает, что решение суда зависит от того, насколько хорошо подкреплена позиция стороны спора.
6. Обжалование решения. Когда одна из сторон не согласна с решением суда первой инстанции, она может подать иск на апелляцию. Например, если нарушаются исключительные права на патент, другой предприниматель продает такой же товар, то можно оспорить решение в арбитражном апелляционном суде.
7. Исполнение решения суда. Для обжалования апелляции может быть направлена кассационная жалоба, срок ее подачи указан в решении суда.

Подробнее порядок рассмотрения патентных споров и их подсудность изложены на сайте СИП.

Примеры решений Палаты по патентным спорам

Пример №1. ООО является обладателем исключительного права на патент № 201396 на полезную модель «Шнековый узел» (заявка № 2020132245; приоритет от 30.09.2020). Другое ООО обратилось в ППС в мае 2024 года и возразило против выдачи этого патента. Возражение было мотивировано тем, что полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна». Коллегия ППС отказала в удовлетворении возражения и оставила патент в силе, так как эта полезная модель дает новый технический результат по сравнению с прототипом и аналогами.

Пример №2. В январе 2024 года ОАО подало возражение против выдачи патента на полезную модель №209419 «Железобетонная шпала с упругой подшпальной прокладкой» (заявка №2021130938). Заявитель сослался на пункт 2 ст.1398 ГК РФ и мотивировал возражение несоответствием полезной модели критерию «новизна». В результате возражение было удовлетворено, патент признали полностью недействительным.

Как избежать патентных споров

Существует несколько способов как избежать или снизить риски патентных споров.

Патентный поиск

Перед запуском бизнеса и производства нужно проводить тщательный патентный поиск. Эта процедура позволяет определить, не нарушает ли объект исследования чужие патентные права и может ли в перспективе быть запатентованным.

Патентный поиск можно сделать самостоятельно. Для этого можно воспользоваться поисковой платформой Роспатента. Также есть другая поисковая система, но полный доступ к ней платный, нужно заключить договор с патентным ведомством.

Помимо ограничений по возможностям доступа стоит учесть и специфику ввода запроса. Нужно правильно задать критерии, объективно истолковать полученные результаты. Иными словами патентный поиск требует определенных профессиональных навыков и знаний.

Если проверка показывает, что существуют близкие по сути аналоги, мы проконсультируем вас, как можно доработать техническое решение, формулу изобретения или полезной модели.

Патентование

Получение патента дает юридическую защиту интеллектуальной собственности, возможность успешного отстаивания интересов патентообладателя. Если права будут нарушены и дело дойдет до спора в суде, с нарушителей можно взыскать компенсацию.

Использование уникальных запатентованных технологий повышает инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятия. Кроме того, патентные права коммерциализируют: «продают» их по договору отчуждения или «сдают в аренду» по лицензионному договору.

Патент можно получить на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

Какие есть требования:

• Изобретение должно являться новым, иметь изобретательский уровень и возможность промышленного применения. Запатентовать можно устройства (конструкции, оборудование, системы, приборы и прочее), вещества (рецептуры, компоненты, штаммы микроорганизмов), способы сборки, изготовления, анализа и другие технологии.
• Полезная модель также должна являться новой и промышленно применимой. Можно получить патент на новую конструкцию, усовершенствованные детали механизмов и машин, элементы приборов, устройства и другое.
• Патентоспособный промышленный образец отвечает критериям новизны и оригинальности. Патентуют интерфейсы сайтов и мобильных приложений, внешний вид технических устройств, рисунки для этикеток, дизайн тканей, мебели, игрушек, украшений, кондитерских изделий и многое другое.

Наша услуга «под ключ» включает весь процесс:

• патентный поиск;
• анализ аналогов и прототипа;
• подготовка и подача заявки;
• ведение делопроизводства по заявке;
• расчет и уплата государственных пошлин.

Роспатент зарегистрирует заявку, проведет экспертизу, примет решение о выдаче патента или об отказе. В процессе работы у ведомства могут возникнуть вопросы. Патентные поверенные Ezybrand составят аргументированный ответ, чтобы преодолеть предварительный отказ, убедить эксперта Роспатента.

Патентование изобретения займет от 6 до 12 месяцев. Ускоренная процедура длится 2 месяца. Регистрация полезной модели проходит от 4 до 6 месяцев, промышленного образца — от 3 месяцев.

Процедура получения патента предполагает уплату обязательных государственных пошлин.

По состоянию на 2024 год минимальные пошлины для изобретений:

• 4 тыс. рублей за регистрацию заявки и проведение формальной экспертизы;
• 14 тыс. рублей за экспертизу по существу;
• 10 тыс. рублей за регистрацию и выдачу электронного патента.

Размер пошлин увеличивается, если количество пунктов в формуле больше одного. Отдельно оплачивается внесение изменений в заявку, если это нужно.

Патент на изобретение действует 20 лет. Для медицины и фармацевтики — 25 лет. На полезную модель — 10 лет. На промобразец — 20 лет. Одновременно с регистрацией вносится пошлина за поддержание правовой охраны в силе на следующие 5 лет. Затем госпошлина за поддержание также уплачивается пятилетками. Для изобретения на 6-11 годы — это 23 тыс. рублей. Порядок оплаты за поддержание патента в силе изменился после вступления в действие Постановления Правительства РФ №1278 от 18.09.2024 г.

Получение Евразийского патента

Обеспечить юридическую защиту изобретения и промышленного образца можно не только на территории России, но и на рынке большинства стран СНГ. Для этого оформляют Евразийский патент. Регистрацию проводит Евразийская патентная организация (ЕАПО).

Такая услуга актуальна для тех, кто планирует расширять рынок сбыта, в том числе для продавцов на маркетплейсах.

Как работает Евразийский патент: кейс из нашей практики

Мы помогли ООО «Алгоритм» защитить оригинальную модель комбинезонов от конкурентов. Компания занимается пошивом одежды, и несколько моделей женских комбинезонов стали очень популярными и продаваемыми на маркетплейсах. Конкуренты начали продавать аналогичные модели, но более низкого качества. Мы помогли клиенту получить Евразийский патент на промобразец на три варианта комбинезона.

Далее нужно было заблокировать конкурентов. Наш клиент самостоятельно отправил на маркетплейс жалобу, однако конкуренты обратились к юристам и те подготовили возражение: они аргументировали свою позицию тем, что спорные товары не полностью копируют запатентованные модели, поэтому нарушения патента нет. Маркетплейс принял эти доводы и не стал блокировать карточки конкурентов.

Мы добились пересмотра этого ошибочного решения. Наши патентные поверенные подготовили сравнительный анализ товара и запатентованного дизайна. Этот документ лег в основу доказательств: он показал, что основные элементы дизайна все-таки скопированы. А это нарушение патентных прав. Заключение наших патентных поверенных было приложено к досудебной претензии. В результате маркетплейс заблокировал карточки конкурентов в течение недели.

Заключение договора на патент

Патентный поиск может показать, что кто-то другой уже запатентовал такое же техническое решение. В этом случае, чтобы законно использовать этот объект в коммерческих целях, нужно получить разрешение от правообладателя.

Для этого можно заключить один из видов договоров:

• об отчуждении исключительного права на патент;
• лицензионный договор.

Если этого не сделать, то это тоже будет являться нарушением закона. Патентный спор в суде может закончиться выплатой большой компенсации: до 5 млн. рублей или в двукратном размере от стоимости права использования объекта (ст. 1406.1 ГК РФ). Статьей 147 УК РФ предусмотрено лишение свободы до 5 лет.

Договор об отчуждении исключительного права на патент может быть заключен между юридическими или физическими лицами. В результате патентообладатель полностью передает исключительные права другой стороне на оговоренных условиях.

Договор исключительной лицензии отличается от договора неисключительной лицензии. В первом случае патентообладатель дает другой стороне договора право использовать запатентованный объект, причем лицензиат может быть только один и только он может осуществлять действия с этим объектом. В случае с неисключительной лицензией патентообладатель также сохраняет за собой право использования запатентованного объекта. При этом он наделяет правами вторую сторону договора и может заключать лицензионные соглашения с несколькими лицами.

Также заключают договоры, по которым сторона, получившая права на патент, наделяет такими правами третью сторону. Это договоры сублицензии.

Чтобы в будущем свести риски патентных споров к минимуму, договор должен быть составлен с соблюдением всех требований законодательства. В нем обязательно фиксируют сроки и территорию действия прав, размер вознаграждения, объем прав, которыми наделяется лицензиат.

Следующий шаг после заключения договора — его регистрация в Роспатенте. Это обязательная процедура. Нужно обратить внимание на актуальность сведений о патентообладателе в Роспатенте (его юридический статус, адрес регистрации и другие данные). Если изменения своевременно не были внесены, то в регистрации договора откажут.

После регистрации сделки соответствующая информация появится в реестре Роспатента.

Патентные споры могут касаться широкого круга вопросов. Чтобы свести к минимуму возможность их возникновения, нужно обеспечивать должную юридическую защиту своей интеллектуальной собственности. Также важно не нарушать чужие патентные права, чтобы не выступать потом в суде в роли ответчика. Нужно проводить патентный поиск, своевременно получать патенты, а также соблюдать требования законодательства при сделках лицензирования и отчуждения.

Часто задаваемые вопросы

Являюсь правообладателем патента. У меня изменилась прописка. Нужно ли вносить изменения в данные реестра Роспатента?

Да, в случае изменения адреса местонахождения или прописки, ФИО, наименования юрлица, организационно-правовой формы нужно подавать заявку на актуализацию сведений. В этом заинтересован сам правообладатель.

Допустим, кто-то решит оспорить регистрацию патента по критерию новизны или по другой причине. Роспатент пришлет соответствующее письмо-уведомление по указанному в реестре адресу. Правообладатель, сменивший адрес, не получит это письмо. В результате он может лишиться прав на патент.

Может ли патент на изобретение стать залогом для получения кредитных средств?

Согласно статьям 1232 ГК РФ патенты (и другие виды интеллектуальной собственности) могут выступать в качестве залогового обеспечения для получения кредита. Подробнее о кредитовании под залог интеллектуальной собственности вы можете узнать в этой статье нашего блога.

У патента на промышленный образец может быть только один правообладатель?

Нет, число правообладателей (как и авторов) не ограничено.

Как запатентовать изобретение в другой стране?

Чтобы получить защиту разработки за рубежом, можно подать заявку в иностранное патентное ведомство или во Всемирную организацию интеллектуальной собственности по процедуре международного патентования РСТ. О системе РСТ вы можете подробно узнать в статье нашего блога здесь.

Придумал изобретение в личное время вне рамок рабочих задач. Может ли работодатель предъявить на него права? Собираюсь запатентовать изобретение, а затем его продать.

Если вы создали изобретение не при выполнении своих трудовых обязанностей, не по заданию работодателя, то оно не является служебным в соответствии со статьей 1370 ГК РФ. Как автор и правообладатель вы можете подать заявку на получение патента.

Может ли быть заключен договор отчуждения исключительных прав на изобретение между ИП и ООО, если ИП как физлицо является генеральным директором в этом ООО?

Такая сделка может быть совершена. Обратите внимание на условия ее заключения, которые будут указаны в договоре. В частности, если это аффилированные лица, то стоимость сделки должна быть не ниже рыночной. В противном случае могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией. Для независимой оценки интеллектуальной собственности вы также можете обратиться в наше патентное бюро. Заключение оценщика поможет обосновать законность сделки, если у налоговой инспекции возникнут вопросы.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!