Регистрация товарного знака в Европе по Мадридской системе и другие способы

Свидетельство на товарный знак имеет территориальную сферу действия – оно дает правовую охрану только в той стране, где было выдано. Поэтому тем предпринимателям, которые планируют продвигать свой бренд в европейских странах, нужна регистрация в иностранных патентных ведомствах. Самый очевидный способ регистрации – это подать заявку по отдельности в те национальные ведомства, где нужна правовая защита. Но есть и альтернативные способы, упрощающие регистрацию, – это Мадридская система и получение единого свидетельства на европейский товарный знак, который действует во всех странах Евросоюза.

Для чего нужна регистрация товарного знака в Европе

Регистрация товарного знака в иностранных юрисдикциях нужна прежде всего для того, чтобы защитить свой бизнес от местных недобросовестных производителей, которые прибегают к выпуску продукции (или оказанию услуг) под чужим именем. Регистрируя свидетельство на свой бренд в европейских странах, вы одновременно получаете признание государством факта возникновения прав на товарный знак, который может принадлежать только вам и никому другому. Сведения о владении исключительными правами включаются в публичные реестры.

Есть и другой важный аспект – государственная регистрация дает надежную защиту от претензий третьих лиц. Если работать на зарубежном рынке под незарегистрированным брендом, то всегда существует риск того, что вы неумышленно нарушите чьи-то права. Нередко бывают и случаи злоупотребления правом – когда другие лица регистрируют на свое имя популярный бренд, но не для того, чтобы маркировать свою продукцию, а для получения внушительной компенсации по судебному иску против добросовестного производителя.

За рубежом к нарушителям исключительных прав на интеллектуальную собственность и товарные знаки применяются более жесткие наказания и санкции, чем в России. Компенсация по судебному иску может быть такой, что в один день можно стать банкротом.

Например, компания «Apple» активно борется с любыми имитациями своих товарных знаков. С 2019 по 2021 г. она подала 215 возражений против регистрации чужих товарных знаков, которые хотя бы отдаленно напоминают ее бренды. Иногда дело доходит до абсурда – американская компания подает иски против брендов, которые не имеют ничего общего с товарным знаком «Apple». Например, против певицы Стефани Карлиси, выступающей под псевдонимом «Franki Pineapple», против блога об индийской кухне, против школы, на логотипе которой изображено 3 яблока, соединенных между собой наподобие звеньев цепи; против вымышленного персонажа художницы доктор Эпплс. Оценочная стоимость бренда «Apple» – 206 млрд. долларов, поэтому большинство оппонентов предпочитают «не ссориться» с корпорацией и сразу соглашаются на ее условия, чтобы не выплачивать по иску миллионы долларов.

Способы регистрации товарного знака в странах ЕС

Зарегистрировать товарный знак в Европе можно 3 способами:

• по национальной процедуре – путем подачи заявки в патентные ведомства каждого из государств;
• по региональной европейской процедуре, которая охватывает 27 стран;
• по международной Мадридской системе.

Мадридская система регистрации бренда

Мадридская система регистрации товарных знаков – это централизованная система, которая используется для получения пакета свидетельств в юрисдикциях отдельных стран по одной международной заявке. Управление этой системой осуществляется Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) в рамках Мадридского протокола и соглашения.

Регистрация знака по Мадридской системе эквивалентна национальной регистрации в странах-членах, которые указаны в заявке.

Главные достоинства Мадридской системы:

• вы подаете только одну заявку, на одном языке, нет необходимости прибегать к услугам переводчиков для каждой из стран;
• управление заявкой также происходит централизованно – оплата пошлины производится в ВОИС, и она единая (за исключением дополнительных пошлин для некоторых государств); продление срока действия товарного знака впоследствии тоже можно сделать по 1 заявке;
• для иностранных предпринимателей во всех странах обязательным условием является обращение к местным патентным поверенным, услуги которых стоят недешево; для Мадридской системы же достаточно обратиться к российским патентным поверенным;
• Мадридская система охватывает не только европейские страны, ее членами-участницами являются более 120 государств, и вы можете указать в заявке любое из них;
• в каждом из государств заявка проходит экспертизу независимо от остальных – если вам откажут в выдаче свидетельства в одной стране, то в остальных вы все равно его получите.

Экономия времени и затрат – так можно кратко и ёмко охарактеризовать регистрацию товарных знаков по Мадридской системе.

Срок действия национальных свидетельств, полученных по этой процедуре, – 10 лет, с возможностью продления на такой же период.

Базовая заявка для Мадридской системы

Особенностью Мадридской системы является то, что у вас должна быть так называемая «базовая регистрация». Это значит, что вы должны предварительно зарегистрировать свой бренд в «Роспатенте» или хотя бы подать заявку для его регистрации в российском патентном ведомстве.

После получения иностранного свидетельства на товарный знак международная регистрация будет зависеть от российской еще в течение 5 лет. Другими словами, если «Роспатент» отменит регистрацию, то и международная правовая охрана также прекратится.

Этапы регистрации товарного знака по Мадридской системе

Регистрация товарных знаков по международной Мадридской системе включает следующие этапы:

1. Проверка бренда по базе данных «ROMARIN» на официальном сайте ВОИС. Нужно определить, есть ли похожие заявки или товарные знаки, зарегистрированные ранее. Этот этап является необязательным, но он значительно повышает шансы на успех.
2. Подача международной заявки, оформленной на специальных бланках, в «Роспатент» («ведомство происхождения» в терминологии Мадридского соглашения по товарным знакам). Российские специалисты удостоверяют, что сведения по базовой и международной заявкам совпадают и перенаправляют документы в ВОИС.
3. Публикация данных по заявке в Международном реестре. Международное бюро уведомляет каждое патентное ведомство в тех странах, где вам нужно получить свидетельство на товарный знак.
4. Рассмотрение заявки в национальных патентных ведомствах. Если они не сообщают в ВОИС об отказе в течение 12 (в некоторых странах – 18) месяцев, то товарный знак успешно регистрируется и вам направляется свидетельство из каждой страны.

Рассмотрение заявки в каждом государстве происходит по своим требованиям. В международном патентном праве существует 3 регистрационные системы:

• Публичная регистрационная система, когда патентное ведомство проводит полную государственную экспертизу товарного знака по всем требованиям законодательства и несет ответственность за правомерность регистрации. Такая система применяется в России.
• Оппозиционная система – когда патентное ведомство не проверяет товарный знак на уникальность. В течение нескольких месяцев другие предприниматели могут подавать возражения против регистрации вашего бренда, которые становятся препятствием для вашей регистрации. Такая система используется во многих европейских странах. Часть ответственности возлагается на самого заявителя, кроме того, он должен возместить убытки для оппозиции.
• Смешанная регистрационная система – проводится и экспертиза, и рассмотрение возражений против регистрации по обращениям третьих лиц.

Пошлины за регистрацию по Мадридской системе

Международные заявки по Мадридской системе облагаются несколькими пошлинами.

Регистрация в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза

Если вы хотите получить свидетельство на товарный знак сразу в 27 странах Европейского союза, то можно подать заявку в EUIPO (European Union Intellectual Property Office) – Ведомство интеллектуальной собственности ЕС, которое занимается регистрацией товарных знаков и промышленных образцов (дизайна). Таким образом вы можете обеспечить правовую охрану бизнесу сразу на всем европейском рынке, который насчитывает почти 500 млн. потребителей.

Особенностями регистрации единой торговой марки Европейского союза являются следующие моменты:

• Преимущество европейской системы – вы получаете одно свидетельство на товарный знак, который будет действовать на всей территории ЕС. По Мадридской системе свидетельства выдаются из национальных патентных ведомств каждой страны.
• Зарегистрировать такой товарный знак могут физические и юридические лица, в том числе не являющиеся гражданами Европейского союза.
• Свидетельство на европейский товарный знак выдается на 10 лет. Оно может быть продлено еще на такой же срок неограниченное количество раз, также по централизованной системе, сразу во всех странах.
• В EUIPO используется оппозиционная система регистрации товарного знака. Это значит, что патентное ведомство проверит заявку только на соблюдение формальных требований и отсутствие абсолютных оснований для отказа. Ответственность за уникальность бренда возлагается на заявителя.

К недостаткам европейского товарного знака можно отнести то, что если в одной из стран выявятся основания для отказа в регистрации (например, уже существует похожий бренд), то свидетельство вы не получите. Поэтому нужно проводить более тщательную предварительную проверку товарного знака во всех странах ЕС. Заказать такую проверку вы можете в патентном бюро Ezybrand.

По Мадридской системе регистрация в нескольких странах происходит независимо. Например, патентное ведомство одной страны может отказать вам в выдаче свидетельства, но из других государств вы его получите. Продажа прав на европейский товарный знак по договору отчуждения или прекращение его правовой охраны также происходит на территории всего Европейского союза.

К абсолютным основаниям для отказа в регистрации европейского товарного знака относятся:

• отсутствие различительной способности, описательный характер знака, общепринятые термины и символы;
• противоречие общественным принципам и нормам морали;
• сходство или полное совпадение с государственной или международной символикой;
• совпадение с названиями традиционных марок вин и блюд национальной кухни, защищенных международными соглашениями;
• совпадение с наименованиями мест происхождения товаров (региональными брендами), названиями селекционных сортов и пород;
• введение потребителя в заблуждение, например, относительно места производства товара.

Как зарегистрировать товарный знак по европейской системе

Регистрация европейского знака происходит по следующей схеме:

1. Подача заявки в электронном формате на официальном сайте EUIPO. Приоритет товарного знака (временное преимущество, дата регистрации заявки) может быть также установлен по дате приоритета для знака, зарегистрированного в одной из стран ЕС.
2. Проверка заявки в Европейском патентном ведомстве на правильность заполнения, соответствия классов товаров/услуг по Ниццкой классификации, а также по абсолютным основаниям для отказа в регистрации. EUIPO вправе повторно возвращаться к такой проверке, пока не принято решение об окончательной регистрации знака.
3. Перевод заявки на национальные языки стран-участниц ЕС.
4. Проведение информационного поиска. EUIPO может сделать поиск похожих товарных знаков, которые уже зарегистрированы. Заявителю при этом предоставляется информационная справка о более ранних регистрациях, которые могут стать препятствием для получения свидетельства. Такой поиск не равноценен экспертизе.
5. Публикация заявки на регистрацию товарного знака ЕС для ознакомления с ней третьих лиц.
6. Запуск процедуры оппозиции. В течение 3 месяцев EUIPO принимает возражения от третьих лиц против регистрации вашего товарного знака. Если такие возражения не поступят, то вы получите свидетельство. Подавать их могут все заинтересованные лица – производители, потребители, продавцы товаров и другие участники рынка.
7. Проверка поданных возражений. EUIPO уведомляет об этом заявителя и в течение 2 месяцев он может предоставить аргументы и доказательства того, что его товарный знак не противоречит требованиям законодательства. У предпринимателя, направившего возражение, можно затребовать доказательства фактического использования товарного знака. Если он их не предоставит, то возражение снимается.
8. Принятие решения о регистрации европейского товарного знака или об отказе. Выдача свидетельства заявителю, публикация сведений в электронном реестре.

Обратите внимание: Если заявитель возражения сможет отстоять свою позицию и будет вынесено решение об отказе в регистрации вашего бренда, то вы должны будете оплатить все его расходы по процедуре оппозиции. Это могут быть затраты на проведение экспертизы, на услуги патентных поверенных и юристов, а также оплата пошлинного сбора. Поэтому нужно заранее проверять свой товарный знак. Это позволит избежать споров о сходстве с уже зарегистрированными товарными знаками и притязаний со стороны других лиц. Также при возникновении такой ситуации придется обратиться к европейским патентным поверенным, что значительно удорожает регистрацию.

Пошлины за регистрацию единого европейского товарного знака

За регистрацию европейского товарного знака необходимо уплатить в EUIPO пошлину. Она рассчитывается следующим образом:

• базовая пошлина за рассмотрение знака, который регистрируется только для 1 класса товаров/услуг – 850 евро;
• дополнительный взнос: за второй класс товаров/услуг – 50 евро, за каждый последующий – 150 евро.

Другие виды пошлинных сборов:

• за подачу возражения – 320 евро;
• за продление регистрации товарного знака через 10 лет – 850 евро + дополнительные пошлины за классы;
• за продолжение разбирательства с лицом, подавшим возражение, – 400 евро.

Регистрация по национальной процедуре

Если вы хотите зарегистрировать товарный знак в 1-2 странах ЕС, то можно подать заявку непосредственно в соответствующее национальное ведомство по интеллектуальной собственности. Во всех юрисдикциях при этом требуется участие местного патентного поверенного, выполняющего роль посредника между иностранным заявителем и патентным ведомством. Заявка и прилагаемые документы оформляются на национальных бланках и на соответствующем государственном языке.

Если же нужно зарегистрировать товарный знак в нескольких странах, то национальная процедура регистрации становится финансово невыгодной.

Государственная экспертиза товарного знака имеет свои особенности в каждой стране. Например, в Испании заявку сначала проверят на совпадение с товарными знаками, которые были зарегистрированы ранее другими лицами. Если такие знаки найдутся, то заявителю направят уведомление о том, что существует возможность подачи возражения. Но самостоятельно испанское ведомство не может отказать в регистрации такого знака. Она может быть оспорена впоследствии.

Если по истечении 2 месяцев после опубликования заявки в официальном бюллетене не поступили возражения против регистрации, то испанское ведомство проводит экспертизу по существу – идет проверка на наличие абсолютных запретов и сходство с именами известных людей.

Если заявитель недоволен итогами экспертизы в патентном ведомстве Испании, то он может оспорить это решение с помощью подачи апелляции по административной процедуре. Аналогичная процедура существует и в «Роспатенте» – решения российского патентного ведомства можно оспорить в Палате по патентным спорам.

Наиболее универсальной и удобной системой регистрации товарных знаков в иностранных государствах является Мадридская система. Она позволяет охватить наибольшее количество стран мира, а регистрация сопряжена с меньшими рисками и затратами. Зарегистрировать международный товарный знак вы можете с помощью патентных поверенных бюро Ezybrand – мы имеем большой опыт по работе с региональными и международными ведомствами.

Часто задаваемые вопросы

Если регистрировать товарный знак не в России, то где можно просмотреть базу товарных знаков, чтобы регистрация точно прошла?

Для проверки товарного знака на уникальность можно использовать поисковую систему Madrid Monitor, в которой содержатся сведения обо всех знаках, зарегистрированных по Мадридской системе. Также нужно учитывать те знаки, которые внесены в национальные государственные реестры тех стран, где необходима регистрация. Такие реестры есть на официальных сайтах патентных ведомств.

Для оценки возможности регистрации знака необходимо руководствоваться правилами национального законодательства, которые отличаются в разных странах.

Сколько стоит регистрация товарного знака в ЕС?

Минимальные пошлины, которые нужно будет уплатить за регистрацию по Мадридской системе, это 1 442 швейцарских франка на счет ВОИС + 4 900 рублей в Роспатент. Точный размер пошлин рассчитывается в каждом случае отдельно, так как это зависит от вида товаров и самого знака.

В какой стране дешевле регистрировать торговую марку?

Выбирать страны, где проводить регистрацию товарного знака, нужно не только с учетом расходов на госпошлины, но и для минимизации юридических рисков. Незаконные продажи товара за рубежом под чужим брендом могут обойтись очень дорого: можно получить судебный иск на несколько миллионов евро.

Обычно регистрацию бренда делают в стране происхождения, в стране, где находится производство (например, в Китае), и в тех государствах, где будут реализовываться товары.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!