Судебная практика

«Главкизм» в товарных знаках: позиция «Роспатента» и СИП

Обращение к старым традициям и ценностям – популярный маркетинговый ход. «Сделано по ГОСТ», «советский – значит качественный» – эти новые (или хорошо забытые старые?) стереотипы в обществе влияют и на восприятие брендов. Ранее в статье «Товарный знак в рекламе: как правильно его использовать» мы рассказали, возможна ли регистрация обозначения с эпитетами «номер 1», «первый в России», «лучший». Тема этой статьи перекликается – мы рассмотрим судебное дело, демонстрирующее позицию патентного ведомства по знакам, содержащим слово «Глав», которое связано с историческим прошлым и системой управления главков в СССР.

Предыстория дела

В 2019 г. индивидуальный предприниматель Гаврик А.С. подал заявку на регистрацию товарного знака «ГЛАВПОДАРОК», регистрационный номер № 2019754897. Правовая охрана испрашивалась в отношении нескольких классов МКТУ, среди которых были:

  • 14 – ювелирные украшения, бижутерия;
  • 16 – упаковка из бумаги для статуй, фигурок, объектов искусства;
  • 21 – вазы, аквариумы, террариумы;
  • 28 – товары для развлечения, шуток и розыгрышей.

В заявке был приведен обширный список товаров из каждого класса МКТУ.

06.08.2020 г. «Роспатент» вынес отрицательное решение по заявке, отказал в регистрации товарного знака. В качестве причины было приведено требование п. 1 статьи 1483 ГК РФ – обозначение носит описательный характер и потому его регистрация не допускается по закону.

Заявитель не согласился с решением экспертизы и подал возражение в Палату по патентным спорам – орган, который в обязательном досудебном порядке пересматривает решения «Роспатента». Но и там предприниматель получил отказ. В качестве апелляционной инстанции это дело рассмотрел Суд по интеллектуальным правам (СИП), окончательное решение было вынесено 8 октября 2021 г.

Прав ли «Роспатент»?

При проведении проверки товарного знака эксперты анализируют как отдельные части товарного знака, так и все обозначение в целом. В данном случае товарный знак «ГЛАВПОДАРОК» рассматривался специалистами «Роспатента» как сложное слово, состоящее из двух частей:

  • «ГЛАВ» – корень слова «главный», которое имеет значение «основной, важный, центральный»;
  • «ПОДАРОК» – предмет, который дарят.

Второе слово является описательным для группы товаров, перечисленных в заявке, то есть оно непосредственно указывает на вид товаров. Несмотря на то, что сочетание этих двух слов не является традиционным для русского языка, оно создает однозначное смысловое значение.

Законодательством установлен запрет на регистрацию тех товарных знаков, которые являются описательными для перечня МКТУ в заявке, так как это ущемляет интересы других предпринимателей, занимающихся той же деятельностью. Сам товарный знак при этом утрачивает свою основную функцию – различительную способность, или возможность различения одного производителя от другого в глазах потребителя.

Товарные знаки с элементом ГЛАВ
Примеры ранее зарегистрированных товарных знаков, в которых всем элементам предоставлена правовая охрана

Однако здесь прослеживается непоследовательная позиция экспертов «Роспатента» – в государственном реестре есть аналогичные товарные знаки, зарегистрированные в начале 2000-х годов. Правовая охрана при этом была предоставлена полностью всему обозначению. Среди приведенных примеров знак «ГлавВоенРеклама» зарегистрирован для 35 класса МКТУ (рекламные услуги), а «ГлавБаня» – для товаров, использующихся для парных и бань, то есть по сути они также являются описательными.

Самый яркий пример – это 2 товарных знака «ГЛАВПРОДУКТ» (свидетельство №202081 и №237926), правообладателем которых является ЗАО «Главпродукт». Эти бренды зарегистрированы в отношении 29-33 классов МКТУ, которые используются для продуктов питания и напитков.

Логотип Главпродукт

Кроме того, товарный знак «ГЛАВПРОДУКТ» полностью копирует название ведомства, которое занималось снабжением в 1918-1920 гг. при советской власти.

Существуют и другие комбинированные знаки со словесной частью «ГЛАВ», в которых слово присутствует как неохраняемый элемент. Статья 1483 Гражданского кодекса разрешает регистрацию знаков с элементами, не обладающими различительной способностью, в двух случаях:

  • если они указаны в заявке как неохраняемые и не занимают доминирующее положение (то есть в обозначении имеются и другие объекты);
  • если заявителю удастся доказать, что этот знак приобрел различительную способность в глазах потребителей (для этого используются социологические опросы).
Комбинированные товарные знаки с неохраняемой словесной частью. Зарегистрированы в «Роспатенте»

Но в данном случае товарный знак «ГЛАВПОДАРОК» не содержит других объектов, поэтому единственное сложносоставное слово не может быть неохраняемым элементом.

Факт регистрации аналогичных товарных знаков был указан индивидуальным предпринимателем в защиту своих доводов при рассмотрении дела в СИП. Однако «Роспатент» отклонил эти доводы, аргументируя тем, что регистрация данных обозначений, возможно, происходила при других, не совпадающих условиях.

Не помог и другой довод заявителя о том, что существует множество других словесных брендов, состоящих из простых элементов, которые сами по себе не обладают различительной способностью, например, «PALMOLIVE», «LASERJET», «СУШИМАГ».

Позиция СИП

Суд по интеллектуальным правам отметил правильность выводов эксперта «Роспатента» об отсутствии различительной способности у товарного знака «ГЛАВПОДАРОК». Дополнительно были указаны следующие моменты:

  • Даже если слово создано искусственным способом, но вызывает прямые ассоциации и обладает описательным характером, то это является основанием для отказа в регистрации.
  • При этом неважно, существует ли такое слово в словарях русского языка, или нет.
  • С другой стороны, если сложносоставной товарный знак требует домысливания, то правовая охрана может быть предоставлена.

Выводы

Данное дело СИП повторно направил на пересмотр в «Роспатент», но основанием для этого послужил не качественно новый подход к решению вопроса, а неумышленно пропущенный истцом срок подачи возражения в Палату по патентным спорам. Уведомление об отказе было направлено по электронной почте, в то время как заявитель (индивидуальный предприниматель Гаврик А.С.) ожидал получения корреспонденции средствами традиционной почты (на основании пункта 19, пунктами 20 и 54 Правил рассмотрения и разрешения споров по интеллектуальной собственности в административном порядке).

В целом же СИП поддержал позицию «Роспатента»: данное обозначение является описательным для большей части товаров и лишь для некоторых из них, указанных в заявке, регистрация возможна (например, товары из 16 класса: мешки для мусора, отходы шерстяные). Но на практике это не позволит заявителю использовать знак по тем видам товаров, которые имеют непосредственное отношение к сувенирной и подарочной продукции.

Это дело наглядно показывает, что на решение экспертизы влияет субъективное мнение эксперта «Роспатента» и его опыт. Он может посчитать, что обозначение не обладает различительной способностью, несмотря на его искусственный, фантазийный характер. С каждым годом требования экспертизы становятся все более жесткими, нельзя ориентироваться на примеры ранее зарегистрированных брендов. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам проводить полную проверку товарного знака перед подачей заявки. Патентные поверенные Ezybrand обладают большим опытом в регистрации интеллектуальной собственности и помогут вам оценить возможные риски отказа со стороны «Роспатента», доработать товарный знак для успешного получения свидетельства.

Бондарева Ольга

Автор

Бондарева Ольга

Патентный поверенный №2104
Патентная деятельность с 2010 года. Основные направления - регистрация товарных знаков, патентование в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрация программ ЭВМ.

Заказать бесплатную консультацию


Заказать бесплатную консультацию

Не нашли ответ на свой вопрос?

Заказать бесплатную консультацию