Как переоформить товарный знак?

Товарные знаки – это не только объекты интеллектуальной собственности, но и нематериальные активы. Их владельцы, согласно законодательству, могут по своему усмотрению решать, что делать с этими обозначениями. Так, например, их можно продать, передать во временное пользование по лицензионному договору или договору франчайзинга. Такие соглашения обязательно регистрируются в Роспатенте, специалисты которого вносят в государственные реестры необходимые изменения.

Однако бывают и другие случаи передачи прав на товарный знак. Например, в результате его наследования или реорганизации юридического лица. Вне зависимости от ситуации, в государственные реестры товарных знаков необходимо внести изменения. Если этого сделать или затянуть процедуру, обозначение можно потерять.

В этой статье подробно разберем процесс переоформления товарного знака на другое лицо с минимальными потерями для бизнеса и другие вопросы, связанные с защитой собственного бренда.

Кто такой правообладатель товарного знака

Правообладателем товарного знака считается физическое лицо или организация (юридическое лицо), которые имеют исключительное право на бренд. То есть, именно их имена или названия внесены в качестве владельцев в свидетельства о регистрации и государственные реестры товарных знаков. На это прямо указывает ст. 1478 ГК РФ.

Так, например, товарный знак «Бархатные ручки» (№ 312901) принадлежит ООО «Юнилевер Русь» – юридическому лицу, а товарный знак «Чудо ручки» (№ 1030944) – физическому лицу Петру Рослову. Чтобы узнать такую информацию, достаточно воспользоваться открытыми реестрами Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) и проверить графу – «правообладатель».

Что правообладатель может делать с товарным знаком

Правообладатель товарного знака, согласно ст. 1484 ГК РФ, может по своему усмотрению им распоряжаться. Главное – чтобы это не противоречило закону. Как правило, объект интеллектуальной собственности служит для продвижения и развития бизнеса, повышения его узнаваемости, защиты бренда от действий недобросовестных конкурентов. Также с его помощью можно заработать.

Для этого предусмотрено несколько способов:

1. Товарный знак может быть продан или, говоря профессиональным языком, передан по договору отчуждения. В рамках такого документа правообладатель передает покупателю исключительные права на обозначение в полном объеме и навсегда. На это прямо указывает ст. 1488 ГК РФ. При этом соглашение должно быть обязательно зарегистрировано в Роспатенте. В противном случае оно не имеет юридической силы.
2. Права на товарный знак могут быть переданы не навсегда, а на время. Для этого в системе интеллектуальной собственности есть такой инструмент, как лицензионный договор. Согласно ст. 1489 ГК РФ, в рамках такого документа правообладатель (лицензиар) передает заинтересованному лицу (лицензиату) возможность использовать в коммерческой деятельности свой бренд. Последний за это перечисляет владельцу товарного знака вознаграждение – роялти и обязуется выполнять условия договора. Как и продажу, такое соглашение необходимо зарегистрировать в Роспатенте, иначе оно считается недействительным.
3. Бывает, что вместе с товарным знаком передается и вся концепция ведения бизнеса. Тогда такие договоры называют франшизой (см. 1027 ГК РФ). Они имеют свои особенности. Например, в них должен быть обязательно указан вид вознаграждения, размер паушального взноса и/или ежемесячных платежей, а также способы их начисления. Договор франчайзинга также подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

Переоформление товарного знака без договора

Выше были представлены возможности передачи бренда в рамках соглашений – продажи, лицензии и франшизы. Однако переход права на товарный знак другому лицу возможен и без договора – путем внесения изменений в государственные реестры. Для этого также необходимо обратиться в Роспатент.

Однако просто взять и попросить ведомство внести изменения нельзя. Необходимо предоставить основания. Они могут быть следующими.

Смена владельца товарного знака во время экспертизы

В заявлении на регистрацию товарного знака всегда указывается будущий правообладатель. Однако, учитывая тот факт, что экспертиза бренда в Роспатенте может длиться до года, то законодательство допускает внесение изменений в материалы заявки. Ведь за несколько месяцев, например, может поменяться статус заявителя.

Так, согласно ст. 1497 ГК РФ, на этапе экспертизы корректировку о будущем правообладателе можно внести по следующим причинам:

• Смена названия компании, паспортных данных будущего правообладателя. К заявлению на внесение изменений необходимо приложить подтверждающие документы (выписку из ЕГРЮЛ с новым наименованием, копию нового паспорта). Такие корректировки не облагаются госпошлиной.
• Переход права на регистрацию заявки к другому лицу. Как правило, это происходит в следующих случаях. Например, у вас с партнером совместный бизнес, и вы решили зарегистрировать товарный знак на себя. Однако после подачи документов в Роспатент возникла необходимость все «переиграть» и сделать правообладателем коллегу. Возможны и другие причины.

Переход права на этапе экспертизы заявки может быть по договору или в бездоговорном порядке. В любом случае это нужно подтвердить документально: приложить к заявке соответствующие бумаги. Например, если ООО прекратило свою деятельность (присоединилось к другому ООО), то к заявке прикладываются:

• лист записи о прекращении;
• документ о присоединении;
• передаточный акт;
• выписка из ЕГРЮЛ (обязательно).

Наследование товарного знака

Согласно законодательству, все объекты интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, могут быть унаследованы родственниками умершего правообладателя. Это сообщает ст. 1241 ГК РФ.

Еще недавно в этом процессе были существенные ограничения:

1. Получить право на товарный знак мог только тот наследователь, который зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Если наследник таким статусом не обладал, то он должен был получить его и переоформить товарный знак на себя. Также была предоставлена возможность продажи объекта по договору отчуждения интеллектуальной собственности в течение года.

Сегодня в таких ограничениях и действиях необходимости нет. Ведь с 2023 года право регистрировать и владеть товарными знаками имеют и физические лица. Это стало возможным благодаря внесению изменений в ГК РФ с помощью № 193-ФЗ от 28.06.2022.

Чтобы получить товарный знак, наследникам сначала необходимо обратиться к нотариусу с заявлением. В нем надо заявить о выдаче свидетельства на наследство. Основанием для его получения служат общие правила: завещание покойного или закон. Это уточняет ст. 1116 ГК РФ. Так, например, в случае отсутствия завещания, дети, супруг и родители считаются наследниками первой очереди.

При решении этого вопроса правопреемникам необходимо предъявить пакет документов. Без них свидетельство о праве на наследование, в том числе, товарного знака, не выдадут. Вот, что надо подготовить:

1. Свидетельство о смерти правообладателя, выданное органами ЗАГС.
2. Справку с места жительства наследодателя.
3. Завещание или документы, подтверждающие родство с умершим правообладателем.
4. Выписку из государственного реестра Роспатента о наличие у покойного прав на товарный знак.

По истечении шести месяцев нотариальная контора выдаст свидетельство о праве на наследование объекта интеллектуальной собственности. Именно с этим документом необходимо обратиться в Роспатент, чтобы переоформить товарный знак на другое лицо, то есть, на наследника.

В разное время наследование исключительного права на товарный знак оформили потомки Карла Фаберже, Трэвиса Найта (основателя компании «Nike»), Леонардо дель Веккьо (основателя фирмы «Ray-Ban») и многие другие.

Также, получив право на товарный знак, его нельзя «класть на полку». Он должен работать: маркировать товары и услуги, размещаться на вывесках и другой рекламе и пр. В общем, применяться в коммерческой деятельности. В противном случае его можно лишиться. Не стоит забывать и о продлении срока правовой охраны обозначения, если оно необходимо для бизнеса.

Существуют и другие нюансы в вопросе наследования товарных знаков:

1. Бывает, что родственники даже не знают, какой интеллектуальной собственностью владел покойный правообладатель.
2. Можно упустить сроки подготовки и подачи документов. Это чревато необратимыми последствиями, в том числе, потерей товарного знака.
3. Процедура вступления в наследство требует большого количества документов.

Переход права на товарный знак при реорганизации юридического лица

Большинство видов коммерческой деятельности в России ведут юридические лица или индивидуальные предприниматели. Как и любой процесс, бизнес не стоит на месте: он масштабируется или сокращается. Например, ООО может стать ЗАО или наоборот. Свое ООО может открыть ИП.

Смена статуса называется реорганизацией юридического лица и регламентируется ст. 57 ГК РФ. В ходе такого процесса новое предприятие становится правопреемником старого. К нему переходят все права и обязанности прежней компании, в том числе, объекты интеллектуальной собственности, в частности, товарные знаки. То есть, у них появляется новый владелец.

Ее можно подкрепить передаточным актом, документом, который определяет, какие именно права и обязанности переходят к новому юридическому лицу. Также в него можно включить перечень передаваемого имущества, например, недвижимость, крупное оборудование, транспортные средства, а в данном случае – товарные знаки.

Уточним, что документ является необязательным. Согласно Правилам Роспатента, которые ссылаются на Определение Верховного суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 310 КГ16 1802, юридическое лицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, поэтому закон не предусматривает обязательность составления в этом случае передаточного акта, предусмотренного статьей 59 ГК РФ.

Если для надежности передаточный акт все же хочется приложить, вот, что он должен содержать:

1. Дату составления документа, подписания и утверждения. Также надо указать место.
2. Название организации, от имени которой составляется передаточный акт.
3. Документ составляется во исполнение какого-либо распоряжения. Его реквизиты нужно указать.
4. Далее следует хозяйственная часть: перечень конкретных прав и обязанностей, которые передаются в ходе реорганизации.
5. Описание материального и нематериального имущества, передаваемого в рамках реорганизации, в частности, товарные знаки.
6. Внизу ставятся должности руководителей предприятий.
7. Ниже – их подписи, а также подписи главных бухгалтеров.
8. Печати предприятий.

Обращение взыскания на товарный знак

Банкротство предприятия – неотъемлемая часть современной рыночной экономики. Одним из этапов этого процесса является конкурсное производство. Когда компания признается банкротом, ее имущество выставляется на торги, чтобы погасить задолженности перед кредиторами и другие финансовые обязательства.

В качестве объектов таких торгов могут выступать и нематериальные активы – средства индивидуализации. Однако права на них можно получить и в ходе процедуры обращения взыскания на товарный знак: принудительного взыскания задолженности с должника. На это прямо указывает ст. 1241 ГК РФ. В таком случае регистрация перехода исключительного права в Роспатенте также возможна без договора.

Вот, что необходимо предпринять кредитору, чтобы начать процесс обращения взыскания на товарный знак:

1. Сначала нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и подать заявление о возбуждении исполнительного производства. Исполнительный документ, например, решение суда или судебный приказ также следует приложить.
2. Для определения возможности взыскания, приставы ФССП направят запросы об имуществе и доходах должника.
3. Должники могут пытаться избавиться от активов, например, продать, поэтому на них накладывается арест.
4. Далее происходит оценка арестованного имущества. Учитывая специфику объектов интеллектуальной собственности, для определения стоимости товарного знака должны привлекаться независимые эксперты.
5. Как правило, имущество выставляется на торги, а средства от продажи идут на погашение долга. Однако по обращению взыскания оно может быть передано кредиторам.

Независимая оценка товарного знака – очень востребованная процедура, к которой прибегают сегодня и в ряде других случаев. Например, она нужна при оформлении договоров на товарный знак, его постановке на бухгалтерский баланс, внесении в уставной капитал, при переоценке бренда, получении кредитов и займов.

Неиспользование товарного знака

Переоформление товарного знака на другое лицо возможно и в результате его неиспользования в течение длительного времени. Так, законодательство предполагает не просто регистрацию обозначения, а его активное использование в коммерческой деятельности. Если этого не происходит в течение трех лет, то, согласно ст. 1486 ГК РФ, любое заинтересованное лицо может досрочно прекратить правовую охрану бренда, а потом стать его владельцем.

Вот, что необходимо предпринять:

1. В первую очередь важно соблюсти досудебные формальности. В адрес владельца товарного знака, который не используется, нужно направить официальное письмо с предложением добровольно отказаться от прав на обозначение, либо передать его по договору отчуждения. Оба варианта могут быть применимы относительно всех классов МКТУ или их части.

Например, вы узнали, что товарный знак «Солнышко» зарегистрирован в рамках классов МКТУ № 43 (общепит) и № 39 (доставка, курьерские услуги). Владелец активно развивает последний бизнес, а вот одноименный ресторан или кафе так и не открыл. Тогда предложение направляется относительно одного класса.

Если товарный знак не используется в отношении всех классов, то, в случае заинтересованности, можно предложить передать охрану в полном объеме.

1. Правообладателю дается два месяца, чтобы принять одно из двух решений. Если этого не происходит, то заинтересованное лицо по истечению этого срока может подать исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам.
   К нему необходимо приложить документы, подтверждающие соблюдение досудебных формальностей, то есть отправку правообладателю предложения об отказе или продаже товарного знака.
2. В ходе разбирательства суд рассмотрит аргументы сторон относительно использования или неиспользования товарного знака действующим правообладателем, учтет представленные доказательства.
3. Если для истца процесс завершится успешно, то есть суд примет решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, то можно обращаться в Роспатент и регистрировать товарный знак на себя.

Это не совсем переоформление, ведь необходимо подавать полноценную заявку. Однако предшествующие действия обеспечат получение охранного свидетельства для заинтересованного лица.

Пример судебного дела

Например, в ходе судебного дела № СИП-183/2017 от 13 июля 2017 года заинтересованному лицу удалось довольно быстро добиться прекращения правовой охраны бренда «ЧЕСТНЫЙ».

Одноименный товарный знак № 284290 с приоритетом от 05 апреля 2004 года принадлежал ООО «Бартынь» и был зарегистрирован, в том числе, для товаров № 29 и № 30 классов МКТУ: маргарин, масла растительные и сливочные, масло арахисовое, масло-какао, бисквиты, блины, булки, вафли, кондитерские изделия и пр.

ООО «Объединение «Союзпищепром» вело схожую деятельность. В Роспатент им была подана заявка № 2016705705 на регистрацию товарного знака «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ» в отношении товаров и услуг из классов МКТУ № 29, 30, 31 и 35. Однако экспертизу она не прошла по причине сходства до степени смешения с обозначением «ЧЕСТНЫЙ», принадлежавшем ООО «Бартынь».

Тогда «Союзпищепром» провел проверку и на свою удачу выяснил, что товарный знак конкурента не используется более трех лет. В адрес правообладателя было направлено предложение о передаче обозначения по договору отчуждения или отказе от него. Не получив ответа, заинтересованное лицо подало исковое заявление в суд.

Согласно п. 3 ст. 1486 ГК РФ, доказать использование товарного знака должен правообладатель. Однако в ходе разбирательства ответчик не смог предоставить документы, подтверждающие реальное функционирование бренда в гражданском обороте. В итоге суд решил полностью удовлетворить иск.

Пошаговая инструкция по переоформлению товарного знака

Регистрация перехода исключительного права на товарный знак по договору и без договора – это государственная услуга. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в Роспатент. Рассмотрим пошагово основные этапы.

Подготовка документов

Переход товарного знака предполагает большой набор документов, которые нужно правильно заполнить. Патентное бюро Ezybrand поможет в их подготовке, даст бесплатную консультацию.

Вот полный перечень того, что необходимо собрать:

1. Заявление. Оно служит основанием для предоставления услуги.
2. Доверенность, если заявителя представляет другой человек.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Документ, подтверждающий переход исключительного права. В случае реорганизации юридического лица – это выписка из ЕГРЮЛ, в случае смерти владельца товарного знака – свидетельство о праве на наследство, в случае обращения взыскания на имущество правообладателя – протокол о результатах открытых торгов. Если переоформление происходит по договору, то нужно приложить сам договор, либо выписку из него.

Оплата госпошлин

Госпошлина при переоформлении товарного знака является обязательной. Так, за процедуру рассмотрения заявления о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак и принятия решения по результатам придется заплатить 15 000 рублей. Плюс 13 000 рублей за каждое дополнительное обозначение, если их больше одного.

Подача документов в Роспатент

Лучшим решением будет электронная подача документов через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Такой способ значительно сэкономит время, так как воспользоваться им можно, не выходя из дома, из любого региона России. К тому же сервис работает в режиме 24/7 и обеспечивает прозрачность всего процесса.

Документы можно подать лично. Для этого необходимо обратиться в окно приема Роспатента, расположенное по адресу: Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1. Режим работы: понедельник – четверг: 9:30–17:45; пятница: 9:30–16:45; перерыв: 12:30–13:00.

Также пакет документов можно направить по почте: Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация.

Максимальный срок предоставления услуги составляет 68 рабочих дней. Если все документы заполнены корректно, то в течение этого срока Роспатент внесет изменения в реестр о переоформлении товарного знака.

В вопросах перехода исключительного права на товарный знак российское законодательство проявляет себя, как жесткий регулятор, не допускающий пренебрежительного отношения к объектам интеллектуальной собственности. Любые действия с обозначением должны быть зафиксированы в Роспатенте, иначе они считаются несостоявшимися и не имеющими юридической силы.

Особого внимания требует переход прав на товарный знак к другому лицу без договора. Ведь предварительно необходимо собрать документы из других инстанций, не входящих в систему Роспатента. Малейшая погрешность может привести к затягиванию процесса или потери обозначения. Поэтому, лучшим решением будет обращение за помощью к патентным поверенным, которые знают, какие именно бумаги и в какой срок нужны ведомству.