Нужно ли регистрировать договор отчуждения

Договор отчуждения на товарный знак, патент или программу для ЭВМ нужно оформлять не всегда. Но если это положено по закону, а стороны соглашения пренебрегли обязательной регистрацией договора, то это может повлечь за собой серьезные юридические последствия: от признания сделки несостоявшейся до взыскания компенсации в пользу правообладателя. Государство относит договоры об отчуждении права на интеллектуальную собственность к числу важных сделок наряду с недвижимым имуществом. Об этом свидетельствует тот факт, что их регистрация производится в федеральном органе исполнительной власти – в Роспатенте.

В этой статье мы расскажем, когда нужна регистрация договора отчуждении, а когда это делать необязательно, а также какие сложности могут возникнуть у предпринимателей и как их предотвратить.

Для чего нужна регистрация передачи прав

В российской практике распространены случаи, когда предприниматели заключают договор на продажу товаров, совместное производство или оказание услуг, а договор на передачу товарного знака, патент или программу для ЭВМ при этом не оформляется.

Почему это недопустимо:

• Передача интеллектуальной собственности по договору отчуждения или лицензии должно быть официально зарегистрировано. Это требование установлено п.2 статьи 1234 Гражданского кодекса. Использование товарного знака, патента или программы без договора будет являться противоправным действием и повлечет ответственность, вплоть до уголовной.
• Есть риски и для правообладателя: так как ответственность другой стороны не закреплена в соглашении (либо договор не зарегистрирован в Роспатенте, что влечет его недействительность), то негативные действия этой стороны могут дискредитировать правообладателя, ухудшить репутацию бренда среди потребителей.
• Если возникнет спор с другими нарушителями прав на ваш товарный знак или патент, то вы не сможете использовать цену договора по аналогичной сделке для расчета денежной компенсации.
• Есть и психологический фактор: бесплатная уступка может оцениваться партнером отрицательно, как обременительное условие.
• Если вы решили заняться другим бизнесом и «подарили» свой товарный знак другому предпринимателю или юрлицу (хотя дарение между юридическими лицами запрещено по закону), и у вас не зарегистрирован переход прав, то другие лица могут досрочно аннулировать ваш знак, не использующийся вами в течение 3 лет (статья 1486 ГК РФ).

Сведения о заключенном договоре нужно направить в службу Роспатента, где переход права будет отражен в реестре интеллектуальной собственности. Без такой регистрации передача прав считается несостоявшейся.

Кроме того, некоторые не принимают во внимание еще один нюанс: Роспатент не всегда разрешает продажу товарного знака. Например, если у правообладателя есть несколько зарегистрированных брендов, похожих друг на друга, а по договору отчуждения права переходят только на один из них, то это будет расцениваться как введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В других странах тоже предусмотрена процедура государственной регистрации договоров об уступке товарного знака, патента, программы для ЭВМ. Например, в Австрии выпуск продукции под чужим брендом не может осуществляться, пока договор отчуждения товарного знака не оформлен в местном патентном ведомстве.

Поэтому регистрацию договоров на интеллектуальную собственность нужно воспринимать не как обременительную необходимость, а как защиту интересов сторон в случае возникновения спорных ситуаций. Это позволяет подтвердить законность передачи прав на использование товарного знака, патента или программного обеспечения.

В каких случаях требуется регистрация договора отчуждения

Главное правило, когда необходима регистрация договора отчуждения, – это наличие правоустанавливающего документа из Роспатента. Другими словами, если вы зарегистрировали свой бренд, изобретение, программу для ЭВМ, базу данных, то и договор купли-продажи тоже должен быть зарегистрирован в патентном ведомстве.

Необходимость оформления договора уступки и его регистрации возникает в следующих случаях:

• Вы закрываете свой бизнес и продаете свой бренд. Это может произойти по разным причинам: вы решили заняться другим делом или ликвидировать ИП, ООО, закрыть самозанятость (с 2023 года регистрация товарных знаков доступна и для физических лиц). Если вы решили окончательно «расстаться» с товарным знаком, то можете заключить договор об отчуждении исключительного права.
• Вы решили открыть ООО совместно с партнерами и оплатить свою долю в уставном капитале правами на товарный знак, патент или программу для ЭВМ. При этом их стоимость должна быть установлена независимым оценщиком и указана в договоре об учреждении общества. Если вы не зарегистрируете договор об отчуждении в Роспатенте, то налоговая служба может отказать вам в регистрации общества, ведь передача прав не подтверждена официально.
• Другой предприниматель предложил вам продать ваш товарный знак, а вы больше не заинтересованы в своем бизнесе.

При заключении договора отчуждения нужно учитывать его главную особенность: вы передаете права на товарный знак (патент, программу) навсегда, на весь срок действия свидетельства (патента) и на всей территории РФ. А продать права можно только одному субъекту, в то время как лицензии можно заключать с несколькими предпринимателями.

Можно ли продать товарный знак, если заключен лицензионный договор?

Договор отчуждения также может заключаться и регистрироваться в том случае, если у вас есть лицензионные договоры с другими партнерами. Их интересы по использованию продаваемой интеллектуальной собственности защищены законом. Лицензионные договоры сохраняют свое действие на весь срок, оговоренный в первоначальном соглашении.

Перезаключать или расторгать лицензию с новым владельцем товарного знака не нужно (п.7 статьи 1235 ГК РФ), условия лицензии остаются такими же. Но необходимо будет внести изменения о правообладателе в лицензионный договор, зарегистрированный в Роспатенте.

Когда регистрация договора в Роспатенте не нужна

Регистрация договора отчуждения на товарный знак, изобретение или программу для ЭВМ не требуется в 5 случаях:

• при реорганизации компании;
• после смерти правообладателя, при наследовании;
• при взыскании по долгам;
• если программа для ЭВМ не была зарегистрирована в Роспатенте, так как депонирование является необязательной процедурой;
• при использовании товарного знака под контролем правообладателя.

Договор отчуждения при реорганизации

По статье 58 ГК РФ права и обязанности реорганизованного юрлица в отношении других лиц не изменяются, поэтому оформлять договор отчуждения не нужно.

Реорганизация может происходить несколькими способами:

• Слияние, когда прекращается существование нескольких юрлиц, например, ООО, и образуется новое юридическое лицо. Все исключительные и имущественные права переходят к вновь созданному юрлицу.
• Присоединение – одно из юрлиц прекращает существование и присоединяется к другому.
• Разделение – одно юридическое лицо закрывается, а из него возникают несколько других организаций.
• Преобразование, или изменение организационно-правовой формы, например, ЗАО меняется на ОАО.

Когда происходит присоединение, разделение или выделение, то вопрос перехода прав на товарный знак, патент или программу для ЭВМ должен решаться в передаточном акте. Сведения о новом владельце тоже должны быть зарегистрированы в Роспатенте (в бездоговорном порядке). Для этого нужно оформить заявление и приложить к нему выписку из передаточного акта, касающуюся перехода исключительного права.

Нужно иметь в виду, что изменение названия ООО (или другого типа юрлица) не является реорганизацией. В этом случае тоже не нужно оформлять и регистрировать договор отчуждения в Роспатенте.

Наследование

После смерти владельца товарного знака, патента или программы для ЭВМ права на них переходят к наследникам на весь оставшийся срок патента или свидетельства. Переход таких прав происходит только в момент регистрации в Роспатенте по заявлению от наследника. Наследнику нужно предоставить в Роспатент нотариальное свидетельство о праве на наследство.

Если регистрация вступления в наследство не сделана, то предоставление права признается несостоявшимся (п. 6 статьи 1232 ГК РФ).

Какие есть особенности наследования:

• Если наследников несколько, то они должны заключить соглашение о разделе наследства. Этот документ тоже нужно приложить к заявлению.
• Исключительное право на интеллектуальную собственность не входит в общее имущество супругов.
• Если же супруги приобрели интеллектуальную собственность по договору отчуждения, находясь в браке, то она является их общим имуществом.
• После смерти собственника предприятия права на товарные знаки, патенты, программы переходят в порядке наследования вместе с остальным имуществом, если иное не оговорено в договорах.

Взыскание по долгам

Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обанкротились, то на товарные знаки и патенты на изобретения может быть наложено взыскание. А вот исключительное право на программы для ЭВМ забрать по долгам нельзя, так как это прямо запрещено статьей 1284 ГК РФ (как и любые авторские произведения).

Однако есть исключения: взыскать по долгам могут в том случае, если программное обеспечение или произведения приобретены должником (банкротом) по договору отчуждения, либо он сам заложил их, то есть оформил договор залога.

В этом случае интеллектуальная собственность может быть выставлена на торги по банкротству. А новому хозяину товарного знака, патента или программы нужно направить в Роспатент заявление и приложить к нему официальные результаты торгов. Регистрация смены собственника по банкротству также обязательна.

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Есть еще один случай, когда не нужна регистрация договора отчуждения: если товарный знак используется под контролем правообладателя (статья 1486 Гражданского кодекса).

Что это значит?

Правообладатель товарного знака разрешает вам пользоваться его брендом, но в качестве его явного волеизъявления оформляется не договор, а, например, письмо-согласие.

Однако эта статья ГК РФ работает лишь номинально: в российских судах сложилась практика, когда во всех случаях требуют договор, оформленный по установленным правилам (статья 1488 ГК РФ) и зарегистрированный в Роспатенте. Все остальное расценивается как незаконное использование чужого товарного знака. Если вы хотите отстаивать свое право по статье 1486 ГК РФ, то нужно быть готовым к затяжным судебным процессам. Вряд ли это устроит и самого правообладателя бренда.

Такая практика чаще всего используется между коммерческими организациями внутри холдинга или корпорации, так как эти отношения сами по себе являются волеизъявлением правообладателя.

Этот способ очень рискованный именно для партнера по бизнесу, так как нет договора, в котором четко указаны права сторон. А если владелец товарного знака предъявит претензии, то в суде нужно будет документально доказывать оба факта:

• что правообладатель действительно разрешил вам такие действия;
• что правообладатель действительно осуществлял контроль, например, проверял качество товаров или услуг.

Если хотя бы одно из условий не будет выполнено, то действия партнера могут быть признаны незаконными.

Пример судебного дела

Одна из московских компаний решила разместить на витрине своей новой аптеки товарный знак № 719746, принадлежащий другому ООО, которое также реализует медицинские товары. Правообладатель дал на это свое согласие.

Но когда владелец аптеки обратился в администрацию района для согласования вывески, то он получил от чиновников отказ, мотивированный тем, что должна быть государственная регистрация перехода права на этот товарный знак. Простое согласие правообладателя сочли недостаточным доказательством.

Дальше начались мытарства по судам: владелец аптеки решил пойти на принцип и получить разрешение на вывеску. Сначала в удовлетворении его иска отказал Арбитражный суд Московской области, затем 10-й арбитражный суд, апелляция и кассация… Причина для отказа была одна – нет договорных отношений между заявителем и правообладателем товарного знака.

И только когда владелец аптеки подал кассацию в Верховный Суд РФ, тот согласился с доводами и признал недействительными решения нижестоящих судов. Но административный орган не остановился и на этом: он инициировал пересмотр дела в самой высшей инстанции – Президиуме Верховного суда, который все же поддержал предпринимателя (дело № 305-ЭС21-23755). Судебная тяжба из-за одной вывески длилась 2 года.

Временное отчуждение

Для всех видов интеллектуальной собственности можно оформить договор временного отчуждения. Другое его правильное, юридическое название, – это лицензионный договор (лицензия).

По такому договору правообладатель дает разрешение распоряжаться его товарным знаком, изобретением или программным обеспечением строго определенным образом и только на определенный срок. Уклонение от условий договора повлечет его расторжение, а в пользу правообладателя могут быть взысканы убытки или компенсация ущерба.

Кроме ограничения по времени лицензия может предусматривать ограничение по территории использования интеллектуальной собственности, либо по способам такого использования. Например, предпринимателю разрешают продавать товар, маркированный брендом, в розничной сети за исключением маркетплейсов.

Какие еще могут возникнуть ситуации

Очень часто предприниматели неправильно интерпретируют возможность передачи прав на товарные знаки, патенты и программы. Например, одно из акционерных обществ самостоятельно обратилось в Роспатент с требованием зарегистрировать права на изобретения.

Как оказалось, ранее этими патентами АО владело совместно с другой организацией, которая обанкротилась. Владельцы акционерного общества посчитали, что теперь оно является единственным правообладателем и все права на разработки должны принадлежать ему.

Однако по статье 61 и 1241 ГК РФ сначала должны завершиться расчеты должника с кредиторами, а ликвидация при банкротстве влечет прекращение юрлица без перехода прав к другим лицам. Роспатент отказал в регистрации. Ситуацию можно было бы спасти, если бы второй правообладатель вовремя оформил договор отчуждения своих прав на имя первого.

Другой предприниматель обратился в Роспатент с заявлением о переходе прав на свой товарный знак к ООО (без заключения договора, так как он сам является участником общества). Впоследствии выяснилось, что ИП внес знак в качестве вклада в уставный капитал ООО, о чем свидетельствует акт приема-передачи. Роспатент также отказал в регистрации, так как в этом случае должен заключаться договор отчуждения.

Если вы еще только подали заявку на регистрацию товарного знака, патента или программы в Роспатент, экспертиза еще не проведена, а вы хотите передать права на них другому лицу, то потребуется оформление договора по передаче прав на регистрацию. Для переоформления заявки нужно отправить в Роспатент ходатайство установленного образца и приложить к нему один из оригиналов такого договора.

Если ваш бизнес ликвидируется, то регистрацию договора отчуждения на товарный знак, патент или программу для ЭВМ нужно делать до прекращения ИП или юридического лица, так как Роспатент может отказать в проведении процедуры на основании того, что у одной из сторон договора не было правоспособности. Решение об отказе в некоторых случаях можно оспорить, но для этого придется обращаться в Суд по интеллектуальным правам.

Выбор оптимального варианта передачи товарного знака, патента или программы для ЭВМ определяется вами. При этом нужно учитывать, что любой из способов возможен только в пределах срока действия свидетельства/патента и при соблюдении требований Роспатента. Хорошо составленный договор – это основа для развития бизнеса и его юридической безопасности. Патентные поверенные Ezybrand помогут вам правильно оформить договор отчуждения, лицензии, зарегистрировать переход прав на договорной и бездоговорной основе в Роспатенте.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!