Как следить за международной заявкой на товарный знак

Регистрация товарного знака на иностранных рынках дает исключительное право на коммерциализацию продукции (или услуг) за рубежом. Для получения правовой охраны в других странах чаще всего используется международная Мадридская система, которая позволяет зарегистрировать бренд сразу в нескольких странах по одной заявке. Эта система также упрощает управление знаком и отслеживание делопроизводства по заявке. О том, как контролировать международную заявку на товарный знак, рассказано в нашей статье.

Как проходит регистрация по Мадридской системе

Регистрация товарного знака за рубежом по Мадридской системе в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) проходит в несколько этапов:

1. Подача «базовой» заявки в местное национальное ведомство. Для российских заявителей это «Роспатент». Регистрацию товарного знака в «Роспатенте» и в ВОИС можно делать параллельно, но нужно учитывать следующий момент: если национальное патентное ведомство откажет в выдаче свидетельства по базовой заявке, или знак будет оспорен в течение 5 лет, то международная регистрация также прекращается.
2. Подача международной заявки. Ее также нужно направить в «Роспатент». Российское патентное ведомство пересылает документы в МБ ВОИС. За их пересылку взимается пошлина в размере 4 900 рублей + 400 рублей за каждый дополнительный класс товаров/услуг свыше 3.
3. Проверка заявки в МБ ВОИС на правильность заполнения, уплаты пошлин, соответствие перечня товаров/услуг международной Ниццкой классификации (формальная экспертиза).
4. Перенаправление документов из МБ ВОИС в национальные патентные ведомства тех стран, которые заявитель указал в заявке. Дальше заявка проходит полную проверку по местному законодательству и принимается решение о выдаче (или об отказе) свидетельства на товарный знак.

Отслеживание заявки в системе мониторинга ВОИС

Проверить статус международной заявки можно в системе Madrid Monitor, которая представляет собой базу данных с основными сведениями обо всех товарных знаках, зарегистрированных по Мадридской системе. Изменения в эту базу данных вносятся МБ ВОИС ежедневно.

Для получения информации по заявке нужно пройти по ссылке здесь, ввести номер базовой регистрации товарного знака в «Роспатенте» (поле «Basic registration») или другие сведения (номер базовой заявки, название товарного знака, ссылочный номер ВОИС, который указывается для каждой отдельной регистрации).

На иллюстрации приведен пример поиска записи по номеру базовой регистрации в «Роспатенте» №642096. В результатах поиска для офиса происхождения RU (Россия) можно увидеть, что заявка находится на стадии проверки («Examination»).

В системе Madrid Monitor можно настроить систему оповещений о делопроизводстве по заявке «Madrid E-alert». Для этого необходимо создать свою учетную запись в ВОИС и выбрать опцию «Alert me when the document is updated». Таким способом можно отслеживать не только свою заявку, но и заявки конкурентов.

Другим инструментом поиска МБ ВОИС является Global Brand Database. Эта база данных содержит не только заявки и регистрации по Мадридской системе, но и часть национальных реестров разных стран.

На вкладке «Numbers» можно ввести номер регистрации или заявки, чтобы просмотреть статус товарного знака и узнать основную информацию о нем.

Уведомления МБ ВОИС на стадии формальной экспертизы

Проверка заявки в Международном бюро ВОИС еще не является регистрацией товарного знака.

Эксперт МБ ВОИС, по результатам формальной экспертизы, направляет на адрес заявителя один из следующих документов:

• Уведомление о том, что материалы заявки не соответствуют требованиям ВОИС, например, не полностью указаны сведения о заявителе или неправильно рассчитана пошлина. Для устранения несоответствий обычно предоставляется 3 месяца; если срок пропущен, то заявка считается отозванной.
• Свидетельство о регистрации товарного знака в Международном реестре, если соблюдены все формальные требования. Это свидетельство еще не является охранным документом. Оно уведомляет о том, что зарегистрирована именно заявка, а не сам товарный знак.

Уведомления на стадии национальной экспертизы

При поступлении заявки в национальные патентные ведомства она проходит проверку по требованиям местного законодательства. Системы регистрации товарных знаков в разных странах отличаются, поэтому возможны 3 варианта:

• В ряде государств экспертиза по существу либо не проводится, либо ее делают только по таким абсолютным основаниям для отказа, как несоответствие нормам морали и общественного порядка. Заявка публикуется для свободного доступа к ней. Если в течение 12 (или 18) месяцев не поступают возражения от других лиц, то экспертиза считается пройденной. Система возражений, применяется, например, в Великобритании, Турции, Канаде. В период ожидания возражений от заинтересованных лиц заявитель не получает никаких уведомлений от национального патентного ведомства. По истечении этого срока в системе Madrid Monitor появится запись: «Срок для отказа истек, записей об уведомлении о предварительном отказе не вносилось (без ущерба для применения правила 5).» Это значит, что возражения не поступили и товарный знак может быть зарегистрирован.
• Экспертиза в национальном патентном ведомстве пройдена успешно и принято решение о предоставлении правовой охраны. В этом случае заявителю направляется уведомление – «Заявление об общем предоставлении охраны». В ряде стран (Куба, Япония) на этом этапе потребуется уплата второй части пошлины.
• Если товарный знак не соответствует нормам национального законодательства, имеются препятствия для его регистрации в части товаров/услуг или по всем классам МКТУ, указанных в заявке, то патентное ведомство направляет в ВОИС уведомление о предварительном отказе. В нем будут указаны причины для отказа и действия, которые может предпринять заявитель для его преодоления. В ряде стран это решение можно оспорить в апелляционной палате (в России таким органом является Палата по патентным спорам) или в суде. На этом этапе потребуется обращение к национальному патентному поверенному.

Как направляются уведомления

С 1 февраля 2021 г. указание электронного адреса для обратной связи является обязательным при заполнении заявки по форме ММ2 на регистрацию товарного знака по Мадридской системе. Соответственно, все уведомления от МБ ВОИС или национальных патентных ведомств будут автоматически направляться на e-mail заявителя.

Для тех товарных знаков, которые были зарегистрированы ранее, можно привязать адрес электронной почты, обратившись в контакт-центр МБ ВОИС. При подключении электронной системы уведомлений бумажные документы на почтовый адрес заявителя больше не отправляются.

Если у компании есть несколько товарных знаков, зарегистрированных по международной процедуре, то рекомендуется использовать общий электронный адрес для всех учетных записей.

Патентные поверенные Ezybrand помогут зарегистрировать ваш товарный знак на международном рынке. Мы работаем как непосредственно с МБ ВОИС через электронную систему взаимодействия, так и с зарубежными партнерами, которые проводят регистрацию интеллектуальной собственности и товарных знаков в национальных патентных ведомствах.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!