Что будет, если не использовать свой товарный знак?

Количество товарных знаков с каждым годом увеличивается, а значит, новые бренды становится сложнее зарегистрировать в Роспатент. Это приводит к тому, что всё чаще происходит столкновение интересов предпринимателей, растет досрочное прекращение товарных знаков по статье 1486 Гражданского кодекса. Проще говоря, если вы не используете свой знак, то его может отобрать кто-то другой. Почему это происходит и что делать в такой ситуации, рассказываем в нашей статье.

Что такое неиспользование товарного знака

По статье 1486 ГК РФ есть возможность досрочного прекращения товарного знака, который занимает место в реестре Роспатента и фактически не используется своим владельцем на протяжении 3-х последних лет.

Если товарный знак фактически отсутствует на рынке, то потребители уже больше не ассоциируют товары или услуги с конкретным владельцем. А вот когда под этим брендом хочет выступать другой предприниматель (или компания), но у него нет такой возможности, то это будет ущемлять его интересы. Нередко этот знак уже им используется, то есть он рискует, что правообладатель заявит свои требования и привлечет к ответственности по статье 1515 ГК РФ.

Возможность прекращения товарного знака введена для борьбы с недобросовестными правообладателями, которые массово регистрируют на себя распространенные названия, но не используют их, а взыскивают компенсации в судебном порядке или наживаются на продаже прав по договору отчуждения, лицензии («патентные тролли»).

Все это затрудняет выход на рынок для новых производителей. Досрочное прекращение охраны для таких товарных знаков обеспечивает возможность их законного использования, исключает недобросовестное поведение некоторых участников рынка.

Это требование предъявляется не только к товарным знакам, но и к изобретениям. Однако изобретение просто так «отобрать» нельзя: можно только заставить его владельца заключить принудительный лицензионный договор, и то, если удастся в суде доказать, что это приводит к недостаточному предложению товаров на рынке.

Пример судебного дела

Чаще всего необходимость досрочного прекращения чужого товарного знака возникает в ситуации, когда новый производитель пытается зарегистрировать свой товарный знак, подает заявку в Роспатент, а ведомство отказывает, потому что в реестре уже есть такой же (или похожий) знак. Тогда заявитель пытается его оспорить, если изменить свой бренд не представляется возможным.

Так, в 2022 г. иностранная компания Bodegas Luzon S.L. обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака «CASTILLO DE MADAX» для вина и других алкогольных напитков. Но зарегистрировать его не получилось, поскольку такой же товарный знак уже числился за другой, российской компанией.

Это название зарубежный производитель зарегистрировал на территории Испании и планировал выйти на российский рынок через своего представителя «ТД «Арома». Но это стало невозможным, так как бренд заблокировали.

Испанский поставщик и его российский представитель обратились в Суд по интеллектуальным правам для аннулирования товарного знака и последующей регистрации его на свое имя. Суд удовлетворил требования истцов и прекратил действие знака (дело № СИП-925/2023).

Условия для досрочного прекращения

Чтобы аннулировать чужой товарный знак и зарегистрировать его на имя другого предпринимателя или компании, должно соблюдаться несколько условий:

• Нужно подать судебный иск в Суд по интеллектуальным правам.
• В иске должна быть обоснована заинтересованность лица, которое хочет аннулировать товарный знак. То есть это не просто утверждение, что знак нужен, а другие, более весомые доказательства, которые перечислены далее. Недостаточно также того, что истец подал свою заявку на регистрацию в Роспатент, а ведомство отказало из-за совпадений.
• Деятельность истца и владельца товарного знака должна быть однородной. Здесь очень много нюансов. Если товары совпадают частично, то товарный знак может быть прекращен тоже только для отдельной продукции. Товары не обязательно могут быть в одном классе МКТУ. С другой стороны, если знак используется для разных видов товаров в одной группе, то это не является признаком однородности. Например, товарный знак зарегистрирован для мяса, а истец хочет использовать его для колбас. Однородность определяется исходя из того, что товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
• Ответчик должен самостоятельно доказать, что он использует свой товарный знак именно для тех товаров/услуг, в отношении которых у него хотят отобрать знак. Причем это должно быть фактическое использование. Если это сделать удастся, то товарный знак останется у его владельца.

Кроме того, предварительно нужно отправить письмо владельцу товарного знака, в котором истец предлагает написать заявление в Роспатент о добровольном отказе от своего знака (это бесплатно), либо заключить договор отчуждения (продажи прав) заинтересованному лицу. Если в течение 2 месяцев ответ не поступит, то только тогда можно подавать иск в суд. Иначе исковое заявление вообще не будет рассматриваться.

Договор отчуждения нужно обязательно зарегистрировать в Роспатент. В противном случае сделка признается юридически несостоявшейся. Размер госпошлины за регистрацию – 9 450 рублей.

Как подтверждается заинтересованность

В п. 1 статьи 1486 ГК РФ указано, что заинтересованным признается лицо, которое является производителем однородных товаров/услуг и предприняло подготовительные действия для использования знака.

Что может стать доказательством заинтересованности для Суда по интеллектуальным правам:

• Иностранный товарный знак, то есть,  наличие его регистрации на территории другого государства (для иностранных импортеров).
• Доказательства производства товаров, либо подготовки к такому производству, например, документы, подтверждающие приобретение оборудования, аренду помещения, закупку сырья.
• Получение лицензий и других разрешительных документов для производства продукции под спорным брендом.
• Администрирование доменного имени, которое включает в себя название спорного товарного знака.
• Наличие судебного спора по этому товарному знаку между его владельцем и тем, кто хочет его прекратить. Необходимость защиты от претензий правообладателя знака.

Этот список не является исчерпывающим, то есть истец может предоставить в суд любые документы, которые могут подтверждать его заинтересованность.

Документы, подтверждающие заинтересованность, может подать как сама компания (предприниматель), так и аффилированное лицо, управляющая компания. Иск о досрочном прекращении товарного знака также могут оформить сразу несколько истцов, но каждый из них должен доказать свою заинтересованность.

Что значит использовать товарный знак

При попытке аннулирования товарного знака есть только один способ его отстоять – это доказать, что он продолжает использоваться его владельцем. Но при этом учитывается не любое его использование, а только введение товара или услуг в гражданский оборот.

В качестве доказательства использования можно предоставить документы:

• Договоры поставки товара, с товарными накладными и платежными поручениями. Если продукция только изготовлена, но не реализована (например, хранится на складе), то это не признается судом как использование знака.
• Договоры на оказание услуг.
• Договор о производстве упаковки, полиграфической продукции для реализации товара, с платежными поручениями.
• Письма о закупке от партнеров, которые реализуют продукцию на маркетплейсах; выписки из отчетов по продажам на онлайн-площадках, сгенерированные из личного кабинета селлера. Если производитель сам реализует свои товары на маркетплейсе, то выписки предоставляет он.
• Лицензионный договор на товарный знак, заключенный с другим лицом.

В судебном деле по товарному знаку «CASTILLO DE MADAX» российская компания предоставила ряд документов: соглашение о производстве сидра с ООО, договор с другим ООО о передаче функций управления, выписку из ЕГРЮЛ и деловые письма. Все эти документы не смогли стать доказательством использования, и ответчик потерял свой бренд.

Иногда предприниматели, чтобы спасти свой товарный знак от аннулирования, пытаются оформить документы задним числом. Суд может потребовать дополнительные доказательства фактического, а не мнимого использования знака.

Это должно быть доказано для всех видов товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. Иначе его могут аннулировать частично, по некоторым классам МКТУ или товарам/услугам внутри одного класса.

Пример частичного прекращения товарного знака

В 2023 г. ООО «Люми» обратилось в Суд по интеллектуальным правам к АО «ФП «Мелиген» о досрочном прекращении товарного знака «Алтайский спасатель Мелиген» по 3 и 5 классу МКТУ. Этот товарный знак мешал регистрации собственного бренда «Алтайский спасатель Люми».

В качестве доказательства заинтересованности ООО предоставило документы, доказывающие закупку товара, разработку этикеток, получение лицензии на производство и реализацию товаров фармацевтического назначения, внутренние приказы на разработку БАД.

Но «Мелиген» в защиту бренда привел свои доказательства: договоры поставки на бальзамы и кремы. Поэтому правовая охрана была аннулирована частично – только в отношении других товаров по 3 и 5 классам МКТУ (дело № СИП-836/2023).

Какие еще обстоятельства суд принимает во внимание

Владелец товарного знака может также обосновать неиспользование по независящим от него обстоятельствам, привести уважительные причины. Тогда суд оставит знак за его прежним владельцем.

Например, это могут быть введенные экономические санкции, из-за чего поставка товара стала невозможной.

Если спорный товарный знак присутствует длительное время на рынке, стал очень популярным и узнаваемым среди потребителей, либо у его владельца есть серия похожих знаков, то суд откажет в прекращении правовой охраны, так как это может ввести потребителей в заблуждение.

Спорным является вопрос о неиспользовании товарного знака по причине банкротства. В некоторых случаях суд требует доказательства, что владелец знака принял меры для восстановления платежеспособности и возобновления своей деятельности. Но если по имуществу должника уже назначено конкурсное производство, то это учитывается как веское основание, оправдывающее неиспользование знака.

Что не относится к уважительным причинам:

• Покупка прав на неиспользуемый товарный знак по договору отчуждения. Исчисление срока неиспользования при этом не изменяется (п.19 Справки № СП-23/20, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам).
• Нарушение прав на товарный знак третьими лицами.
• Финансовые трудности или экономический спад, отсутствие спроса на товары или услуги, так как владелец товарного знака, как правило, не может подтвердить эту оценочную категорию какими-либо доказательствами. Это относится к рискам предпринимательской деятельности.
• Процедура распределения имущества ликвидированного юридического лица.
• Отказ третьих лиц от содействия в использовании товарного знака, например, отказ от заключения лицензионного договора или франшизы.

Часто задаваемые вопросы

Мы подали заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент, но получили отказ из-за совпадения с чужим товарным знаком. Отправили иск в Суд по интеллектуальным правам для досрочного прекращения этого знака, суд удовлетворил наше требование. Можно ли продолжить регистрацию по нашей заявке?

По правилам Роспатента, если ведомство отказало в регистрации товарного знака, то можно подать возражение на это решение в Палату по патентным спорам. Это нужно сделать в течение 3 месяцев. Если срок пропущен, то нужно подавать новую заявку.

Досрочное прекращение чужого товарного знака занимает больше времени. Сначала нужно направить его владельцу письмо с предложением отказаться от знака, выждать 2 месяца, а затем подавать иск в Суд по интеллектуальным правам. Рассмотрение иска продлится еще несколько месяцев.

За это время делопроизводство по первой заявке уже полностью прекратится и нужно подавать новую заявку после того, как аннулирован мешающий товарный знак. При этом все госпошлины, уплаченные заявителем, «сгорают», и нужно оплачивать их заново.

Поэтому выгоднее во всех отношениях сделать предварительную проверку товарного знака, еще до подачи заявки в Роспатент. Проверить бренд можно в нашем патентном бюро, а после этого отправить письмо владельцу мешающего товарного знака и аннулировать его в СИП.

Я индивидуальный предприниматель, у меня есть свой товарный знак. Если я перейду на другой налоговый режим – ИП на НПД, то может ли кто-то аннулировать мой товарный знак?

Переход на НПД позволяет по-прежнему вести бизнес и использовать свой товарный знак. Поэтому аннулировать его только по этой причине никто не сможет. Кроме того, с июля 2023 г. возможно получить товарный знак для самозанятых и физических лиц, а не только ИП.

Пришло письмо-претензия от ООО с похожим названием нашей компании. У них есть свой товарный знак. Они требуют выплатить компенсацию. У нас тоже ООО. Чем это грозит?

Если вы нарушаете права на чужой товарный знак (ваше фирменное наименование совпало с названием другого ООО), то его владелец вправе потребовать выплаты компенсации от 10 тысяч до 5 млн. рублей или по двойной стоимости товаров/услуг, которые вы реализовали за весь период незаконного использования бренда.

Но в этой ситуации нужно еще определить, какие права возникли раньше. Например, если вы зарегистрировались в ЕГРЮЛ раньше, чем ваш оппонент подал заявку на регистрацию товарного знака, то он не может предъявлять вам претензии. Это можно проверить по реестру Роспатента.

Являюсь ли я заинтересованным лицом при подаче иска о досрочном прекращении охраны товарного знака, если его владелец подал на нас иск о взыскании компенсации?

Да, это является подтверждением заинтересованности, но оно не должно быть единственным, то есть у вас должно быть налаженное производство (или оказание услуг). Но нужно учитывать следующее: так как товарный знак еще не аннулирован, то вам придется отвечать по закону и выплачивать компенсацию.

После подачи иска в СИП и прекращения правовой охраны этого товарного знака (если удастся это сделать), компенсацию вернуть «задним числом» тоже не получится. Поэтому нужно как можно раньше регистрировать свой бренд в Роспатент или хотя бы проверить, не нарушаете ли вы чужие права.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!