Неиспользование товарного знака
Количество брендов с каждым годом увеличивается, а значит, новые бренды становится сложнее зарегистрировать в Роспатент. Это приводит к тому, что всё чаще происходит столкновение интересов предпринимателей, растет досрочное прекращение товарных знаков по статье 1486 Гражданского кодекса. Проще говоря, неиспользование товарного знака приводит к тому, что его может отобрать кто-то другой. Почему это происходит и что делать в такой ситуации, рассказываем в нашей статье.
Что такое неиспользование товарного знака
По статье 1486 ГК РФ есть возможность досрочного прекращения охраны за неиспользование товарного знака в течение 3-х лет последних лет, так как он занимает место в реестре Роспатента и фактически не используется своим владельцем.
Если торговая марка фактически отсутствует на рынке, то потребители уже больше не ассоциируют товары или услуги с конкретным владельцем. А вот когда под этим брендом хочет выступать другой предприниматель (или компания), но у него нет такой возможности, то это будет ущемлять его интересы. Нередко этот бренд уже им используется, то есть он рискует, что правообладатель заявит свои требования, даже несмотря на неиспользование своей торговой марки и привлечет к ответственности по статье 1515 ГК РФ.
Возможность прекращения товарного знака из-за его неиспользования, введена для борьбы с недобросовестными правообладателями, которые массово регистрируют на себя распространенные названия, но не используют их, а взыскивают компенсации в судебном порядке или наживаются на продаже прав по договору отчуждения, лицензии («патентные тролли»).
Все это затрудняет выход на рынок для новых производителей. Досрочное прекращение охраны за неиспользование товарных знаков обеспечивает возможность их законного использования, исключает недобросовестное поведение некоторых участников рынка.
Это требование предъявляется не только к брендам, но и к изобретениям. Однако изобретение за неиспользование просто так «отобрать» нельзя: можно только заставить его владельца заключить принудительный лицензионный договор, и то, если удастся в суде доказать, что это приводит к недостаточному предложению товаров на рынке.
Судебные споры за неиспользование по изобретениям – это скорее исключение. А вот споры за неиспользование товарных знаков – вовсе не редкость. По данным Суда по интеллектуальным правам, в 2023 году было рассмотрено 442 судебных дела по причине того, что правообладатель не использует товарный знак. Из них 199 судебных исков были удовлетворены, то есть правовая охрана брендов была прекращена за неиспользование.
Пример судебного дела по неиспользованию товарного знака
Чаще всего необходимость досрочного прекращения чужого товарного знака по причине его не использования возникает в ситуации, когда новый производитель пытается зарегистрировать свой бренд, подает заявку в Роспатент, а ведомство отказывает, потому что в реестре уже есть такой же (или похожий) бренд. Тогда заявитель пытается его оспорить, если изменить свой бренд не представляется возможным.
Исключить такую ситуацию, потерю времени и денег на оплату госпошлин за экспертизу (Роспатент не возвращает их в случае отказа) помогает предварительная проверка товарного знака. Вы можете сделать полную проверку своего бренда в нашем патентном бюро.
Так, в 2022 г. иностранная компания Bodegas Luzon S.L. обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «CASTILLO DE MADAX» для вина и других алкогольных напитков. Но зарегистрировать его не получилось, поскольку такой же бренд уже числился за другой, российской компанией.
Это название зарубежный производитель зарегистрировал на территории Испании и планировал выйти на российский рынок через своего представителя «ТД «Арома». Но это стало невозможным, так как бренд заблокировали.
Испанский поставщик и его российский представитель обратились в Суд по интеллектуальным правам для аннулирования торговой марки за неиспользование и последующей регистрации его на свое имя. Суд удовлетворил требования истцов и прекратил действие знака (дело № СИП-925/2023) за неиспользование его правообладателями.
Условия для досрочного прекращения за неиспользование торговой марки
Чтобы аннулировать чужой товарный знак за неиспользование и зарегистрировать его на имя другого предпринимателя или компании, должно соблюдаться несколько условий:
- Нужно подать судебный иск в Суд по интеллектуальным правам.
- В иске должна быть обоснована заинтересованность лица, которое хочет аннулировать товарный знак за неиспользование. То есть это не просто утверждение, что бренд нужен, а другие, более весомые доказательства, которые перечислены далее. Недостаточно также того, что истец подал свою заявку на регистрацию в Роспатент, а ведомство отказало из-за совпадений.
- Деятельность истца и владельца торговой марки должна быть однородной. Здесь очень много нюансов. Если товары совпадают частично, то товарный знак может быть прекращен тоже только для отдельной продукции. Товары не обязательно могут быть в одном классе МКТУ. С другой стороны, если торговая марка используется для разных видов товаров в одной группе, то это не является признаком однородности. Например, бренд зарегистрирован для мяса, а истец хочет использовать его для колбас. Однородность определяется исходя из того, что товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
- Ответчик должен самостоятельно доказать, что он использует свою торговую марку именно для тех товаров/услуг, в отношении которых у него хотят отобрать бренд за неиспользование. Причем это должно быть фактическое использование. Если это сделать удастся, то товарный знак останется у его владельца.
Кроме того, предварительно нужно отправить письмо владельцу товарного знака, на которого Вы хотите подать в суд за неиспользование своего бренда, в письме истец предлагает написать заявление в Роспатент о добровольном отказе от своего бренда (это бесплатно), либо заключить договор отчуждения (продажи прав) заинтересованному лицу. Если в течение 2 месяцев ответ не поступит, то только тогда можно подавать иск в суд из-за того, что правообладатель не использует товарный знак. Иначе исковое заявление по неиспользованию бренда вообще не будет рассматриваться.
Договор отчуждения нужно обязательно зарегистрировать в Роспатент. В противном случае сделка признается юридически несостоявшейся. Размер госпошлины за регистрацию – 15 000 рублей.
Если вы получили такое предложение и товарный знак вам не нужен, то выгоднее передать права на него по договору отчуждения, чем дожидаться иска за его неиспользование, так как судебные расходы ложатся на проигравшую сторону, а после суда вы уже не сможете продать свой знак. Заключить такой договор и зарегистрировать его можно в нашем патентном бюро Ezybrand.
Как подтверждается заинтересованность
В п. 1 статьи 1486 ГК РФ указано, что заинтересованным признается лицо, которое является производителем однородных товаров/услуг и предприняло подготовительные действия для использования бренда.
Что может стать доказательством заинтересованности для Суда по интеллектуальным правам:
- Иностранный товарный знак, то есть, наличие его регистрации на территории другого государства (для иностранных импортеров).
- Доказательства производства товаров, либо подготовки к такому производству, например, документы, подтверждающие приобретение оборудования, аренду помещения, закупку сырья.
- Получение лицензий и других разрешительных документов для производства продукции под спорным брендом.
- Администрирование доменного имени, которое включает в себя название спорной торговой марки.
- Наличие судебного спора по этому бренду между его владельцем и тем, кто хочет его прекратить за неиспользование. Необходимость защиты от претензий правообладателя бренда.
Этот список не является исчерпывающим, то есть истец может предоставить в суд любые документы, которые могут подтверждать его заинтересованность.
Подавать свою заявку в Роспатент на регистрацию такого же бренда, который принадлежит другому владельцу, не обязательно. Этот факт не может служить единственным доказательством заинтересованности. Если заявка не подана, то это не признается судами как отсутствие заинтересованности.
Документы, подтверждающие заинтересованность, может подать как сама компания (предприниматель), так и аффилированное лицо, управляющая компания. Иск о досрочном прекращении товарного знака за неиспользование также могут оформить сразу несколько истцов, но каждый из них должен доказать свою заинтересованность.
Что значит использовать товарный знак
При попытке аннулирования торговой марки за неиспользование есть только один способ её отстоять – это доказать, что он продолжает использоваться его владельцем, если это получится сделать, то появляется возможность избежать последствий неиспользования товарного знака. Но при этом учитывается не любое его использование, а только введение товара или услуг в гражданский оборот.
В качестве доказательства использования можно предоставить документы:
- Договоры поставки товара, с товарными накладными и платежными поручениями. Если продукция только изготовлена, но не реализована (например, хранится на складе), то это не признается судом как использование торговой марки.
- Договоры на оказание услуг.
- Договор о производстве упаковки, полиграфической продукции для реализации товара, с платежными поручениями.
- Письма о закупке от партнеров, которые реализуют продукцию на маркетплейсах; выписки из отчетов по продажам на онлайн-площадках, сгенерированные из личного кабинета селлера. Если производитель сам реализует свои товары на маркетплейсе, то выписки предоставляет он.
- Лицензионный договор на торговую марку, заключенный с другим лицом.
В судебном деле по товарному знаку «CASTILLO DE MADAX» российская компания предоставила ряд документов: соглашение о производстве сидра с ООО, договор с другим ООО о передаче функций управления, выписку из ЕГРЮЛ и деловые письма. Все эти документы не смогли стать доказательством использования, и ответчик потерял свой бренд за неиспользование.
Иногда предприниматели на которых подают иски за неиспользование бренда, чтобы спасти свой товарный знак от аннулирования, пытаются оформить документы задним числом. Суд может потребовать дополнительные доказательства фактического, а не мнимого использования бренда.
Это должно быть доказано для всех видов товаров, для которых зарегистрирован бренд. Иначе его могут аннулировать за неиспользование частично, по некоторым классам МКТУ или товарам/услугам внутри одного класса.
Бондарева
Мы занимаемся оформлением с 2015 года, предоставляя полный цикл услуг: от проверки до получения свидетельства. Вы всегда будете в курсе статуса своей заявки, благодаря персональным уведомлениям, а наши специалисты помогут вам онлайн. Также мы расскажем, как сохранить права на ваш бренд после регистрации.
- Ежедневно подаем заявки на регистрацию в Роспатент
- Рассчитаем пошлины, возьмем делопроизводство на себя
- Аттестованные поверенные и более 3000 успешных регистраций
- Бесплатно проверим ваш бренд по всем реестрам вручную
Пример частичного прекращения товарного знака за неиспользование
В 2023 г. ООО «Люми» обратилось в Суд по интеллектуальным правам к АО «ФП «Мелиген» о досрочном прекращении торговой марки «Алтайский спасатель Мелиген» за неиспользование по 3 и 5 классу МКТУ. Этот бренд мешал регистрации собственного бренда «Алтайский спасатель Люми».
В качестве доказательства заинтересованности ООО предоставило документы, доказывающие закупку товара, разработку этикеток, получение лицензии на производство и реализацию товаров фармацевтического назначения, внутренние приказы на разработку БАД.
Но «Мелиген» в защиту бренда привел свои доказательства: договоры поставки на бальзамы и кремы. Поэтому правовая охрана была частично аннулирована за неиспользование – только в отношении других товаров по 3 и 5 классам МКТУ (дело № СИП-836/2023).
Какие еще обстоятельства суд принимает во внимание при неиспользовании бренда
Владелец товарного знака может также обосновать неиспользование по независящим от него обстоятельствам, привести уважительные причины. Тогда суд оставит знак за его прежним владельцем.
Например, неиспользование может быть из-за введённых экономических санкций, из-за чего поставка товара стала невозможной.
Если спорный бренд присутствует длительное время на рынке, стал очень популярным и узнаваемым среди потребителей, либо у его владельца есть серия похожих брендов, то суд откажет в прекращении правовой охраны, так как это может ввести потребителей в заблуждение.
Спорным является вопрос о неиспользовании товарного знака по причине банкротства. В некоторых случаях суд требует доказательства, что владелец, чей бренд хотят оспорить за неиспользование, принял меры для восстановления платежеспособности и возобновления своей деятельности. Но если по имуществу должника уже назначено конкурсное производство, то это учитывается как веское основание, оправдывающее неиспользование торговой марки.
Что не относится к уважительным причинам:
- Покупка прав на неиспользуемый товарный знак по договору отчуждения. Исчисление срока неиспользования при этом не изменяется (п.19 Справки № СП-23/20, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам).
- Нарушение прав на торговую марку третьими лицами.
- Финансовые трудности или экономический спад, отсутствие спроса на товары или услуги, так как владелец торговой марки, как правило, не может подтвердить эту оценочную категорию какими-либо доказательствами. Это относится к рискам предпринимательской деятельности.
- Процедура распределения имущества ликвидированного юридического лица.
- Отказ третьих лиц от содействия в использовании бренда, например, отказ от заключения лицензионного договора или франшизы.
По правилам Роспатента, если ведомство отказало в регистрации товарного знака, то можно подать возражение на это решение в Палату по патентным спорам. Это нужно сделать в течение 3 месяцев. Если срок пропущен, то нужно подавать новую заявку.
Досрочное прекращение чужого товарного знака за неиспользование занимает больше времени. Сначала нужно направить его владельцу письмо с предложением отказаться от бренда, выждать 2 месяца, а затем подавать иск за неиспользование владельцем своего бренда в Суд по интеллектуальным правам. Рассмотрение иска за неиспользование торговой марки продлится еще несколько месяцев.
За это время делопроизводство по первой заявке уже полностью прекратится и нужно подавать новую заявку после того, как аннулирован мешающий товарный знак. При этом все госпошлины, уплаченные заявителем, «сгорают», и нужно оплачивать их заново.
Поэтому выгоднее во всех отношениях сделать предварительную проверку товарного знака, еще до подачи заявки в Роспатент. Проверить бренд можно в нашем патентном бюро, а после этого отправить письмо владельцу мешающего товарного знака и аннулировать его в СИП за неиспользование.
Переход на НПД позволяет по-прежнему вести бизнес и использовать свой товарный знак. Поэтому аннулировать его только по этой причине никто не сможет. Кроме того, с июля 2023 г. возможно получить товарный знак для самозанятых и физических лиц, а не только ИП.
Если вы нарушаете права на чужой товарный знак (ваше фирменное наименование совпало с названием другого ООО), то его владелец вправе потребовать выплаты компенсации от 10 тысяч до 5 млн. рублей или по двойной стоимости товаров/услуг, которые вы реализовали за весь период незаконного использования бренда.
Но в этой ситуации нужно еще определить, какие права возникли раньше. Например, если вы зарегистрировались в ЕГРЮЛ раньше, чем ваш оппонент подал заявку на регистрацию торговой марки, то он не может предъявлять вам претензии. Это можно проверить по реестру Роспатента.
Да, это является подтверждением заинтересованности, но оно не должно быть единственным, то есть у вас должно быть налаженное производство (или оказание услуг). Но нужно учитывать следующее: так как товарный знак еще не аннулирован, то вам придется отвечать по закону и выплачивать компенсацию.
После подачи иска за неиспользование бренда в СИП и прекращения правовой охраны этой торговой марки (если удастся это сделать), компенсацию вернуть «задним числом» тоже не получится. Поэтому нужно как можно раньше регистрировать свой бренд в Роспатент или хотя бы проверить, не нарушаете ли вы чужие права.
