Патентование Товарные знаки
Нужно ли регистрировать лицензионный договор в России?

Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак и патент?

На основании лицензионного договора правообладатель товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели может передавать исключительные права на данные объекты другим лицам, получая при этом прибыль. Лицензионное соглашение относится к договорам гражданско-правового характера, но имеет свои особенности: нематериальный предмет сделки, сохранение исключительных прав за владельцем, срочный и территориальный характер, специфика денежных расчетов между сторонами, необходимость в регистрации в органах государственной власти.

Что такое лицензионный договор?

Лицензионное соглашение – это договор, который сочетает в себе черты нескольких различных видов сделок:

  • купли-продажи – в виде передачи исключительных прав;
  • аренды – предоставление во временное пользование с выплатой вознаграждения за это;
  • найма – передача права пользования физическому лицу (это распространяется только на объекты патентного права);
  • товарищества – совместная деятельность в рамках коммерческой концессии.

В некоторых странах, например, во Франции, лицензионный договор рассматривается как разновидность договора аренды собственности и на него распространяются правовые нормы, регулирующие сделки с материальными видами собственности.

В соглашении участвуют 2 стороны: лицензиар – правообладатель результата интеллектуальной деятельности (РИД) и лицензиат – принимающая сторона. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1235), лицензиар обязан предоставить права лицензиату на использование РИД в пределах, очерченных рамками лицензионного договора. При этом патент (или свидетельство), подтверждающий исключительное право, остается у его владельца.

Без заключения договора использование объектов интеллектуальной собственности является незаконным. Если в соглашении прямо не указан способ использования РИД, то такое право не считается предоставленным по умолчанию. Если владельцем патента (свидетельства) ранее была заключена другая сделка, то новое соглашение не является причиной для расторжения или изменения предыдущего.

Договор также обязательно должен быть оформлен в письменном виде. Если лицензиат нарушит условия договора в части использования РИД, то при расторжении соглашения он обязуется вернуть лицензиару техническую документацию и прекратить использование объектов интеллектуальной собственности.

Виды лицензионных соглашений

Лицензионные договоры отличаются по нескольким критериям:

Виды лицензий по объему прав

По объему передаваемых прав на РИД соглашения могут быть следующих основных видов:

  • Исключительная лицензия, по которой права в полном объеме передаются только одному лицензиату. Правообладатель не может выдавать лицензии другим лицам. Какие-либо ограничения отсутствуют на протяжении всего срока действия патента или свидетельства. Однако исключительное право на РИД у прежнего владельца сохраняется.
  • Неисключительная лицензия. Договоры могут заключаться с несколькими лицензиатами. Сами лицензиаты, при разрешении лицензиара, также могут передавать права третьим лицам в рамках основного договора (так называемая сублицензия, часто заключаемая в отношении программного обеспечения). Если в соглашении не указано другое, то оно по умолчанию считается неисключительной лицензией. Такой вид сделки наиболее выгоден для правообладателя, так как он позволяет извлекать прибыль от взаимодействия с несколькими лицензиатами.
  • Единственная лицензия – разновидность исключительной лицензии, при которой права передаются одному лицензиату, но сам владелец РИД также имеет возможность его использования. Такие договоры распространяются в основном на товарные знаки.
  • Открытая лицензия, которая может быть оформлена на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Права в этом случае предоставляются любому лицу, пожелавшему получить их. Для правообладателя в этом случае существует определенная выгода – он может уменьшить размер государственных пошлин за поддержание патента в силе на 50%.
  • В отношении договоров, заключенных на передачу исключительных прав по товарным знакам, существуют также полные лицензии (на весь перечень товаров/услуг, для которых зарегистрировано данное обозначение) и частичные (на часть классов МКТУ).

Добровольные и принудительные лицензии

По добровольности передачи исключительных прав договоры могут быть следующих типов:

  • Добровольная лицензия, заключаемая по обоюдному соглашению сторон.
  • Обязательная (или принудительная) лицензия. Исключительные права могут передаваться принудительно в следующих случаях: отсутствие использования (или недостаточно полное использование) изобретения, промышленного образца на протяжении 4 лет или полезной модели в течении 3 лет после их регистрации; при отказе правообладателя заключить лицензию на рыночных условиях. Принудительная лицензия выдается только по решению суда.

Другие виды соглашений

По необходимости оплаты различают следующие виды лицензий:

  • Безвозмездные (без вознаграждения) договоры, заключаемые чаще всего между дочерним и основным предприятиями или с физическими лицами. Следует учитывать, что заключение безвозмездных соглашений между коммерческими организациями запрещено российским законодательством, поэтому такая сделка невозможна для средств индивидуализации, владельцами которых могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
  • Возмездные договоры, при которых вознаграждение может выплачиваться лицензиару несколькими способами, перечисленными ниже.

По местонахождению сторон договоры могут быть:

  • Внутренними (все участники соглашения находятся на территории России).
  • Международными (один из участников договора – нерезидент РФ). Для них нужно руководствоваться не только нормами отечественного права, но и международного. Если в рамках основного контракта заключаются лицензии на экспорт/импорт дополнительных технических объектов, то такие соглашения называют сопутствующими.

Что можно продать по лицензионному договору?

Предметом лицензионного соглашения являются исключительные права на РИД, а не сам объект интеллектуальной собственности в овеществленной форме. Неимущественные права, например, право на авторство изобретения, также не передаются.

В качестве таких объектов РИД могут выступать:

  • Объекты патентного права:
    • изобретение;
    • полезная модель;
    • промышленный образец;
    • селекционные достижения.
  • Средства индивидуализации:
    • товарный знак;
    • знак обслуживания.
  • Другие объекты:
    • программы для ЭВМ;
    • базы данных;
    • топологии интегральных микросхем.

Наименования мест происхождения товаров и географические указания не могут быть предметом договора, так как они тесно связаны с особенностями места производства товаров. При передаче прав на них потребитель может быть введен в заблуждение. Сделки по коммерческим обозначениям и секретам производства, которые не подлежат регистрации в «Роспатенте», проходят в рамках коммерческой концессии (франчайзинга).

Для товарных знаков также существует исключение. Если обозначение зарегистрировано как коллективный знак, то передать права на него нельзя, так как он используется несколькими предприятиями одновременно.

В тексте договора должен быть четко определен предмет соглашения – вид РИД, его название, регистрационный номер в «Роспатенте», подробное описание для полезной модели, изобретения, промышленного образца, товарного знака. К договору могут быть приложены технические схемы, чертежи, другие изображения предмета сделки. Если в будущем возникнет вопрос о его несогласовании, то договор может быть признан незаключенным.

Как оформить лицензионный договор?

Лицензия – это гражданско-правовой договор, структура которого состоит из 3 главных частей:

  • Преамбула, или вступительная часть. В ней указывают полное и сокращенное наименование сторон соглашения, его вид, место и дату заключения.
  • Основная часть, содержащая общие и специфические условия договора (предмет договора, права и обязанности сторон, способы использования РИД, условия о конфиденциальности информации и расторжения соглашения, порядок разрешения возможных споров, порядок расчета и выплаты вознаграждения, срок и территория действия и другие).
  • Заключительная часть, в которой указывают адреса и подписи сторон, реквизиты, количество экземпляров, приложения к договору.

Основные требования к оформлению договора следующие:

  • документы не должны иметь подчисток и приписок, зачеркнутых слов и прочих исправлений;
  • листы следует пронумеровать и подшить;
  • адреса, наименования юридических лиц, ФИО физических лиц необходимо приводить полностью;
  • договор должен быть составлен на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык;
  • местонахождение, название и ФИО для иностранных лиц приводятся в транслитерации русскими буквами;
  • для юридических лиц соглашение заверяется печатью;
  • договор должен быть подписан всеми лицами, которым принадлежит РИД.

Основные условия

Как уже указывалось выше, содержание лицензионных договоров определяется общими требованиями гражданского права. Однако некоторые условия являются специфическими:

  • объем передаваемых прав (или способы использования РИД);
  • ограничения по территориальному действию соглашения;
  • способ выплаты вознаграждения.

Объем передаваемых прав и обязанности

Для каждого вида РИД и средств индивидуализации имеются свои особенные способы использования, которые регламентируются статьями 4 части ГК РФ. Так, например, изобретения могут использоваться следующими способами:

  • производство;
  • продажа или реклама;
  • применение в эксплуатируемой продукции;
  • хранение;
  • ввоз в страну или вывоз из нее.

Способы использования РИД, указанные в ГК РФ, не носят исчерпывающего характера, поэтому владельцы наделены свободой в их определении. Одного только указания вида лицензии (исключительной или неисключительной) в договоре недостаточно. Необходимо четко расписать, какие права передаются лицензиату. В каждом случае это определяется индивидуально, исходя из интересов сторон.

Ограничения могут накладываться на использование РИД в определенной сфере деятельности. С другой стороны, лицензиар обязан предоставить лицензиату документацию в полном объеме для полноценного выпуска продукции. В договоре также может быть предусмотрена обязанность правообладателя оказывать практическую поддержку для освоения производства лицензионной продукции, для ее обслуживания после продажи. Для защиты прав лицензиата в соглашение можно ввести условие, что правообладатель обязуется сообщать о решении заключить договор с другими лицами.

Одним из важных моментов договора является контроль качества выпускаемых товаров, которое должно быть не хуже, чем у правообладателя. В противном случае лицензиар может запретить дальнейшее использование РИД.

Вознаграждение

Если в соглашении не указано иное, то принимающая сторона должна уплатить правообладателю вознаграждение (ст. 1235 ГК РФ). Отсутствие указаний о размере вознаграждения и способе его оплаты делает договор юридически ничтожным.

Платежи могут осуществляться различными способами:

  • в виде фиксированной суммы, уплачиваемой однократно при заключении сделки (паушальный платеж – упрощенная схема налогового контроля);
  • в форме процентных отчислений от дохода, полученного при использовании РИД за определенный момент времени (роялти);
  • комбинированный способ – сочетание паушального платежа и роялти.

Безвозмездная передача исключительных прав между коммерческими организациями не допускается. Контроль платежей по обоюдному согласию может производиться через аудитора.

Срок действия соглашения

Срок действия лицензии напрямую зависит от продолжительности правовой охраны РИД. Для разных объектов интеллектуальной собственности он составляет от 5 лет (промышленные образцы) до 20 лет (изобретения). Для некоторых РИД этот срок можно продлить, например, для товарных знаков действие свидетельства можно увеличивать по заявлению на 10 лет неограниченное количество раз. Если такой возможности нет, то срок, на который передаются исключительные права, не должен превышать продолжительность правовой охраны объекта.

В договоре необходимо указать обязанность лицензиара следить за истечением этого срока и своевременно продлевать его, оплачивать ежегодные пошлины за поддержание патента. В противном случае договор утрачивает свою силу, если правовая охрана РИД признана недействующей. Это может привести к убыткам для одной или обеих сторон сделки.

Если в договоре отсутствуют сведения о сроке действия соглашения, то по ст. 1235 ГК РФ он принимается равным 5 годам. В юридической практике такие договоры обычно заключаются на длительный срок, пока объект РИД не устареет морально.

Территория

Лицензионные договоры имеют территориальный характер. Их действие ограничивается страной, в которой получена правовая охрана РИД. По желанию правообладателя территория может быть сужена до определенных регионов, в которых он разрешает лицензиату использовать результаты интеллектуальной деятельности.

Если в договоре отсутствуют указания о территории действия предоставляемых прав, то они распространяются на всю Российскую Федерацию. Производство и реализация экспортной продукции в странах, не предусмотренных соглашением, запрещена. Лицензии по сути являются экономическим инструментом для разделения рынков между правообладателями и лицензиатами.

Стороны лицензионного договора

Лицензионный договор не может быть односторонним. Субъектов договора, согласно ст. 420 ГК РФ должно быть не менее двух. Инициатива для заключения соглашения может исходить как от лицензиата, так и от правообладателя.

Если владельцев РИД несколько, то они могут оформить соглашение о совместном использовании лицензионного права. Те граждане, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, могут быть лицензиарами только для объектов патентного права – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений. Иностранные граждане или юридические лица имеют право выступать как в качестве лицензиаров, так и лицензиатов.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Гражданским кодексом РФ (п.2 ст. 1232) предусмотрено, что если предметом договора является объект, подлежащий государственной регистрации, то и лицензионный договор также необходимо зарегистрировать. Таким образом, договоры передачи прав на основные объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а также на товарные знаки и знаки обслуживания должны регистрироваться в «Роспатенте», на селекционные достижения – в ФГБУ «Госсорткомиссия».

При этом в соответствующем государственном реестре вносится запись о лицензии. Это способствует стабильности оборота объектов интеллектуальной собственности и защите нарушенных или оспариваемых прав на них.

Заявление можно подать несколькими способами:

  • на бумажном носителе – непосредственно в окно приема документов в «Роспатенте», по почте или по факсу (с последующим предоставлением оригиналов);
  • в электронном виде – на сайте патентного ведомства или через портал «Госуслуги».

Документы, необходимые для регистрации лицензии

Для того, чтобы зарегистрировать лицензионное соглашение, нужно подготовить и подать в патентное ведомство пакет документов, включающий:

  1. Заявление установленной формы (1 экземпляр), относящееся к одному договору. Если правообладателей несколько, то заявление должно быть подано от имени всех владельцев.
  2. Оригинал договора в 2 экземплярах.
  3. Нотариально заверенная выписка из договора, если не предоставляется само соглашение (2 экземпляра). Выписка должна содержать основные условия сделки, которые публикуются в реестрах.
  4. Копия договора или выписки из него (1 экземпляр).
  5. Платежный документ, подтверждающий факт оплаты государственной пошлины за регистрацию (их размеры для различных объектов РИД указаны ниже).
  6. Согласие на обработку персональных данных для всех участников соглашения.
  7. Доверенность, если заявление подается через представителя (патентного поверенного).
  8. Письменное согласие лицензиара, если регистрируется договор сублицензии.
  9. Решение суда, если предоставляется принудительная лицензия.
  10. Нотариально заверенный перевод документов на русский язык (для иностранных заявителей). Также необходимо учитывать, что взаимодействие нерезидентов России с ФГБУ «ФИПС» должно осуществляться через патентных поверенных (за исключением некоторых стран СНГ, с которыми заключены договоры о сотрудничестве в области патентования).

Бланки и примеры их заполнения опубликованы на сайте ФГБУ «ФИПС».

Государственные пошлины

Размер государственных пошлин, которые необходимо уплатить за регистрацию лицензии в «Роспатенте», указаны в таблице ниже.

Объект РИД

Величина обязательного платежа

Для 1 объекта

Для дополнительного объекта в договоре (доплата к основной пошлине)

Заявка на бумажном носителе

Электронная заявка Заявка на бумажном носителе Электронная заявка

Товарный знак, знак обслуживания

13 500 рублей

9 450 рублей

11 500 рублей

8 050 рублей

Изобретение, полезная модель, промышленный образец 3 300 рублей 2 310 рублей 1 700 рублей

1 190 рублей

Для заявок, поданных в электронном виде, платежи снижаются на 30%.

Продолжительность регистрации в «Роспатенте»

Срок рассмотрения заявления и регистрации договора в патентном ведомстве составляет 45 рабочих дней с момента поступления документов. На практике он часто затягивается до 3-4 месяцев из-за необходимости внесения изменений и предоставления дополнительной информации. В этих случаях заявителю направляется уведомление, требования которого необходимо исполнить в течение 2 месяцев.

Изменения в соглашении также производятся по заявлению и после уплаты государственной пошлины, размер которой составляет 3 300 рублей.

Лицензия является разрешением для проведения действий с РИД, поэтому она требует детального согласования всех существенных условий между сторонами сделки. Их отсутствие препятствует регистрации договора в «Роспатенте». Некорректные формулировки и отсутствие четких указаний об объеме передаваемых прав на изобретения, товарные знаки, промышленные образцы и полезные модели может привести в дальнейшем к признанию соглашения недействительным и повлечь за собой не только материальные убытки, но и подорвать репутацию выпускаемого товара в глазах потребителей. Специалисты нашего патентного бюро осуществляют полный комплекс услуг – от консультационных до регистрации лицензии «под ключ» в минимальные сроки.

Бондарева Ольга

Автор

Бондарева Ольга

Патентный поверенный №2104
Патентная деятельность с 2010 года. Основные направления - регистрация товарных знаков, патентование в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрация программ ЭВМ.

Заказать бесплатную консультацию


Заказать бесплатную консультацию

Не нашли ответ на свой вопрос?

Заказать бесплатную консультацию