Предварительный договор на будущее изобретение
Во всех странах мира право собственности на изобретение закрепляется выдачей патента. Соответственно, получить права на такую разработку можно только после того, как она была зарегистрирована в Роспатент. Но все чаще возникает необходимость, когда исключительные права нужно передать на будущие изобретения, которые еще не прошли государственную экспертизу в патентном ведомстве. Можно ли «продать» изобретение, если оно еще не запатентовано?
Лицензионный договор на изобретения
Будучи собственником изобретения, владелец патента может разрешить использование своей разработки другим лицам по лицензионному договору. В таком договоре должен быть четко указан объект прав – изобретение и номер его государственной регистрации, а также действия, которые разрешены лицензиату (например, выпуск продукции), размер платежей, которые лицензиар получает от лицензиата.
Такой договор подлежит обязательной регистрации в Роспатент, иначе сделка признается незаключенной, а права – не переданными. Без указания объекта патентных прав (номера патента на полезную модель, на изобретение, промышленный образец) Роспатент не регистрирует лицензию.
Но процесс патентования – очень долгий и может занять больше года. Если разработка перспективная, то компании хотят быстрее получить права на нее, запустить в производство и опередить конкурентов. Как же получить права на еще не запатентованный продукт или технологию?
Что говорится в законах
В 2019 году вышло Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10 «О применении части четвертой ГК РФ», которое внесло прояснения по этому вопросу.
Согласно пункту 47 этого Постановления, заключение договора по переходу прав на те результаты, которые еще будут созданы в будущем, допускается. Но право на использование разработки предоставляется только в тот момент, когда такое право возникает – после того, как будет выдан патент, то есть появится возможность им распоряжаться.
Таким образом, можно заключить предварительный лицензионный договор, который содержит отлагательные условия. По этому договору компания получит эксклюзивную возможность для использования перспективной разработки на период до заключения основной лицензии.
Возможность оформления предварительного договора прямо установлена в статье 429 Гражданского кодекса. Соответствующая правовая позиция была также сформулирована в Постановлении №9798/12 Президиума Высшего Арбитражного суда РФ в 2013 году: предварительный договор порождает обязательство заключить основной договор в будущем, но не влечет переход прав на имущество.
Преимущества и юридические риски
Предварительный договор на инновационный продукт позволяет компании, которая заинтересована в нем, закрепить свои права на будущую разработку и стать монополистом на рынке. А разработчик может получить финансирование на свои изыскания в виде паушального взноса по договору – твердо фиксированной суммы.
Но может произойти так, что инновационная разработка окажется не охраноспособной, то есть ее невозможно будет запатентовать. Например, если в другой стране уже был создан аналогичный продукт, то нарушается условие мировой новизны, которое необходимо для получения патента в Роспатент.
Сделать патентный поиск на новизну, провести другие патентные исследования можно в патентном бюро Ezybrand. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Этот риск полностью ложится на лицензиата, приобретающего права на разработку по договору. Но в соглашении можно предусмотреть другие условия и обязанности сторон при наступлении такого события.
Например, обязать лицензиара (разработчика ) предпринять все зависящие от него меры для получения патента на изобретение. Если он не выполнит данное требование, то это может быть признано судом как существенное нарушение условий договора. Сам договор будет расторгнут, а выплаченные средства будут возвращены как неосновательное обогащение.
И все же юридические риски в такой ситуации будут высоки, так как в России еще нет устоявшейся позиции судов по таким делам. Во многих случаях лицензиату будет выгоднее оплатить ускоренную экспертизу изобретения, которая позволяет получить патент за 2 месяца, а уже затем заключить полноценный лицензионный договор. Государственная экспертиза изобретения при этом будет выступать гарантом охраноспособности, новизны и промышленной применимости инновационного продукта.
Подробнее об ускоренном патентовании можно узнать здесь.
Нужна ли регистрация договоров?
Так как в предварительном договоре по сути еще отсутствует объект промышленной собственности, то регистрация такого договора в Роспатент не требуется.
А вот после получения патента необходимо заключить традиционный лицензионный договор и зарегистрировать его в патентном ведомстве.
Разработчик может передать права на получение патента компании. Тогда можно говорить о полной уступке, по которой права на использование инновационного продукта полностью переходят к новому владельцу. Если заявка на патентование была уже подана в Роспатент, то нужно оформить ходатайство о внесении в документы заявки изменений, связанных с заявителем, и уплатить госпошлину 800 рублей.
Оформить такое ходатайство от имени заявителя можно в патентном бюро Ezybrand.
Если разработчик уже сам запатентовал изобретение, то между ним и компанией может быть заключен как лицензионный договор, так и договор об отчуждении патента (уступки, купли-продажи). Оба договора подлежат государственной регистрации в Роспатент.
Как зарегистрировать передачу прав по договору
Для регистрации лицензии или договора отчуждения необходимо:
- Оформить заявление установленного образца.
- Приложить к нему экземпляр договора, подписанного сторонами (или выписку, заверенную нотариусом).
- Оплатить госпошлину 3 300 рублей.
- Направить в Роспатент пакет документов, включая заявление, копию платежного поручения, договор, доверенности, согласия на обработку персональных данных.
Заказать такую услугу «под ключ» можно в патентном бюро Ezybrand. Подробнее об условиях регистрации лицензии и договора отчуждения можно узнать здесь.
Предмет предварительного договора
Так как в предварительном договоре не указан конкретный объект интеллектуальной собственности (номер патента на изобретение), то предмет такого договора должен быть максимально подробно раскрыт в самом тексте. Если заявка на патентование уже подана, но еще не пройдена государственная экспертиза, то нужно указать регистрационный номер этой заявки.
Если не определен предмета договора, то невозможно установить, как регулируются отношения сторон и как должны исполняться обязательства, как невозможно запатентовать и саму идею в чистом виде, если она еще не имеет воплощения в объективной форме в виде расчетов, чертежей, технического описания.
Например, в предварительном договоре можно указать такую формулировку: «Сторона 1 и сторона 2 обязуются заключить лицензионный договор в отношении технического решения, представляющего собой …». Такое условие не противоречит принципу свободы договора, закрепленному в статье 421 ГК РФ.
Другие условия лицензионного договора на будущее изобретение
Кроме отлагательного условия (заключение основного лицензионного договора после после получения патента) к другим важным требованиям предварительного договора можно отнести:
- Предмет договора, конструкцию которого мы описали выше.
- Способы использования разработки. В предварительный лицензионный договор могут быть включены условия, в которых будет определена воля правообладателя (будущего владельца патента) на использование разработки в период до заключения традиционного лицензионного договора.
- Цена сделки. Договор может быть безвозмездным, если это прямо указано в его тексте. Но нужно учитывать, что безвозмездная передача имущества (дарение активов) запрещена между коммерческими организациями (подпункт 4 пункт 1 статьи 575 ГК РФ). Такую сделку суд может признать ничтожной. Также это может привести к налоговым последствиям: ФНС может усмотреть в этом уклонение от уплаты налогов.
Стороны сделки могут договориться о том, что лицензиар получит платежи в виде процентных отчислений после того, как будет выдан патент.
Если у компании есть опасения, что разработчик может внести изменения в формулу изобретения, чтобы в будущем «обойти» свой собственный патент и зарегистрировать аналогичное изобретение на модифицированный продукт, то в лицензионное соглашение можно включить положения о правах на усовершенствования. В договоре можно указать, кому будут принадлежать права на такие модификации.
Какие еще виды договоров можно оформить на разработку
Для тех объектов интеллектуальной собственности, которые еще не созданы, существуют и другие договорные конструкции.
Договор авторского заказа. Обычно такие договоры оформляются при создании авторских произведений, например, дизайна для сайта. Но произведения науки тоже охраняются авторскими правами по статье 1259 ГК РФ, поэтому и они могут быть предметом договора авторского заказа.
Однако нужно учитывать, что авторские права работают по-другому: они защищают от дословного копирования сам текст научной работы, а не концептуальную идею, заложенную в изобретении. В договоре авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение созданного произведения, либо передача прав по лицензии в установленных пределах.
Если разработчиком является не физическое лицо, а юридическое (подрядчик), то заключается договор заказа по статье 1296 ГК РФ. К этому договору применимы те же условия, что и к договору авторского заказа. При этом право на получение патента автоматически принадлежат заказчику (статья 1371 ГК РФ).
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. Здесь нужно учитывать, что если целью таких работ не являлось получение изобретения, то права на него по умолчанию принадлежат исполнителю. Но в договоре можно закрепить и другие условия.
По договору опытно-конструкторских работ исполнитель обязан разработать образец нового изделия, техническую документацию на него, а заказчик – оплатить его работу.
Оформить договоры на передачу изобретений, товарных знаков и другой интеллектуальной собственности можно в патентном бюро Ezybrand.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли продать незапатентованную идею или описание?
Если речь идет о технической разработке, то пока она не прошла государственную экспертизу, ее нельзя считать изобретением. Идея сама по себе не является объектом патентных прав. Описание технического устройства или технологии должно быть оформлено так, чтобы его можно было воспроизвести на практике (требование промышленной применимости), также идея должна быть неочевидной и еще не опубликованной нигде в мире (условие мировой новизны).
Пока не пройдена проверка по этим требованиям, сложно говорить о какой-либо коммерческой ценности для инвесторов или для заинтересованных компаний. А если ваша разработка не нова и запатентована уже кем-то другим, то производство такой продукции будет нарушать права на чужой патент.
Можно ли начать производство до оформления патента и заключения лицензионного договора на изобретение?
Запускать производство можно, если вы уверены в том, что не нарушаете чужие права, если ваша разработка еще не запатентована в России.
Но нужно учитывать следующее: если вы раскрыли информацию о вашем изобретении (изготовили товар, опубликовали статью, принимали участие в выставке), то подать заявку на патентование нужно не позднее 6 месяцев. Иначе не будет соблюдаться требование новизны (статья 1350 ГК РФ) и Роспатент не выдаст патент.
Не получится ли так, что конкурент запатентует изобретение раньше и запретит выпускать продукцию?
Такая ситуация возможна. Исключительные права на изобретение признаются только при условии его регистрации в Роспатент. Если конкурент подаст заявку раньше вас, то он может оформить права на себя.
Можно сделать так: одновременно подавать заявку на изобретение и запускать производство. В этом случае приоритет (временное преимущество) будет за вами.
Если подана заявка на изобретение, но патент еще не получен, можно ли его продать по договору ноу-хау?
Ноу-хау и изобретения – это совершенно разные виды интеллектуальной собственности. Для охраны разработки в форме ноу-хау в компании должен быть введен специальный режим: ограничен доступ к секрету производства, разработана документация (приказы, должностные инструкции и регламенты).
Как продать изобретение, на которое уже получен патент?
Для полной передачи прав на изобретение нужно заключить договор отчуждения. По этому договору права на разработку полностью переходят к новому правообладателю, а старый владелец их утрачивает. Но авторство изобретателей при этом сохраняется.
Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
