Регистрация лицензионного договора в ВОИС

Согласно российскому законодательству (ст.1235 ГК РФ), лицензионный договор на использование товарного знака должен быть заключен в письменном виде и зарегистрирован в ФГБУ «ФИПС». Передача исключительных прав третьим лицам без договора возможна только в случае наследования или реорганизации юридического лица. Процедуру регистрации можно также провести на международном уровне, подав ходатайство в ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности).

Регистрация лицензионного договора в ВОИС

Практически во всех странах, как и в России, лицензионный договор на товарный знак должен быть зарегистрирован для его правомерного использования. Исключение составляет законодательство следующих государств (на их территории регистрация не требуется):

Австралия;
Германия;
Новая Зеландия.

Внесение договора в реестр ВОИС (WIPO) помогает упростить и ускорить эту процедуру, которая проводится только один раз для всех стран, указанных в ходатайстве от заявителя, и требует уплаты только одной «универсальной» пошлины. Членами-участниками данной организации в настоящий момент являются более 150 государств. Международная регистрация договора в WIPO целесообразна в первую очередь в том случае, когда планируется выход производителя на широкий международный рынок.

Особенности национального законодательства

Следует учитывать, что в ряде государств внесение записи в реестр ВОИС не имеет силы и требует обращения непосредственно в национальное патентное ведомство. К таким странам относятся:

Россия;
Китай;
Таиланд;
Япония;
Греция;
Корея;
Индия;
Индонезия;
Грузия;
Кыргызстан;
Молдова;
Камбоджа;
Колумбия;
Гамбия;
Лаосская Народно-Демократическая Республика;
Мексика;
Сингапур;
члены Африканской организации интеллектуальной собственности (Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская республика, Чад, Конго, Гвинея и еще 10 африканских государств).

Способы регистрации договора

Внесение договора в реестры может производиться 3 способами:

Путем подачи ходатайства непосредственно в ВОИС. Офис организации находится в Швейцарии, в Женеве. Отправить документы можно через онлайн-сервис на официальном сайте ВОИС (на английском, французском или испанском языке).
Через национальное патентное ведомство (в России – ФГБУ «ФИПС», или «Роспатент») в стране, на территории которой проживает правообладатель. Данная процедура аналогична регистрации товарного знака по Мадридской системе. При этом необходимо учитывать, что предварительно лицензионный договор должен быть зарегистрирован в «Роспатенте».
С помощью подачи документов в патентное ведомство того государства, на территории которого планируется использование товарного знака (место регистрации договаривающейся стороны).

Взаимодействие с национальными патентными ведомствами большинства государств производится через патентных поверенных. Данное требование законодательства действует также в отношении иностранных граждан, обращающихся в «Роспатент».

Необходимые документы

Подача ходатайства о регистрации договора в ВОИС должна производиться на специальном бланке ММ13. Основные сведения, которые указывают в этом документе, включают следующие данные:

номер международной регистрации товарного знака;
имя правообладателя и лицензиата;
классы товаров и услуг, в отношении которых осуществляется передача исключительных прав;
способ получения корреспонденции и уведомлений (в бумажном или электронном виде);
договаривающиеся стороны (государства) и территориальное ограничение.

В качестве необязательной может также предоставляться следующая информация:

гражданство физического лица, являющегося лицензиатом;
для юридических лиц:
- организационно-правовая форма;
- государство и территориальная единица, на которой было зарегистрировано данное юридическое лицо;
указание о том, является ли лицензия исключительной (при его отсутствии она признается неисключительной);
срок действия лицензии (он не превышает нормативную длительность правовой охраны товарного знака, которая в большинстве стран составляет 10 лет).

Ходатайство может оформляться в отношении нескольких договаривающихся сторон (для одного и того же правообладателя). Данный документ должен быть подписан владельцем товарного знака или заверен национальным патентным ведомством, через которое он подается (ФГБУ «ФИПС»). Предоставлять копии лицензионного соглашения в ВОИС не требуется.

Процедура регистрации

Процедура регистрации договора на использование товарного знака включает в себя следующие этапы:

Подача ходатайства, его проверка сотрудниками международной патентной организации на соответствие требованиям ВОИС.
При выявлении нарушений отправляется уведомление заявителю или в национальное патентное ведомство (ФГБУ «ФИПС»), если заявка была предоставлена через него.
При отсутствии ответных действий со стороны правообладателя в течение 3 месяцев делопроизводство в ВОИС прекращается, о чем также предоставляется уведомление. Владелец может ходатайствовать о продлении срока для отправки исправленных документов.
Если нарушения требований международной регистрации отсутствуют, то специалисты ВОИС вносят запись в Международный реестр на дату получения документов. Правообладателю (или патентному ведомству) направляется уведомление об этом.

Общая длительность данной процедуры составляет 2-3 месяца.

Пошлины

Для международной регистрации лицензионного договора по товарному знаку необходима уплата пошлины в размере 177 швейцарских франков. Эта сумма одинакова как для полной, так и для частичной регистрации (в отношении нескольких классов МКТУ из тех, на которые распространяется действие торговой марки), а также при внесении изменений в сведения о лицензии.

Получить консультации по международной регистрации лицензионных договоров можно в патентном бюро «EzyBrand». Патентные поверенные также помогут зарегистрировать торговую марку «под ключ», выполнив все необходимые процедуры от подачи заявки до получения свидетельства.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!