Товарные знаки

Регистрация лицензионного договора в ВОИС

Согласно российскому законодательству (ст.1235 ГК РФ), лицензионный договор на использование товарного знака должен быть заключен в письменном виде и зарегистрирован в ФГБУ «ФИПС». Передача исключительных прав третьим лицам без договора возможна только в случае наследования или реорганизации юридического лица. Процедуру регистрации можно также провести на международном уровне, подав ходатайство в ВОИС (Всемирную организацию интеллектуальной собственности).

Регистрация лицензионного договора в ВОИС

Практически во всех странах, как и в России, лицензионный договор на товарный знак должен быть зарегистрирован для его правомерного использования. Исключение составляет законодательство следующих государств (на их территории регистрация не требуется):

  • Австралия;
  • Германия;
  • Новая Зеландия.

Внесение договора в реестр ВОИС (WIPO) помогает упростить и ускорить эту процедуру, которая проводится только один раз для всех стран, указанных в ходатайстве от заявителя, и требует уплаты только одной «универсальной» пошлины. Членами-участниками данной организации в настоящий момент являются более 150 государств. Международная регистрация договора в WIPO целесообразна в первую очередь в том случае, когда планируется выход производителя на широкий международный рынок.

Особенности национального законодательства

Следует учитывать, что в ряде государств внесение записи в реестр ВОИС не имеет силы и требует обращения непосредственно в национальное патентное ведомство. К таким странам относятся:

  • Россия;
  • Китай;
  • Таиланд;
  • Япония;
  • Греция;
  • Корея;
  • Индия;
  • Индонезия;
  • Грузия;
  • Кыргызстан;
  • Молдова;
  • Камбоджа;
  • Колумбия;
  • Гамбия;
  • Лаосская Народно-Демократическая Республика;
  • Мексика;
  • Сингапур;
  • члены Африканской организации интеллектуальной собственности (Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Центральноафриканская республика, Чад, Конго, Гвинея и еще 10 африканских государств).

Способы регистрации договора

Внесение договора в реестры может производиться 3 способами:

  • Путем подачи ходатайства непосредственно в ВОИС. Офис организации находится в Швейцарии, в Женеве. Отправить документы можно через онлайн-сервис на официальном сайте ВОИС (на английском, французском или испанском языке).
  • Через национальное патентное ведомство (в России – ФГБУ «ФИПС», или «Роспатент») в стране, на территории которой проживает правообладатель. Данная процедура аналогична регистрации товарного знака по Мадридской системе. При этом необходимо учитывать, что предварительно лицензионный договор должен быть зарегистрирован в «Роспатенте».
  • С помощью подачи документов в патентное ведомство того государства, на территории которого планируется использование товарного знака (место регистрации договаривающейся стороны).

Взаимодействие с национальными патентными ведомствами большинства государств производится через патентных поверенных. Данное требование законодательства действует также в отношении иностранных граждан, обращающихся в «Роспатент».

Необходимые документы

Подача ходатайства о регистрации договора в ВОИС должна производиться на специальном бланке ММ13. Основные сведения, которые указывают в этом документе, включают следующие данные:

  • номер международной регистрации товарного знака;
  • имя правообладателя и лицензиата;
  • классы товаров и услуг, в отношении которых осуществляется передача исключительных прав;
  • способ получения корреспонденции и уведомлений (в бумажном или электронном виде);
  • договаривающиеся стороны (государства) и территориальное ограничение.

В качестве необязательной может также предоставляться следующая информация:

  • гражданство физического лица, являющегося лицензиатом;
  • для юридических лиц:
    • организационно-правовая форма;
    • государство и территориальная единица, на которой было зарегистрировано данное юридическое лицо;
  • указание о том, является ли лицензия исключительной (при его отсутствии она признается неисключительной);
  • срок действия лицензии (он не превышает нормативную длительность правовой охраны товарного знака, которая в большинстве стран составляет 10 лет).

Ходатайство может оформляться в отношении нескольких договаривающихся сторон (для одного и того же правообладателя). Данный документ должен быть подписан владельцем товарного знака или заверен национальным патентным ведомством, через которое он подается (ФГБУ «ФИПС»). Предоставлять копии лицензионного соглашения в ВОИС не требуется.

Процедура регистрации

Процедура регистрации договора на использование товарного знака включает в себя следующие этапы:

  1. Подача ходатайства, его проверка сотрудниками международной патентной организации на соответствие требованиям ВОИС.
  2. При выявлении нарушений отправляется уведомление заявителю или в национальное патентное ведомство (ФГБУ «ФИПС»), если заявка была предоставлена через него.
  3. При отсутствии ответных действий со стороны правообладателя в течение 3 месяцев делопроизводство в ВОИС прекращается, о чем также предоставляется уведомление. Владелец может ходатайствовать о продлении срока для отправки исправленных документов.
  4. Если нарушения требований международной регистрации отсутствуют, то специалисты ВОИС вносят запись в Международный реестр на дату получения документов. Правообладателю (или патентному ведомству) направляется уведомление об этом.

Общая длительность данной процедуры составляет 2-3 месяца.

Пошлины

Для международной регистрации лицензионного договора по товарному знаку необходима уплата пошлины в размере 177 швейцарских франков. Эта сумма одинакова как для полной, так и для частичной регистрации (в отношении нескольких классов МКТУ из тех, на которые распространяется действие торговой марки), а также при внесении изменений в сведения о лицензии.

Получить консультации по международной регистрации лицензионных договоров можно в патентном бюро «EzyBrand». Патентные поверенные также помогут зарегистрировать торговую марку «под ключ», выполнив все необходимые процедуры от подачи заявки до получения свидетельства.

Автор

Бондарева Ольга

Патентный поверенный №2104
Патентная деятельность с 2010 года. Основные направления - регистрация товарных знаков, патентование в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрация программ ЭВМ.

Заказать бесплатную консультацию

Специалист подробно ответит на ваши вопросы, рассчитает стоимость и направит коммерческое предложение.


☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную консультацию

Остались вопросы?

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную проверку
по реестру товарных знаков

Пожалуйста, укажите наименование для проверки и контактные данные для получения результатов.

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.