Регистрация товарного знака в США: какие виды отказов выдает патентное ведомство (office action)
После приемки заявки на товарный знак в USPTO (американское патентное ведомство) она поступает к эксперту, который проверяет документы по требованиям Закона о товарных знаках. После проверки эксперт может направить заявителю office action – официальное письмо, уведомление о несоответствиях. Есть несколько видов таких уведомлений: некоторые вопросы можно легко решить с экспертом по телефону, другие требуют обстоятельного, аргументированного ответа. Ответ на office action должен быть направлен в течение 3-6 месяцев.
Причины для отказа
Office action, полученный от USPTO, необязательно означает, что заявка на товарный знак отклонена и его невозможно зарегистрировать. Чтобы понять, какие действия нужно предпринять, сначала обратите внимание на причины, указанные в office action:
| Что указано в письме office action | Причина несоответствия | Что можно предпринять заявителю |
| Requirement for a «definite» identification of goods or services | Названия товаров и услуг в заявке указаны неверно: используются слишком общие формулировки или неясные термины | Уточнить названия товаров/услуг, используя общепринятую классификацию и ее термины. После подачи заявки добавить еще классы нельзя, можно только сузить их список |
| Requirement to «disclaim» a portion of trademark | Слово или графический элемент в вашем знаке нельзя зарегистрировать. Например, общеупотребимые или описательные термины | Направить письмо с отказом (disclaimer) от предоставления правовой охраны для этого элемента. Сам товарный знак при этом не изменится. Но и другие смогут использовать этот элемент в своем знаке |
| Specimen refusal | В заявке нет доказательства (specimen) фактического использования знака или оно не соответствует заявленному обозначению | Направить аргументированный ответ, что знак используется корректно. Либо привести в соответствие доказательства коммерческого использования |
| Section 2(d) «likelihood of confusion» refusal | Ваш товарный знак слишком похож на знаки других предпринимателей, которые раньше подали заявку | Составить аргументированный ответ, доказывающий разницу между знаками. Другие способы: убрать те классы товаров и услуг, где найдены похожие знаки, либо заключить соглашение с их владельцами |
| Section 2(e)(1) «descriptiveness» refusal | Товарный знак носит описательный характер для данного вида товаров/услуг. Например, используется слово «кафе» для регистрации ресторанного бренда | Направить возражение в пользу регистрации, доказывающее различительный характер знака. Другие варианты: disclaimer для описательного элемента; согласиться на регистрацию в Дополнительном реестре (реестре для описательных знаков); изменить перечень товаров/услуг так, чтобы знак перестал быть описательным |
| Commonly used phrase refusal | Товарный знак включает распространенные фразы, например, «drive safely» для автомобилей или автоаксессуаров. | Составить аргументированный ответ, доказать, что эта фраза обычно не используется с такими товарами/услугами. |
Виды office action
Само уведомление office action тоже может быть двух видов:
- Nonfinal office action – это не окончательный отказ. Вы можете направить аргументированный ответ эксперту USPTO. Если он согласится с вашими доводами, то заявка будет зарегистрирована. При повторном рассмотрении эксперт может найти новые основания для отказа и вновь отправить заявителю office action. Если эксперта не устроит ответ по первоначальной причине, то он отправит final office action.
- Final office action – при получении этого уведомления заявителю дается последняя попытка на ответ. Если эксперт не сочтет доводы убедительными, то заявка будет отклонена.
На ответы заявителю дается 3 месяца. При необходимости можно продлить этот срок еще на 3 месяца.
Таким образом, взаимодействие с американским патентным ведомством носит более длительный характер, чем при регистрации товарных знаков в Роспатенте.
Схематично делопроизводство можно изобразить так:
Некоторые вопросы, касающиеся office action, можно иногда решить сравнительно легко: по телефонному звонку или email. Тогда проверяющий эксперт сам внесет поправки в заявку и подтвердит изменения.
Но большинство вопросов требует официального ответа, который можно отправить в электронной системе TEAS. Очень важно при этом правильно составить аргументированный ответ: в этом случае эксперт одобрит заявку на товарный знак. Иначе он направит final office action.
Что делать, если получен final office action
Если заявка все же была отклонена экспертом USPTO, то есть 2 варианта:
- Пересмотреть свой товарный знак, причины для отказа и подать новую заявку. Пошлины за экспертизу придется уплачивать заново.
- Подать апелляцию на решение USPTO в Судебно-апелляционный совет по товарным знакам (TTAB).
Патентные поверенные бюро Ezybrand помогут вам проверить ваш бренд на соответствие требованиям американского законодательства, составить заявку на регистрацию товарного знака в США, подготовить и направить ответ на office action.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Какие названия нельзя использовать как товарный знак?
Нельзя использовать следующие названия:
- Имена, фамилии и псевдонимы известных лиц без их согласия.
- Названия чужих произведений без разрешения авторов (хотя прямого запрета на это нет, но могут быть риски, если автор докажет известность своего произведения).
- Аморального, дезориентирующего или оскорбительного характера. Например, в США отказали в регистрации товарных знаков September 11, 2001 и Boston Strong, так как они связаны с трагическими событиями.
- Описательного характера, не обладающих различительной способностью в отношении заявленных товаров. Например, “Коровье молоко”, “Красная рыба”, “Удобная обувь”.
- Идентичные или сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками США.
- Вводящие потребителей в заблуждение. Например, название from New York для товаров, изготовленных не в США.
Чем бренд отличается от товарного знака?
Бренд – это сформированный за годы образ, который вызывает у потребителей стойкую ассоциацию с определённой компанией. Он формирует положительную репутацию и создаёт нематериальную ценность, за которую люди готовы платить больше, чем за no-name.
Товарный знак – это зарегистрированное в патентном ведомстве обозначение, которое служит для различения товаров разных компаний или предпринимателей. Но оно не всегда повышает ценность продукта или услуг в глазах потребителей.
Большинство известных брендов в США зарегистрированы в качестве товарных знаков. Например, McDonald’s, Nike, Levi’s, Apple.
Простыми словами, бренд – это маркетинговый, а не юридический термин. Иногда он совпадает с товарным знаком, иногда – нет.
Торговая марка и товарный знак США – это одно и то же?
В российском законодательстве используется термин “товарный знак” в отношении обозначений, которым предоставляется правовая охрана. А понятие “торговая марка” можно услышать в обывательской речи, например, от журналистов, экономистов, маркетологов.
В законодательстве США используется термин trademark, что буквально переводится на русский язык как “торговая марка”. И именно trademark получает правовую охрану. Следовательно, торговая марка в США – это то же самое, что товарный знак в РФ.
Какое понятие шире: товарный знак, торговая марка или бренд?
С точки зрения маркетинга:
Бренд – это наиболее широкое понятие, которое отражает ценности компании и её предложения на рынке. Чем сильнее бренд, тем больше постоянных клиентов, и тем больше они готовы платить за товары или услуги.
В маркетинге термины “торговая марка” и “товарный знак” – синонимы. Это обозначения, которые позволяют идентифицировать продукцию конкретной компании. Они являются важной частью бренда.
В законодательстве:
Понятие “бренд” не используется. Термин “торговая марка” применяется в юрисдикции англоязычных стран, а “товарный знак” – в России.
Так, торговая марка в США – это аналог товарного знака в РФ. Обозначение, которое внесено в государственный реестр и охраняется законом.
Каким символом обозначается товарный знак?
В Законе о товарных знаках США 1946 года упоминается обозначение ®. Оно является аналогом слова registered и означает “зарегистрирован”. В России используется знак охраны товарного знака, который также обозначается символом ®.
В большинстве западных стран можно встретить предупредительную маркировку ™. Она означает, что на регистрацию товарного знака подана заявка, но процедура ещё не завершена. В России применение такого символа законодательно не урегулировано.
Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
