Свободное использование товарного знака
Свободное использование результатов интеллектуальной деятельности без разрешения правообладателя прямо запрещено законом, за исключением случаев так называемого «свободного использования». При нарушении исключительных прав правообладатель может прибегнуть к досудебным и судебным методам защиты, предъявить иск о возмещении убытков или о выплате компенсации. В этой статье мы расскажем о том, когда допускается свободное использование чужого товарного знака.
Истечение срока правовой охраны для бренда/товарного знака
Государственное свидетельство на товарный знак выдается сроком на 10 лет. Если нужно продлить правовую охрану, то в последний год ее действия нужно подать в «Роспатент» заявление установленного образца и оплатить государственную пошлину.
Перед подачей такого заявления необходимо проверить основные сведения о правообладателе: если за время пользования товарным знаком изменилась информация об организационно-правовой форме юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, адрес, то необходимо сначала внести новые сведения в государственный реестр.
Это также производится по заявлению в патентное ведомство, которое по регламенту рассматривается в течение 2 месяцев. Поэтому о продлении товарного знака нужно позаботиться заранее.
Узнать подробнее о продлении срока действия товарного знака.
Если правообладатель не успел подать заявление, то у него есть возможность исправить ситуацию – по закону предоставляются дополнительные 6 месяцев для подачи заявления. При этом размер пошлин увеличивается на 50%.
Если же пропущен и дополнительный срок, то правовая охрана утрачивается и данный товарный знак может свободно использоваться любым лицом. В том числе оно может подать заявку в «Роспатент», чтобы зарегистрировать такой же бренд на свое имя.
Оспаривание правовой охраны бренда/товарного знака
Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена по решению Палаты по патентным спорам, если регистрация бренда произошла с нарушениями законодательства, или по решению суда, если правообладатель не использует его в коммерческой деятельности в течение 3 лет (статья 1486 Гражданского кодекса РФ).
В этом случае товарный знак также становится свободным для использования другими лицами после внесения записи о прекращении правовой охраны в государственный реестр.
Использование для разнородных товаров
Все товарные знаки регистрируются для определенных видов товаров и услуг по международному классификатору МКТУ. Если бренд зарегистрирован, например, для продуктов питания, и такое же обозначение использует другой производитель для маркировки товаров другой категории (одежда и обувь), то это допускается. В данном случае исключена возможность смешения производителей аналогичной продукции, так как они изготавливают совершенно разные товары.
Однако следует учитывать, что со временем кто-то другой может зарегистрировать на свое имя данное обозначение по вашему классу МКТУ. Тогда уже вы будете нарушать исключительные права, и правообладатель может потребовать возмещения компенсации и уничтожения контрафакта. Поэтому лучше подать заявку на регистрацию раньше, чем это сделают другие.
Узнать подробнее о регистрации товарных знаков в «Роспатенте».
Использование в информационных целях
Основное назначение товарного знака – это индивидуализация деятельности предпринимателей и юридических лиц. Но закон не запрещает использование чужого товарного знака в информационных целях, например, в статьях и на сайтах, в публикациях, если эти материалы не служат для продвижения аналогичной продукции.
Кроме того, чужая торговая марка может использоваться для сравнительного анализа продукции, если такое сравнение объективно, а не носит дискредитирующий характер.
Так, например, в 2011 году Арбитражным судом г. Москвы рассматривалась претензия от ОАО «Фармстандарт» (истец) к Компании «Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи» (ответчик). В рекламной листовке ответчика была опубликована таблица со сравнительными характеристиками медицинского препарата «Флюкостат» (производитель – истец) с лекарством «Дифлюкан» (производитель – ответчик). Истец требовал выплаты компенсации 100 тысяч рублей. Так как использование товарного знака конкурента «Флюкостат» не было направлено на индивидуализацию товаров ответчика, то суд отказался удовлетворить иск (дело № А40-108056/10-19-956).
В последующем компания ОАО «Фармстандарт» обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. Но так как листовка не содержала необъективных данных, то она не могла быть актом недобросовестной конкуренции. Претензия также была отклонена.
Использование в качестве ключевых слов в сети Интернет
В российском законодательстве не установлена взаимосвязь между товарным знаком другого правообладателя и ключевыми словами, которые используются при настройке контекстной рекламы. Однако, как показывает судебная практика, такое допускается. Это закреплено в п.172 Постановления №10 Пленума Верховного Суда РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», принятого 23 апреля 2019 г.
Основаниями для этого являются следующие логические доводы:
- Ключевое слово не направлено на индивидуализацию товаров под чужим товарным знаком.
- При введении в поисковую строку ключевого слова, содержащего название чужого товарного знака, невозможно выделить одно конкретное объявление из всех, выдаваемых поисковой системой.
- Потребитель не знает настройки контекстной рекламы.
Если в самом объявлении не содержится чужой товарный знак, то его использование в качестве ключевого слова не признается нарушением.
И все же Арбитражные суды, в качестве первой инстанции, иногда встают на сторону правообладателя товарного знака.
Пример из судебной практики. В 2020 году ООО «Юниконт СПб» (истец) обратилось в суд против ООО «Оллрэди» (ответчик) с требованием выплатить компенсацию в размере 3 000 000 рублей за использование зарегистрированного товарного знака «Unimach» (свидетельство № 424969) при настройке контекстной рекламы в поисковой системе «Яндекс». Когда пользователь вводил ключевое слово «unimach», в результатах поиска выдавалась ссылка на сайт ответчика.
Данный товарный знак был зарегистрирован для станков лазерной резки. На сайте ответчика предлагалась к продаже аналогичная продукция – лазерные и фрезерные станки с ЧПУ, однако упоминание товарного знака «Unimach» отсутствовало.
Был произведен осмотр сайта ответчика, который показал, что страницы содержат параметры utm_term=Unimach, введенные вручную. Другими словами, ответчик умышленно влиял на работу поисковой системы для продвижения собственного сайта. Осмотр заверен нотариусом.
Суд первой инстанции решил это дело в пользу истца. Однако ответчик оспорил это решение в арбитражном апелляционном суде в 2021 году (№А56-113533/2020). Апелляционная инстанция признала отсутствие вины ответчика на основании вышеуказанного постановления №10.
Использование в качестве нарицательного существительного
Иногда использование чужого товарного знака происходит неумышленно, для описания товара или в качестве нарицательного существительного. Если это делается не в целях недобросовестной конкуренции, то суд может принять сторону ответчика.
Пример из судебной практики. В 2015 и 2016 гг. рассматривалось дело № А40-47872/2015, по которому ООО «Промбизнесгрупп» (истец) выступило против ООО «Ям! Ресторанте Интернэшнл Раша Си Ай Эс» (ответчик) по поводу нарушения исключительных прав на свой товарный знак «Палочки оближешь».
Суд признал, что словосочетание «Палочки оближешь» в рекламе ресторана, принадлежащего ответчику, не было направлено на индивидуализацию товаров, поэтому исковые требования были отклонены.
Однако судебная практика по таким делам неоднородна. Поэтому мы все же рекомендуем проверять все обозначения, которые применяются для маркировки продукции или рекламирования услуг на предмет совпадения с товарными знаками, зарегистрированными в «Роспатенте».
Другой пример. В 2018 г. ООО «Терминальные решения» (истец) подало судебный иск против ООО «Т2 Мобайл» (ответчик) с требованием возместить компенсацию 1 млн. рублей за незаконное использование товарного знака «Симкомат». Суть спора заключалась в том, что ответчик использовал слово «симкомат» на терминале по продаже сим-карт в аэропорту Внуково. Причем сделано это было не в целях паразитирования на чужом бренде, а для употребления в нарицательном значении, по аналогии со словом «банкомат». Суд учел добросовестное использование этого обозначения и снизил исковые требования до 50 тысяч рублей (судебное дело № А40-186703/18).
Пародия на чужой товарный знак
В зарубежной юридической практике существует также норма, по которой другое лицо может использовать чужой товарный знак в качестве пародии в рекламе (например, это закреплено в Законе о товарных знаках в США). Это подпадает под доктрину добросовестного использования.
При пародировании товарного знака должно соблюдаться главное требование: потребитель не может быть введен в заблуждение, то есть пародийное обозначение должно отличаться существенным образом от оригинала.
Однако очень часто правообладатель все равно подает в суд, опираясь на другую норму – недопустимое размывание товарного знака, если пародия используется в коммерческих целях.
Наибольшей правовой защищенностью обладают те бренды, которые зарегистрированы в «Роспатенте» в качестве товарного знака. Патентные поверенные бюро Ezybrand помогут вам правильно оформить заявку на регистрацию, проверить по государственному реестру отсутствие похожих торговых марок, которые могут препятствовать вашей регистрации. Качественная подготовка документов перед их подачей в «Роспатент» является залогом успешного получения свидетельства на товарный знак и снижает будущие юридические риски по оспариванию регистрации.
Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!