Как зарегистрировать товарный знак в России иностранной компании

Регистрация товарного знака — процедура длительная, среднее время регистрации от 5 до 18 месяцев, в связи с чем необходимо заблаговременно принять меры по защите своих товаров, планируя выход на российские рынки сбыта. Основные нормы права, регулирующие регистрацию, установлены в 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации.

Варианты регистрации товарного знака

В России есть 2 способа получить исключительные права на товарный знак:

• регистрация напрямую в национальном патентном ведомстве ФГБУ ФИПС (Роспатент)
• подать заявку в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), позволяющей на основании Мадридского соглашения зарегистрировать товарный знак сразу в нескольких странах, включая Россию.

Подавать заявку на регистрацию товарного знака в Европейском патентном ведомстве EUIPO, с целью ведения деятельности на территории Российской Федерации, не рекомендуется, так как действие товарного знака будет распространятся только на государства Евросоюза (28 участников), Россия и страны СНГ не входят в их число.

Патентный поверенный при регистрации товарного знака

В соответствии с ГК РФ (п.2 ст. 1247), иностранные лица, постоянно проживающие за пределами России, должны взаимодействовать с ФГБУ ФИПС (https://www1.fips.ru/) через патентных поверенных, действующих на основании простой доверенности, выданной правообладателем. Нотариальное заверение данного документа не требуется

В качестве патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин Российской Федерации, который:

• достиг возраста 18 лет
• постоянно проживает на территории РФ
• имеет высшее образование
• имеет опыт работы не менее 4 лет в сфере деятельности патентного поверенного

Аттестованные патентные поверенные приобретают статус со дня регистрации в Реестре патентных поверенных РФ. Проверить статус можно на сайте ФГБУ ФИПС (https://rupto.ru/ru/patent-attorneys). При совершении неправомерных действий патентный поверенный исключается из реестра и может быть лишен права работы сроком до 3 лет.

Патентные поверенные осуществляют свою деятельность на основании Федерального закона № 316-ФЗ от 30.12.2008 г. и имеют право:

• вести переписку с ФГБУ ФИПС
• проводить патентные исследования по анализу уникальности обозначений заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков
• направлять возражения по результатам экспертных решений
• принимать участие в совещаниях.

Стоимость услуг патентных поверенных

При выборе патентного поверенного необходимо обращать внимание на его юридический опыт и учитывать, что аттестация поверенного проходит по разным видам специализаций (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, программы для ЭВМ и База данных). Для регистрации товарного знака у патентного поверенного должна быть специализация товарные знаки и знаки обслуживания. Специализация указывается в выданном поверенному свидетельстве, подтверждающем его статус, и отражается в государственном Реестре патентных поверенных РФ.

Патентные поверенные, согласно законодательству, имеют  право оказывать услуги по защите интеллектуальной собственности как действуя лично, так и от имени организаций патентных поверенных (патентные бюро, ассоциации) в которых они работают. В среднем стоимость работ в отношении регистрации товарного знака составляет от 20 до 50 тысяч рублей и зависит от объема оказываемых услуг, количества классов МКТУ и сложности регистрации.

Порядок подачи заявления на регистрацию товарного знака

При оформлении и подаче заявки через патентного поверенного следует предварительно заключить трудовой или гражданско-правовой договор. В случае обращения в организацию, объединяющую несколько патентных поверенных (патентное бюро), договор на оказание услуг заключается с организацией, а интересы представляет патентный поверенный на основании доверенности.

В пакет документов при подаче заявки входят:

• Заявление по установленной форме, образец документа размещен на сайте ФГБУ ФИПС (Роспатент). Возможна подача заявки в электронном виде через личный кабинет для переписки с патентным ведомством. Документация заверяется квалифицированной электронной подписью. Для иностранного юридического лица в заявлении должны быть указаны КИО и КПП
• Обозначение товарного знака и его описание в свободной форме
• Перечень товаров/услуг сгруппированных по классификации МКТУ для регистрации товарных знаков
• Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины для принятия заявки и проведения процедуры формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения по существу
• Доверенность на имя патентного поверенного или другого лица, представляющего интересы заявителя
• Перевод документов на русский язык в случае, если они составлены на иностранном языке
• Подтверждение согласия на обработку персональных данных заявителя и его представителя

Материалы заявки возможно подать в Роспатент несколькими способами:

• Непосредственно в патентное ведомство, очно. Здание находится по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1.
• Электронно через сайт ФГБУ ФИПС или через «Госуслуги», заверенную  квалифицированной электронной подписью.
• По почте.

Процедура и сроки рассмотрения заявки 

При принятии заявки в Роспатенте проводится её экспертиза включающая в себя:

• Формальную экспертизу, целью которой является проверка правильности содержания заявки, ее заполнения и прилагаемого к ней пакета документов. Также в ходе проведения проверяется достоверность данных и приложенных документов. Период проведения согласно ст. 1498 ГК РФ — 1 месяц, но в некоторых случаях возможно продление до 2 месяцев. При положительном решении экспертной комиссии заявка публикуется в открытом реестре на сайте ФГБУ ФИПС.
• Экспертиза по существу, в ходе которой проводится анализ на уникальность, отсутствие тождественных и схожих товарных знаков и заявок, находящихся на рассмотрении. Проверяется соблюдение требований регистрации товарных знаков в представленном обозначении. Длительность может составлять до одного года. При наличии несоответствий заявителю будет отправлено уведомление об устранении нарушений или предоставлении дополнительных документов в срок не позднее 6 месяцев.

В случае положительного результата экспертизы заявителю или доверенному лицу направляется заключение и уведомление для уплаты государственной пошлины, необходимой для регистрации товарного знака и получения свидетельства. Окончательное решение публикуется в открытых реестрах.

Согласно регламенту, процедура регистрации товарного знака занимает 18 месяцев и две недели. На практике, ориентировочные сроки составляют от 5 до 8 месяцев. В случае ошибок и нарушений сроки увеличиваются. Установленный законом срок правовой охраны товарного знака в России – 10 лет, который возможно продлевать ещё на 10 лет  неограниченное количество раз.

Пошлины при регистрации товарного знака

В соответствии с законодательством, расчеты на территории страны должны производиться в валюте РФ, включая уплату обязательных платежей. Затруднения при оплате пошлин могут возникнуть у организаций не имеющих рублевых счетов в случае отсутствия представительств и филиалов на территории России. Обязательная информация, подлежащая указанию в платежных документах, установлена правилами в приказе Роспатента от 28.03.2014 № 44 (Приложение № 1) (https://rupto.ru/content/uploadfiles/pr_44_pril_1.pdf).

Оплачивать пошлину может как заявитель, так и правообладатель (в случае совершения действий с уже зарегистрированным знаком), а также лица, действующие по письменному поручению.

Виды государственных услуг, оказываемых работниками Роспатента, подлежащие оплате:

• Прием заявки и формальная экспертиза – 3 500 рублей. За каждый регистрируемый класс товаров (услуг), в отношении которых действует товарный знак, при превышении 5 стоимость пошлины увеличивается на 1 000 рублей.
• Проведение экспертизы по существу – 11 500 рублей. Каждый дополнительный класс по МКТУ подлежит оплате в размере 1 000 рублей.
• Регистрация товарного знака в государственном реестре при положительном результате экспертизы по существу – 16 000 рублей. Дополнительные классы по МКТУ оплачиваются также, как при экспертизе, в размере 1 000 рублей.
• Выдача свидетельства на товарный знак или его дубликата – 2 000 рублей. (с начала 2021 года выдача бумажных свидетельств  приостановлена)
• Рассмотрение возможности продления срока защиты ТЗ (при его истечении) – 20 000 рублей. (+1 000 рублей за каждый класс товаров/услуг в случае превышения 5).

Исходя из этого, необходимый минимум затрат на регистрацию товарного знака только в России составляет 33 000 рублей. При подаче заявки через патентного поверенного возможно снижение размера государственных пошлин на 30%.

При наличии правок или ошибок необходимо заплатить за каждую 2800 рублей. В случае обжалования отказа в регистрации — 13 500 рублей

В ходе процедуры рассмотрения заявки и регистрации товарного знака  федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) возможно потребуется совершение дополнительных юридически значимых действий (передача прав для регистрации; добавление или изменение класса товаров/услуг; продление срока для подачи недостающих или исправленных документов; рассмотрение возражений при отказе и другие). Размер госпошлин по ним варьируется от 3 до 10 тысяч рублей.

Особенности регистрации для стран СНГ

Между Россией и рядом стран СНГ заключены соглашения для улучшения сотрудничества в области правовой охраны интеллектуальной собственности. Это позволяет упростить подачу и рассмотрение заявок на выдачу патентов и других документов, на основании которых физические и юридические лица этих государств имеют право вести дела напрямую с ФГБУ ФИПС (Роспатент), без обращения к патентным поверенным или другим представителям.

Соглашения на текущий момент имеются между следующими странами: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

В том числе соглашение предусматривает право пользования патентными фондами и банками данных ФГБУ ФИПС (Роспатента) гражданам и юридическим лицам указанных государств.

Роспатент, при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака в России, обязан учитывать законодательство страны заявителя. То есть, если иностранец-физическое лицо имеет в своей стране товарный знак на себя, то Роспатент не в праве ему отказать в регистрации.

Мадридская система регистрации товарных знаков

Создание в 1891 г. Мадридской системы международной регистрации знаков существенно упростило охрану владельцам принадлежащих им товарных знаков в странах-членах Мадридского союза путем подачи одной заявки непосредственно в национальное ведомство по товарным знакам своей страны. Также упрощено последующее управление товарным знаком, поскольку возможно внесение записи о последующих изменениях или о продлении регистрации путем одного процедурного действия.

Деятельность системы в основном регламентируется  Мадридским соглашением о международной регистрации знаков (Мадридское соглашение) и Протоколом к Мадридскому соглашению (Мадридский протокол) от 1989 г. Органом управления системой является Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности — ВОИС (WIPO)(http://www.wipo.int, Женева, Швейцария).

Россия входит в число членов Мадридского союза, поэтому действие международного сертификата, полученного по Мадридской системе, может распространятся и на территории РФ (если заявитель указал необходимость защиты в этой стране). Заявителю достаточно подать заявку на регистрацию товарного знака в патентное ведомство своей страны, а дальнейшее взаимодействие происходит между национальным ведомством и ВОИС (WIPO).

Свидетельство на товарный знак, как и в России, выдается сроком на 10 лет с возможностью продления. Важно учитывать то, что международная регистрация зависит от базовой регистрации в ведомстве той страны, где зарегистрирован заявитель, в течение 5 лет. То есть, если действие базовой заявки прекращается, то международная регистрация также аннулируется. По истечении 5 лет она становится независимой.

Подача заявки по Мадридской системе

Для международной регистрации товарного знака в ВОИС требуется подача и одобрение заявления в национальном патентном ведомстве той страны, где проживает заявитель или зарегистрировано юридическое лицо.

Международная заявка подается на официальном бланке ВОИС по установленной форме, применяемой как для стран Соглашения, так и для стран Протокола. Заполнение формы осуществляется на одном из рабочих языков: английском, французском или испанском. Подается в патентное ведомство страны происхождения.

Процедура регистрации

После поступления заявки в национальное ведомство страны, оно удостоверяет сведения. В частности:

• знак, указанный в международной заявке, полностью совпадает с базовой заявкой
• заявитель по международной заявке является то же самое лицо, что и владелец базовой заявки
• перечень товаров и услуг по международной заявке соответствует тому перечню товаров и услуг, который указан в базовой заявке либо уже, но не шире.

После этого международная заявка направляется в Международное бюро ВОИС.

Процедура регистрации в ВОИС состоит из следующих этапов:

1. Получение заявления из национального ведомства
2. Проверка правильности заполнения документов и соответствия заявленного перечня продукции/услуг требованиям Ниццкой международной классификации специалистами ВОИС
3. Регистрация в международном реестре заявок
4. Рассылка заявления в патентные ведомства стран-членов Мадридской системы
5. Проведение экспертизы торговой марки в каждой из стран
6. Вынесение решения, передача его в ВОИС
7. Направление заявителю и патентному ведомству сертификата о международной регистрации товарного знака или решения о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны
8. Направление уведомления о международной регистрации в патентные ведомства стран-участниц

В случае отказа, документ должен содержать информацию:

• основания для отказа
• в течение какого времени можно подать ходатайство о пересмотре или об апелляции
• ведомство, в которое направляется это ходатайство
• требования к подаче документов и необходимость участия местного представителя (патентного поверенного)

Пошлины за рассмотрение международной заявки

Для оплаты пошлин можно воспользоваться одним из способов:

• со счета ВОИС
• банковский или почтовый перевод (только для стран Европы)
• кредитная карта (в отдельных случаях)

Пошлины направляются непосредственно в ВОИС, а в ряде стран их сбор и пересылка осуществляется национальными организациями. Перечень таких государств: Россия, Армения, Вьетнам, Ирландия, Кения, Китай, КНДР, Лихтенштейн, Португалия, Молдова, Швейцария.

Также эту услугу предоставляют следующие международные организации:

• Африканская организация интеллектуальной собственности
• Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург)

В случае не поступления денежных средств со дня отправления уведомления о необходимости уплаты в течении 3 месяцев заявка считается отозванной.

Ориентировочные размеры основных пошлин (в швейцарских франках):

• для товарных знаков в черно-белом исполнении – 653
• для товарных знаков, выполненных в цвете – 903
• доплата за каждый дополнительный класс товаров/услуг свыше трех – 100
• дополнительная пошлина за регистрацию бренда в некоторых государствах – 100

К некоторым странам и организациям из последнего вида доплаты относятся: Европейский Союз, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, АОИС, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, Бенилюкс, Карибские Нидерланды, Болгария, Бруней, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Кюрасао, Дания, Эстония, Финляндия, Гамбия, Гана, Греция, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Филиппины, Корея, Молдова, Самоа, Сан-Марино, Сингапур, Синт-Мартен, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тунис, Турция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.

Таким образом, минимальные затраты на регистрацию по Мадридской системе составляют порядка 750 швейцарских франков (с учетом стран ЕС), или в рублевом эквиваленте — примерно 47 700 рублей. Возможно в процессе регистрации в ВОИС потребуется дополнительная уплата пошлин в размере от 2 до 200 швейцарских франков.

Пример расчета пошлин WIPO при подаче заявки в Россию для иностранных заявителей

Пример 1

Национальная заявка: Италия
Кол-во классов МКТУ: 2
Черно-белое обозначение
Базовая пошлина: 653 швейцарских франка
Дополнительная плата: 100 швейцарских франков
ИТОГО:  753 швейцарских франка

Пример 2

Национальная заявка: Мексика
Кол-во классов МКТУ: 4
Цветное обозначение
Базовая пошлина: 903 швейцарских франка
Дополнительная плата: 100 + 100 швейцарских франков
ИТОГО:  1103 швейцарских франка

Сравнение различных систем

Регистрация товарного знака в Роспатент возможна через патентного поверенного РФ, стоимость регистрации в патентном бюро EzyBrand составит от 41 700 рублей (с учетом госпошлин).

Мадридская система регистрации товарных знаков дает возможность расширенной территориальной правовой защиты и экономическую выгоду по регистрации права на товарный знак в одном месте, без обращения в каждую страну-участницу, что уменьшает расходы на патентных поверенных.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!