Как обжаловать отказ в регистрации товарного знака?

Во время экспертизы товарного знака «Роспатент» может прислать уведомление, в котором содержится предварительный или окончательный отказ в регистрации. Но это не значит, что всё потеряно. Товарный знак и его регистрацию можно «спасти». Есть 2 способа, как это сделать: направить аргументированное письмо в «Роспатент» в ответ на уведомление или составить возражение в Палату по патентным спорам.

Для регистрации товарного знака ВАЖНО придумать уникальное название. Узнать, не зарегистрировано ли ваше название на сегодняшний день можно отправив сообщение в WhatsApp или Telegram, либо оставить заявку на этой странице. Это бесплатно!

Причины для отказа в регистрации

Специалисты по патентному праву классифицируют причины для отказа в регистрации товарного знака на 2 большие группы:

• Абсолютные основания – когда товарный знак в принципе не может быть зарегистрирован. Например, он противоречит нормам морали или общественным принципам; не обладает различительной способностью, либо в государственном реестре уже есть точно такой же знак. Тогда государственная экспертиза сразу выносит отрицательное решение, и вы не можете привести дополнительные доводы в свою защиту.
• Относительные причины для отказа. Препятствием для отказа могут стать другие товарные знаки, которые похожи на ваш, фирменные наименования, ошибки в оформлении заявки; наличие государственной символики, имен известных лиц, элементов авторского права (изображения или имена персонажей произведений), названий или изображений культурных, природных ценностей в составе товарного знака.

Преодоление отказа в регистрации по относительным причинам

Если экспертиза выявит относительные основания для отрицательного решения, то специалист направит вам уведомление с предложением исправить несоответствие.

Заявитель в этом случае может дополнительно предоставить:

• разрешение от государственных органов власти на использование изображения или названия охраняемых исторических, культурных объектов, на использование государственной символики;
• разрешение от правообладателя похожего товарного знака на регистрацию или контраргументы, доказывающие несхожесть с заявляемым знаком;
• разрешение от автора/правообладателя авторского произведения;
• заявление о сужении перечня классов МКТУ, исключения из заявки тех классов, в которых обнаружены похожие знаки.

Если такие документы будут предоставлены вовремя (срок указан в уведомлении), то экспертиза рассмотрит эти доводы и может изменить свое решение. В противном случае можно пойти дальше – обратиться в Палату по патентным спорам.

Подробнее об уведомлениях и об ответных действиях, которые требуются от заявителя, можно прочитать в статье нашего блога «Подготовка ответов на уведомления и запросы Роспатента».

Возражение против решения «Роспатента»

Если вы уже получили окончательный отказ в регистрации товарного знака и делопроизводство по ней прекращено, то решение «Роспатента» можно оспорить в Палате по патентным спорам (ППС). Для этого туда нужно подать возражение в течение 3 месяцев после того, как вы получили отказ.

Это ведомство является структурным подразделением «Роспатента» и его основная функция – это разрешение споров в административном, внесудебном порядке.

Не стоит думать, что Палата по патентным спорам всегда поддерживает решения государственной экспертизы. Примерно в 30-40% случаев возражение заявителя одобряется и «Роспатент» обязывают зарегистрировать товарный знак. В 2021 г. в Палату по патентным спорам поступило более тысячи возражений и заявлений.

Это ведомство рассматривает возражения против решений «Роспатента» по всем видам интеллектуальной собственности – по товарным знакам, патентам, программам для ЭВМ, базам данных. Если нужно оспорить чужую регистрацию, то возражение тоже подают сюда.

Как подать возражение

Перед тем, как направить возражение в Палату по патентным спорам, нужно оценить вероятность успешного решения спора. Если причиной для отказа является другой «мешающий» товарный знак, который похож на ваш, то необходимо провести их сравнительный анализ, обосновать свою точку зрения.

Узнать подробнее о сравнительном анализе товарных знаков можно здесь.

Услуги по экспертизе (сравнению) товарных знаков также оказывают патентные поверенные.

Возражение против отказа «Роспатента» можно подать двумя способами:

• на бумажном носителе непосредственно в ведомство;
• в электронном формате на официальном сайте ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»); для заверения возражения потребуется простая электронная подпись.

Основное содержание возражения:

• Сведения о лице, подавшем возражения (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, контактные данные).
• Номер заявки на товарный знак, по которой вынесен отказ; указание на решение «Роспатента».
• Доводы в пользу заявителя.
• Платежные данные, копию платежного документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за рассмотрение спора.

Возражение рассматривается коллегией в составе не менее 3 человек. Ее членами не могут быть специалисты «Роспатента», которые ранее рассматривали вашу заявку. Коллегия может провести несколько заседаний, но первое из них должно состояться не позднее, чем через месяц после поступления возражения.

Участники спора могут участвовать в заседании коллегии посредством видеоконференцсвязи. В то же время неявка сторон не может быть основанием для отказа в рассмотрении возражения. По окончании рассмотрения дела оформляется письменное заключение. Оно в течение 5 дней направляется лицу, подавшему возражение.

Государственные пошлины

За рассмотрение возражения необходимо уплатить государственную пошлину в размере 9 000 рублей. При отсутствии подтвержденных поступлений Палата по патентным спорам направляет уведомление о необходимости оплаты пошлины в двухмесячный срок.

Если по истечении этого периода оплата не произведена, то возражение не рассматривается.

Оспаривание в судебном порядке

Палата по патентным спорам – не единственное ведомство, где можно отстаивать свои права. Если вы не согласны с его решением, то можно подать исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Он является апелляционной инстанцией для ППС.

Рассмотрение спора в СИП производится уже не в административном, а в судебном порядке. Решение, вынесенное этим судом, можно оспорить в Президиуме СИП. Однако до суда дело доходит в исключительных случаях, чаще всего это происходит, если спор касается известного бренда. Большинство дел разрешается в ППС.

Примеры оспаривания решения «Роспатента»

В 2020 г. ООО «Гритвак» подало заявку № 2020757358 в «Роспатент» на регистрацию товарного знака «ФЛЕКСВАК» для товаров 5 класса МКТУ (медицинские препараты).

27.04.2021 г. «Роспатент» принял решение об отказе в регистрации, обосновывая это тем, что в этом же классе МКТУ уже есть товарные знаки, сходные до степени смешения с заявленным.

Однако ранее ООО «Гритвак» принадлежал абсолютно такой же товарный знак, как и поданный в новой заявке. Он был зарегистрирован ранее, чем противопоставленные товарные знаки. Так как у него истек срок правовой охраны, а пошлина за продление знака не была вовремя оплачена, то пришлось подавать новую заявку на регистрацию.

27.05.2021 г. заявитель подал в Палату по патентным спорам возражение против отказа в регистрации. Нужно отметить, что иногда «Роспатент» проявляет большую принципиальность – те решения, которые были вынесены еще лет 10 назад, очень сильно отличаются от современных. Экспертиза проходит теперь гораздо строже. Поэтому 30.06.2021 г. ППС также отказал в удовлетворении возражения и оставил решение «Роспатента» в силе.

Тогда заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам. СИП признал решение «Роспатента» неправомерным и направил дело в ППС на повторное рассмотрение (дело № СИП-1052/2021).

При повторном рассмотрении комиссия приняла во внимание следующие доводы заявителя:

• Решение «Роспатента» противоречит нормам статьи 6.quinquies международной Парижской конвенции по охране промышленной собственности, которая устанавливает принцип правовой определенности.
• Товарный знак «ФЛЕКСВАК» длительное время сосуществовал на рынке с противопоставленными знаками, при этом смешения фармацевтических производителей не происходило.
• Вторые части сравниваемых товарных знаков «ВАК», «ТАЧ», «ACT», «САР» имеют разное смысловое значение:
  • «ВАК» – это сокращение от слова «вакцина»;
  • «ТАЧ» – транслитерация английского слова «touch» со значением «касаться», «касание»;
  • «АСТ» – в переводе с английского языка означает «акт, действие, поступок»;
  • в знаке «ФЛЕКСАР» есть только одна значимая лексическая основа «ФЛЕКС», что значит «гибкий».

Таким образом, с точки зрения семантики все товарные знаки несут в себе разное смысловое значение.

11.08.2022 г. Палата по патентным спорам признала аргументы заявителя убедительными, отменила предыдущее решение и отказ «Роспатента», обязала патентное ведомство зарегистрировать товарный знак «ФЛЕКСВАК».