Как получить компенсацию за незаконное использование товарного знака

Возможность получения компенсации за нарушение прав на товарный знак закреплена в IV части Гражданского кодекса РФ. При этом компенсация не зависит от фактически причиненных материальных убытков. Это значительно облегчает пресечение незаконного использования бренда. В этой статье мы подробно рассмотрим все способы взыскания денежной компенсации – от досудебной претензии до иска в арбитражный суд.

Способы защиты прав на товарные знаки

Российское законодательство предусматривает несколько вариантов взысканий, применяемых при нарушении прав на товарные знаки.

При обращении в органы внутренних дел решение о мерах пресечения и взыскания принимается судом, а сторонами по делу являются полиция и нарушитель, поэтому процедура рассмотрения дела часто затягивается. Для привлечения к уголовной ответственности нужно будет доказать, что владельцу бренда причинен ущерб не менее 250 тысяч рублей.

В общем случае схема взыскания компенсации и прекращения нарушения прав на товарный знак выглядит следующим образом:

Почему лучше выбирать компенсацию

Возмещение убытков и выплата компенсации являются взаимоисключающими способами защиты, то есть вы можете потребовать или первое, или второе.

Выбор компенсационной выплаты вместо возмещения убытков имеет ряд преимуществ:

• По закону для получения компенсации нужно доказать только факт нарушения прав на товарный знак. Для получения возмещения по убыткам потребуется доказывание вреда в форме материального ущерба, что очень сложно сделать в отношении интеллектуальной собственности, так как она носит нематериальный характер.
• Взыскание компенсации – наиболее выгодный вариант при причинении вреда деловой репутации владельца товарного знака.
• При наличии факта нарушения компенсация будет гарантированно взыскана судом, хотя бы в минимальном размере.
• Суд не вправе по своему усмотрению изменять один из 3 видов компенсаций, который может выбрать владелец бренда.
• Определение реального ущерба или упущенной выгоды часто требует проведения дорогостоящих экспертиз, для получения компенсации же важно только установить факт нарушения.

На практике суд все же просит предоставить расчет, по которому можно определить соразмерность требуемой компенсации тем нарушениям, которые были допущены по вашему товарному знаку. О том, как рассчитать размер компенсации и какие факторы могут влиять на ее увеличение или уменьшение, далее в нашей статье.

Для чего обращаться к патентному поверенному

Если ваш товарный знак скопирован полностью, то нарушение прав налицо. Но на практике очень часто используются имитации известных брендов, которые похожи на оригинал только частично. Это называется сходством до степени смешения и также является нарушением закона.

Сходство до степени смешения не всегда может быть очевидным. Для установления этого факта необходимо провести сравнение противопоставленных знаков по звучанию, смыслу и внешнему исполнению. Методика сравнительного анализа при этом совпадает с той, которая используется экспертами «Роспатента» при проверке товарного знака перед его регистрацией.

Законом не установлены ограничения для использования идентичных знаков, если они применяются для неоднородных товаров. В этом случае одинаковый товарный знак можно даже зарегистрировать в «Роспатенте».

Заключение о сходстве до степени смешения (когда оба товарных знака в глазах потребителя воспринимаются как одно обозначение) можно использовать для составления претензионного письма нарушителю или в качестве юридической аргументации в суде.

Как взыскать компенсацию за незаконное использование бренда

Компенсацию за незаконное использование товарного знака можно взыскать несколькими способами:

• по досудебной претензии, направленной в адрес нарушителя
• по решению суда, в исковом порядке
• по мировому соглашению.

Виды компенсаций

Статья 1515 ГК РФ устанавливает возможность взыскания компенсации в 3 вариантах (на усмотрение владельца товарного знака):

• В твердом денежном размере – от 10 тысяч до 5 млн. рублей. Суд не вправе взыскивать компенсацию меньше нижнего уровня, установленного в ГК РФ.
• В размере удвоенной стоимости контрафактного товара, незаконно промаркированного товарным знаком.
• В размере удвоенной стоимости лицензионного договора, по которому нарушитель мог бы получить право на использование товарного знака, если бы обратился к правообладателю.

Иногда у владельца товарного знака есть несколько зарегистрированных брендов, которые имеют несущественные графические различия. В этом случае незаконное использование одинакового или похожего знака расценивается как одно правонарушение. Если же нарушены права на несколько разных обозначений, то по каждому из них можно взыскать компенсацию отдельно. Но суд может снизить общий размер компенсации из расчета не менее 5 тысяч рублей за каждый из товарных знаков.

Доказательства

Для взыскания компенсации потребуются 3 вида доказательств:

1. Подтверждение ваших прав на товарный знак – свидетельство о государственной регистрации в «Роспатенте».
2. Обоснование факта нарушения прав на бренд.
3. В случае, если на рынке выявлен контрафакт, имитирующий ваш товарный знак, – не лишним будет заключение эксперта об их сходстве в однородных классах товаров/услуг.

При контрольной закупке контрафакта суд принимает следующие доказательства:

• Видеозапись покупки товара (в том числе со скрытой камеры).
• Фотографии с фиксацией даты.
• Образец контрафактного товара, его упаковка, на которых незаконно размещен товарный знак.
• Товарный или кассовый чек.
• Отчет частного детектива.
• Свидетельские показания.
• Нотариально заверенный протокол осмотра Интернет-сайта и другие документы.

Контрольную закупку можно сделать самостоятельно, не привлекая сторонние организации. Самозащита права предусмотрена статьей 12 Гражданского кодекса и не противоречит российскому законодательству. Правообладатель не должен также предоставлять дополнительные доказательства достоверности фото- и видеосъемки. Не требуется и получение разрешения на съемку со стороны нарушителя.

Так как арбитражный суд принимает только те доказательства, которые относятся к делу, то при видеозаписи нужно учесть следующее:

• Должна быть взаимосвязь между записью события и ответчиком.
• В записи должны быть признаки того, что события происходят именно в том месте, где ответчик (или его уполномоченное лицо) производит реализацию контрафакта.
• Исходя из этого рекомендуется снимать на видео вывеску или контроль-кассовый чек, подтверждающие эти факты.

Крупные компании при закупке контрафакта составляют акт фиксации незаконного использования товарного знака и контрольной покупки, подписанный членами комиссии и ее председателем.

В качестве ненадлежащего доказательства суд может признать товарный или кассовый чек, в котором:

• отсутствуют сведения о лице, выдавшем чек;
• имеется печать, несоответствующая оттиску ответчика.

Досудебная претензия при нарушении прав на товарный знак

Досудебный претензионный порядок является обязательным, если обе стороны спора – юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели. До предъявления иска в арбитражный суд правообладатель должен направить нарушителю досудебную претензию. Это положение закреплено в ст. 1252 ГК РФ «Защита исключительных прав», пункт 5.1.

В досудебной претензии можно потребовать не только прекращение нарушения прав на товарный знак, но и предложить заключение соглашения об урегулировании спора с выплатой компенсации, которое в обиходе называют «мировым соглашением». На самом деле применение этого термина в данной ситуации является некорректным, так как согласно ст. 139 АПК РФ мировое соглашение заключается во время арбитражного процесса и утверждается судом.

Если нарушитель отказывается полностью или частично выплатить компенсацию (или возмещение убытков), и прошло 30 дней с момента направления такой претензии, то владелец товарного знака может подать иск в арбитражный суд.

Претензия должна быть составлена так, чтобы нарушитель понимал, что вы готовы идти до конца. Досудебное разрешение спора выгодно для обеих сторон: правообладатель сможет быстрее восстановить свои исключительные права и получить компенсацию, а ответчик понесет меньше убытков, ему не придется оплачивать судебные расходы.

Претензионное письмо должно быть составлено в форме предварительного проекта искового заявления, с отсылками на нормативные акты и указанием ответственности. При несоблюдении вышеуказанных требований арбитражный суд в дальнейшем может признать несоблюдение претензионного порядка и оставить без рассмотрения имущественные требования правообладателя.

В соглашении об урегулировании спора в досудебном порядке должны быть указаны:

• существо спора;
• принятые компромиссные обязательства сторон;
• сумма выплачиваемой денежной компенсации;
• способ оплаты (в том числе график выплат);
• права и обязанности сторон;
• срок действия соглашения.

Мировое соглашение

Федеральным законом ФЗ-451 от 28.11.2018 г. был внесен новый раздел в гражданский процессуальный кодекс – глава 14.1 «Примирительные процедуры. Мировое соглашение». На основании требований этой главы суд должен принимать меры для примирения сторон с целью урегулирования спора.

Стороны спора по незаконному использованию товарного знака могут заключить мировое соглашение, в том числе с выплатой компенсации правообладателю, на любой стадии процессуального процесса – от подачи иска до вынесения судебного решения. Содержание мирового соглашения аналогично досудебному соглашению, которое было рассмотрено выше. Кроме того, оно может включать сведения об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств, требования, которые не были предметом судебного разбирательства.

Заключение мирового соглашения не направлено на ущемление интересов правообладателя. Стороны спора могут самостоятельно распоряжаться своими правами и согласовывать любые условия этого документа, которые не противоречат законодательству.

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в противном случае оно не имеет юридической силы. Если по мнению суда взаимные уступки не являются равноценными, то это не значит, что суд может отказать в утверждении. Другими словами, размер компенсации в соглашении может превышать тот, который был указан в исковом заявлении. Исполнение обязательства может быть не только в денежном выражении, но и в форме других взаимозачетов, например, поставки оборудования.

Расчет размера компенсации, взыскиваемой в судебном порядке

Чаще всего для определения размера компенсации используется требование об уплате твердой денежной суммы до 5 млн. рублей. Это связано с тем, что определить количество контрафакта, реализуемого нарушителем, – трудная задача.

На практике это требует проведения оперативно-розыскных мероприятий, так как постороннее лицо не может, например, получить доступ к складу с контрафактными товарами. Объем контрафакта легко установить в том случае, если он ввозится на территорию России (или наоборот, вывозится из нее) на основе таможенной декларации. Размер компенсации в этом случае, рассчитываемый как двукратная стоимость контрафакта, может быть значительно больше, чем максимальная сумма в твердом размере (5 млн. рублей).

При взыскании по третьему варианту – по двукратной стоимости лицензионного договора – истцу потребуется предоставить документы, подтверждающие стоимость права использования (договоры с другими лицензиатами).

Поможем подготовить и зарегистрировать лицензионный договор на товарный знак.

Соразмерность выплаты

Правообладателю товарного знака необходимо учитывать, что суд будет сопоставлять соразмерность требуемой выплаты допущенному нарушению. Окончательный размер компенсации определяет судья. Если понесенные правообладателем убытки не так велики, то выплата может быть уменьшена. Как показывает практика, взыскание компенсации по первоначальной, исковой величине производится только в ¼ случаях.

Ответчик может направить в суд мотивированное заявление с просьбой снизить размер выплаты.

Факторы, которые будут при этом учитываться судом:

• Недобросовестное поведение правообладателя – нарушение было им зафиксировано раньше, но он намеренно заявил свои претензии позднее, чтобы получить компенсацию в большем размере.
• Незначительная стоимость реализованного товара.
• Чрезмерность запрошенной компенсации, значительное превышение стоимости контрафакта.
• Тяжелое материальное положение ответчика, наличие иждивенцев.
• Нарушение прав на товарный знак не является существенной частью предпринимательской деятельности ответчика.

Как обосновать больший размер компенсации

Владелец товарного знака может использовать в суде следующие аргументы для получения компенсации в большем размере:

• широкая известность бренда среди потребителей
• длительный срок незаконного использования товарного знака
• неоднократное грубое нарушение прав
• одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности (несколько товарных знаков);
• непринятие ответчиком необходимых мер и разумной осмотрительности для того, чтобы избежать нарушения прав на чужой товарный знак
• деятельность нарушителя преимущественно связана с выпуском/реализацией контрафакта
• после получения досудебного претензионного письма ответчик не принял никаких мер для устранения правонарушения

Пример судебного дела

АО «Сеть Телевизионных Станций», владелец изобразительных товарных знаков №709911, №707374, №707375, №713288, №720365 (зарегистрированы для правовой охраны персонажей мультфильма «Три кота» – «Компот», «Карамелька», «Коржик», «Папа», «Мама»), произвел контрольную закупку 23.07.2019 г. в одной из торговых точек г. Тамбова. Представителем АО был приобретен набор игрушек «Три кота» по цене 600 рублей. Игрушки и маркировка упаковки сходны до степени смешения с указанными товарными знаками. Владельцем торговой точки являлся индивидуальный предприниматель.

В качестве доказательства в суд были предоставлены: контрафактный товар, товарный чек с данными ответчика, CD-диск с видеозаписью процесса покупки. Кроме того, истец подтвердил свои права на графические изображения указанных персонажей, которые были им приобретены по договору отчуждения исключительных прав на авторские произведения.

Первоначальная сумма компенсации по иску составляла 25 000 рублей. Впоследствии правообладатель направил в суд заявление с просьбой увеличить сумму компенсации до 100 000 рублей, а также взыскать с ответчика судебные издержки в общем размере 2 920 рублей.

Суд указал на то, что ответчик должен предоставить обоснование размера компенсации, подтверждающее соразмерность требований в отношении допущенного нарушения. В результате истец (АО «Сеть Телевизионных Станций») снизил свои требования по иску исходя из расчета 5 000 рублей за незаконное использование каждого из 5 товарных знаков и 5 объектов авторского права, в общей сумме – 50 000 рублей (50% от минимального размера компенсации, т.к. нарушены права на несколько брендов).

Указанная сумма, а также судебные издержки взысканы с ответчика – индивидуального предпринимателя по решению суда от 5.04.2021 г.

Патентное бюро Ezybrand

Оказываем все виды правовой защиты товарных знаков и других видов интеллектуальной собственности:

• закрепим ваше право на бренд – поможем получить государственное свидетельство о регистрации товарного знака в «Роспатенте»
• проведем мониторинг нарушения исключительных прав в сети Интернет
• оформим претензионное письмо, поможем в досудебном урегулировании конфликта
• проведем сравнительный анализ товарных знаков для определения сходства до степени смешения
• защитим интересы клиента в «Роспатенте», Палате по патентным спорам и в суде

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!