Сходство до степени смешения: пример из судебной практики

Этой статьей мы открываем новую рубрику в нашем блоге – судебную практику по интеллектуальной собственности. Здесь будут рассматриваться судебные решения по наиболее актуальным вопросам, которые помогут вам лучше сориентироваться в патентном законодательстве. А начнем мы с того, как важно сделать качественную проверку товарного знака перед подачей заявки на регистрацию в «Роспатент». Это влияет не только на решение экспертизы патентного ведомства, но и на возможность оспаривания регистрации в дальнейшем.

Предыстория

В январе 2019 г. индивидуальный предприниматель Лаптев А.С. подал в «Роспатент» заявку № 2019702694 на регистрацию товарного знака.

Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг по 35 классу, в том числе розничная и оптовая торговля, предоставление информации в сети Интернет и ведение баз данных.

Заявка была зарегистрирована и принята к рассмотрению «Роспатентом», однако в июле 2019 г. по ней был вынесен отказ.

Причина отказа – вероятность смешения с другим товарным знаком (свидетельство № 254734), который был зарегистрирован на имя ЗАО «Международная Выставочная Компания» в 2003 г.

Несмотря на то, что у них не совпадают отдельные графические элементы и цветовая гамма, «Роспатент» посчитал вполне возможным смешение заявленного обозначения ИП Лаптева А.С. и противопоставленного товарного знака ЗАО «Международная Выставочная Компания». Обоснованием такого решения послужили следующие моменты:

• У обоих знаков полностью совпадают сильные части – словесные элементы «АРТМЕБЕЛЬ», налицо фонетическое сходство.
• Правовая охрана для обоих знаков предоставляется по одному и тому же 35 классу МКТУ.
• У знаков имеется семантическое сходство. Обозначение АРТМЕБЕЛЬ может использоваться для продажи мебели в розничных магазинах (заявка Лаптева А.С.) и для услуг по дизайну помещений (знак ЗАО «Международная Выставочная Компания» зарегистрирован по 42 классу МКТУ – дизайн в области интерьера).
• Так как сильный элемент «АРТМЕБЕЛЬ» практически не отличается по написанию шрифта, то знаки похожи и визуально.

В результате эксперты установили сходство двух знаков до степени смешения, а это по статье 1483 Гражданского кодекса является основанием для отказа в регистрации.

Вероятность смешения и фактическое смешение – это одно и то же?

Заявитель Лаптев А.С. не согласился с решением «Роспатента». Он подал возражение в ППС – Палату по патентным спорам. Однако ППС поддержал решение «Роспатента». Тогда индивидуальный предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам (СИП), а затем и в высшую апелляционную инстанцию по таким делам – в Президиум СИП.

Свое несогласие с решением «Роспатента» он обосновал следующими доводами:

• Хотя правовая охрана для обоих знаков испрашивается в 35 классе МКТУ, у них не совпадают подклассы. Товарный знак ЗАО «Международная Выставочная Компания» зарегистрирован в отношении других подклассов – реклама, прокат оборудования, аукционные продажи и ярмарки, деловые операции и консультации.
• Так как услуги значительно отличаются, то знак не может вводить потребителей в заблуждение.
• Формулировка «Роспатента» в отказе «не исключает возможности смешения» товарных знаков – это не гарантия того, что потребители на самом деле перепутают обозначения.

Решение Президиума СИП

Позиция «Роспатента» и Суда по интеллектуальным правам по таким вопросам достаточно жесткая:

• Смешение товарных знаков возможно и при низкой степени их сходства.
• Отличия в деталях второстепенны, главное – это сходство знаков в целом и их сильных элементов.
• Небольшая разница в перечне услуг не является нарушением методологии определения их однородности.
• Не имеет значения, было ли смешение знаков фактически, достаточно вероятности его возникновения.

Последний фактор тесно связан с личным восприятием товарного знака экспертом «Роспатента» и его практическим опытом. Поэтому при регистрации знаков всегда существует некоторая доля риска отрицательного заключения от экспертизы.

26 марта 2021 года Президиум СИП вынес окончательное решение по этому делу – в удовлетворении требований ИП Лаптева А.С. отказать, а решение «Роспатента» и Суда по интеллектуальным правам в первой инстанции (№ СИП-545/2020) об отказе в регистрации товарного знака оставить в силе.

Судебное разбирательство по этому делу длилось более 2 лет. Предпринимателю пришлось оплачивать услуги представителя в суде, а также государственные пошлины за подачу исков и кассационных жалоб. Сходство его товарного знака с противопоставленным знаком могло быть выявлено еще до подачи заявки, если бы заявитель обратился к патентному поверенному. Сделать такую проверку на охраноспособность (возможность получения государственного свидетельства) вы можете в нашем патентном бюро Ezybrand.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!