Как запретить использование товарного знака и демонтировать вывеску

Вы начали бизнес, открыли свой магазин под собственной вывеской, придумали яркое и запоминающееся название. У вас «пошли» клиенты и дела идут вполне успешно, но в какой-то момент вы обнаруживаете, что по соседству с вашим магазином появился конкурент с похожей вывеской. Что делать в таком случае, как отстоять свои права и защитить торговую марку? Обо всем подробнее в этой статье.

Права на товарный знак

Для начала давайте выясним, какие у вас есть права. Если название вашей вывески зарегистрировано как товарный знак в «Роспатенте», то по статье 1484 Гражданского кодекса вы являетесь его полноправным владельцем – только вам принадлежит исключительное право на его использование любыми способами, в том числе в рекламе, в документации и на вывесках. Другие лица не вправе этого делать без вашего разрешения в виде лицензионного договора или франшизы.

Такое право принадлежит вам и в том случае, если название вашей вывески скопировано не полностью, а только частично, но очень напоминает ваш знак. Но в этом случае нужно учесть несколько нюансов:

• Нарушение прав происходит только в том случае, если вывески сходны до степени смешения. Для этого нужно провести экспертизу двух обозначений по методике «Роспатента». Такую работу квалифицированно может сделать только патентный поверенный.
• Если вы работаете в разных сферах, например, ваш товарный знак зарегистрирован для парикмахерских, а вывеска конкурента используется для продуктового магазина, то снять ее не получится. Однородность вашей деятельности с бизнесом конкурента определяется по перечню товаров/услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак и по международному классификатору МКТУ.

Узнать подробнее о том, как проводится сравнительный анализ товарных знаков, можно здесь.

Примеры защиты прав и демонтажа вывески

Индивидуальный предприниматель П.К.Н. зарегистрировал на свое имя товарный знак «Аревера» в 2005 г. Он открыл свое агентство недвижимости с одноименной вывеской на фасаде и оказывал услуги по юридическому сопровождению сделок с в течение нескольких лет в Красноярском крае. В 2018 г. предприниматель обнаружил, что в этом же районе появилось ООО «Аревера Плюс» с такой же вывеской.

Предприниматель обратился с жалобой в УФАС по Красноярскому краю. Антимонопольная служба запросила справку из ФГБУ «ФИПС» («Роспатент») о сходстве до степени смешения товарного знака «Аревера» и вывески юридического лица «Аревера Плюс». Экспертиза признала фонетическое тождество словесных элементов.

Действия ООО были признаны незаконными по статье 14.6 закона «О защите конкуренции», так как оба предпринимателя оказывают услуги на одном и том же рынке. УФАС обязал демонтировать вывеску «Аревера Плюс» (решение № 044-14.4-18 от 13.02.2019).

Иногда сходство до степени смешения не столь очевидно.

Так, в 2021 г. АО «Егорьевск-обувь» обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с иском против индивидуального предпринимателя С.Н.В. Акционерное общество является владельцем товарного знака № 236225 «Котофей» для обуви, знак зарегистрирован в «Роспатенте» в 2001 г. Индивидуальный предприниматель использовал на вывеске своего магазина название «Котофеев»; в магазине осуществлялась однородная деятельность – продажа детской обуви.

Суд признал недопустимое сходство вывески с товарным знаком и обязал индивидуального предпринимателя демонтировать ее (дело № А75-6638/2021, решение от 8.11.2021 г.).

Шаг 1 – Собираем доказательства нарушения ваших прав

Если факт совпадения с вашим товарным знаком налицо, то следующий шаг, который вам нужно предпринять, – это подготовить документальные доказательства. Сделать это нетрудно: достаточно провести фото- или видеосъемку магазина конкурента, на которой нужно зафиксировать вывеску. Если магазин находится в сети Интернет, то необходимо подготовить скриншоты страниц и заверить их у нотариуса.

Владелец вывески должен быть точно идентифицирован. Поэтому лучше всего провести не только съемку, но и контрольную закупку: на товарном чеке или в товарной накладной будет содержаться полная информация о продавце.

В качестве доказательства ваших прав на бренд служит государственное свидетельство на товарный знак. Оно должно быть действующим – документ выдается на срок 10 лет. Окончание срока действия указано в самом свидетельстве.

Если вы утеряли свидетельство, то информацию по товарному знаку можно проверить в электронном реестре на сайте ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»), а также заказать дубликат документа.

Шаг 2 – Оцениваем убытки и размер компенсации

На самом деле вы можете не только запретить использование вашего названия на чужой вывеске, но и добиться других видов наказания:

• Выплата денежной компенсации. Это самый частый вид исковых требований, который использует потерпевшая сторона. Закон предоставляет право владельцу товарного знака самостоятельно определить, как рассчитывается компенсация. Это может быть твердая денежная сумма в размере до 5 млн. рублей, двукратная стоимость контрафакта, двукратная стоимость лицензионного договора, который нарушитель должен был заключить с вами (сумма может определяться на примере существующих лицензий, которые выданы другим предпринимателям). Суд не вправе изменять вид компенсации, но он может снизить ее размер, если будут выявлены обстоятельства дела, смягчающие вину ответчика.
• Уничтожение контрафактного товара.
• Запрет на использование доменного имени, которое похоже на ваш товарный знак.
• В случае многократных нарушений – ликвидация юридического лица или ИП по статье 1253 Гражданского кодекса.
• Привлечение к уголовной ответственности и лишение свободы, если вам причинен ущерб в крупном размере. Ущерб должен быть доказан документально и превышать 200 тысяч рублей.
• Взыскание административного штрафа, который выплачивается нарушителем в федеральный бюджет.

Пример судебного разбирательства. В 2021 г. краснодарский предприниматель (истец) обратился с иском в суд против ООО «Хлебные истории» (ответчик). В 2014 г. истец зарегистрировал на свое имя товарный знак «Хлебные истории» (свидетельство № 527508), производил и реализовывал под этим брендом кулинарную продукцию. В 2020 г. на его официальный сайт и страничку в социальной сети поступила жалоба от клиента, недовольного качеством продукции. Выяснилось, что эта продукция была приобретена покупателем в другой пекарне в г. Чебоксары, которая работала под такой же вывеской.

В качестве доказательств нарушения прав на зарегистрированный товарный знак истец привел фотографии вывесок и помещения магазина, принадлежащих конкуренту. Кроме того, произведена контрольная покупка, к иску приложены кассовые чеки, в которых присутствует название пекарни.

Суд признал вину ответчика, использование товарного знака и вывески запрещено. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию владельцу товарного знака в размере 200 000 рублей (дело № А79-5272/2021, решение от 7.12.2021 г.).

Шаг 3 – Оформляем досудебную претензию

Перед обращением в органы судебной власти вам необходимо оформить досудебную претензию и направить ее в адрес нарушителя. Такой порядок является обязательным, если его не соблюсти, то суд не будет рассматривать иск.

Досудебное письмо-претензия оформляется как проект судебного иска. В нем вы должны изложить, в чем заключается нарушение ваших прав (незаконное использование товарного знака на чужой вывеске), приложить доказательства, обосновать сходство обозначений и указать свои требования. Уже на этом этапе можно потребовать и выплаты компенсации. Ее размер вы устанавливаете сами, но если вы планируете решить конфликт мирным путем, то компенсация должна быть адекватной.

Претензию нужно направить заказным письмом с уведомлением о вручении. Даже если нарушитель откажется принять его, почтовая квитанция будет неоспоримым доказательством соблюдения претензионного порядка. Обязательно сохраните ее, чтобы приложить к судебному иску.

Во многих случаях благодаря досудебной претензии удается избежать длительного судебного разбирательства и решить вопрос в пользу владельца товарного знака. По статистике, около 30% споров завершаются уже на этом этапе.

Оформить такое письмо помогут патентные поверенные бюро Ezybrand. Если ваш товарный знак незаконно используется в витрине Интернет-магазина или маркетплейса, мы определим нарушителя и заблокируем его.

Пример судебного дела. В 2021 г. ООО «Мясной гурман» обнаружило, что индивидуальный предприниматель незаконно использует одноименный товарный знак ООО на своей вывеске. Факт нарушения прав подтвержден кассовым и товарными чеками, видеозаписью контрольной покупки. На адрес предпринимателя была направлена претензия с требованием снять вывески с торговых точек и прекратить использование бренда на сайте. Правообладатель требовал выплатить 50 тысяч рублей за нарушение своих прав.

Но предприниматель не ответил на претензию. Поэтому ООО обратилось с иском в суд, в котором ужесточило требования – размер компенсации в заявлении указан 500 000 рублей. Суд посчитал разумным удовлетворить требования ответчика. Но, учитывая непродолжительный характер нарушения (3 месяца) и минимальные вероятные убытки истца, размер компенсации снижен до 300 000 рублей (дело № А13-5603/2021).

Шаг 4 – Обращаемся в арбитражный суд

Если ваш конкурент не ответил на досудебную претензию в течение 30 дней или он не согласен с вашими требованиями, то следующий этап – это обращение в органы судебной власти.

Чаще всего владельцы товарных знаков отстаивают свои интересы в арбитражном суде, так как это самый простой вариант взыскания компенсации. К иску нужно приложить все собранные вами доказательства.

Оспорить решение арбитражного суда можно в нескольких апелляционных инстанциях:

• Апелляционный арбитражный суд;
• Суд по интеллектуальным правам (СИП);
• Президиум СИП.

Однако на практике до апелляций дело доходит редко – практически все дела решаются в пользу владельцев зарегистрированных товарных знаков.

Существуют и альтернативные способы отстаивания прав на товарный знак:

• Жалоба в Федеральную антимонопольную службу. Если будет установлен факт нарушения, то ФАС направит предписание с требованием демонтировать вывеску, прекратить использование вашего бренда другими способами. ФАС также может наложить штраф до 200 000 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.
• Заявление в полицию. В этом случае вы должны доказать фактически понесенный ущерб при нарушении прав на ваш товарный знак.
• Жалоба в Роспотребнадзор по факту введения потребителей в заблуждение. Ведомство проведет проверку, по итогам которой может привлечь нарушителя к административной ответственности и взыскать штраф.

Что делать, если у вас нет товарного знака?

Свидетельство на товарный знак – это веский аргумент в борьбе с недобросовестными конкурентами. Но что делать, если вы вовремя не позаботились о его регистрации?

Если название на вашей вывеске совпадает с фирменным наименованием в ЕГРЮЛ, то преимущество на стороне того предпринимателя, который раньше зарегистрировался в ФНС. Хотя по статье 1474 Гражданского кодекса не разрешается регистрировать одинаковые фирменные наименования, фактически налоговая служба не проверяет такое совпадение. Поэтому можно сплошь и рядом видеть одинаковые наименования в ЕГРЮЛ. В этом отношении фирменное наименование менее защищено юридически, чем товарный знак.

Взыскать компенсацию с нарушителя в этом случае не получится. Вы вправе лишь потребовать убрать вывеску и изменить фирменное наименование так, чтобы оно не совпадало с вашим. Кроме того, предварительно не помешает проверить название на вывеске конкурента по базам «Роспатента». Ведь если он зарегистрировал его в качестве товарного знака, то уже вы можете стать нарушителем его исключительных прав.

Обратиться с жалобой можно как в Федеральную антимонопольную службу (региональное управление или центральный аппарат), так и в арбитражный суд.

Пример разбирательства. Иногда прекратить незаконную деятельность конкурента можно и по другим основаниям. Например, по статье 14.3 «Закона о защите конкуренции» нельзя использовать в рекламе некорректные сравнения: слова «первый», «лучший», «самый», «номер 1» и тому подобные. Такой возможностью в 2018 г. воспользовалось ООО «Визовый центр» в г. Ярославль против другой организации, работавшей под похожим названием ООО «Визовый центр-Ярославль».

На вывеске конкурента присутствовали слова «Первый визовый центр в Ярославле…». УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. С учетом того, ООО «Визовый центр» было зарегистрировано ранее, конкуренту было предписано демонтировать или изменить вывеску (дело № 03-03/21-16).

Патентные поверенные бюро Ezybrand более 10 лет регистрируют товарные знаки и другие виды интеллектуальной собственности. Мы поможем вам составить досудебную претензию, проведем мониторинг в сети Интернет на предмет незаконного использования вашего бренда, заблокируем сайт или аккаунт пользователя, нарушающего ваши права. При необходимости проводим срочную регистрацию товарного знака за 2 месяца. Благодаря электронной системе подачи документов в «Роспатент» вы получите приоритет (первенство по заявке на товарный знак) всего за 1 день.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!