Патентование за рубежом, подача заявки в национальное ведомство

Необходимость получения патента в других странах связана с тем, что правовая охрана интеллектуальной собственности носит территориальный характер. Патент дает монопольные права его владельцу только в том государстве, где он получен. Единого «международного» патента не существует, так как патентное законодательство стран различается.

Для чего нужно получать патенты в других странах

Зарубежное патентование преследует 3 основные цели:

• Правовая охрана экспортной продукции, которая содержит в себе новые технические решения, представляющие коммерческую ценность.
• Продажи лицензии на технологию иностранной компании для производства продукции на территории другого государства.
• Для продажи исключительных прав на разработку по договору отчуждения.

Для снижения риска нарушения прав других лиц при реализации продукции на территории другого государства проводится такая процедура, как оценка патентной чистоты.

Получение иностранного патента — это исключительно коммерческая операция, которая сопряжена с большими затратами на патентование, поэтому она должна быть экономически обоснована.

Выбор стран для патентования

На выбор иностранных государств для патентования влияют следующие факторы:

• Может ли данная технология воспроизводиться на зарубежном рынке. Например, если разработка касается нефтегазовой отрасли, то патентование целесообразно в нефтедобывающих странах. Если изобретение используется для производства товаров широкого потребления, то патентование должно охватывать максимальное количество стран.
• Сможет ли техническое решение удовлетворить запросы зарубежных потребителей. Если на местном рынке есть более прогрессивные предложения, то разработка не будет востребована. Такое ограничение может быть связано и с национальными, культурными особенностями.
• Наличие конкурентных преимуществ. Если ваш товар или технология выгодно отличаются от местных производителей, то патентование целесообразно.
• Приемлема ли цена для зарубежных потребителей. Как показывает практика, патентование позволяет увеличить цену на продукцию на 5-10%, но нужно учитывать платежеспособность местного населения и наличие более дешевой конкурентной продукции.
• Сроки освоения технологии, запуска производства на территории данного государства. Если они превышают срок действия патента, то патентование не целесообразно.
• Стоимость патентования по сравнению с ожидаемой прибылью от продаж.

Какие есть способы патентования за рубежом

Патент в других государствах можно получить несколькими способами:

• Путем подачи заявки непосредственно в национальное ведомство каждой страны — так называемая «национальная процедура» регистрации. Ссылки на сайты этих ведомств опубликованы на сайте Роспатента здесь.
• Через региональные патентные организации — ЕАПО (Евразийская патентная организация, членами которой являются страны СНГ), ЕПВ (Европейское патентное ведомство) и другие. Это региональная процедура регистрации.
• Через Всемирную организацию по интеллектуальной собственности ВОИС, в рамках договора о патентной кооперации PCT («пи-си-ти»). Подписантами этого договора являются более 150 стран мира, включая Россию.

Преимущества и недостатки патентования по национальной системе

Преимуществами патентования в национальных патентных ведомствах являются:

• Сокращенные сроки получения патента — отсутствует международный этап рассмотрения заявки, который является обязательным по системе PCT.
• В ряде стран существует возможность подачи предварительной заявки — закрепление приоритета с минимальными затратами.

К недостаткам патентования по национальной процедуре по сравнению с системой  PCT относятся:

• За 6 месяцев после подачи первоначальной заявки в Роспатент сложно найти патентных поверенных в других государствах, которые недорого и качественно проведут подготовку документации. Процедура PCT предоставляет отсрочку 30 месяцев до перехода на национальную фазу патентования.
• Система PCT позволяет получить приоритет по заявке сразу в 150 государствах, являющихся участниками международного договора. Выбрать же страны, в которых целесообразно получение патента, можно позднее, непосредственно перед переходом на национальную фазу. За это время можно сделать анализ рынка и определить целесообразность патентования. При этом нужно подать только 1 заявку на одном из 3 языков в международное бюро, а не в каждое национальное патентное ведомство отдельно.
• Во время международной фазы PCT можно провести предварительную экспертизу изобретения и получить заключение об охраноспособности. Результаты экспертизы будут учитываться национальными экспертами.

Этапы патентования

По российскому законодательству подать заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец в иностранном государстве можно только после того, как она пройдет проверку на наличие государственной тайны в Роспатенте, то есть сначала нужно направить заявочный пакет документов по национальной процедуре. Аналогичная норма имеется и в законодательстве других стран.

Срок 6 месяцев обусловлен российским законодательством. В то же время заявка в иностранное ведомство должна быть направлена не позднее 12 месяцев после ее подачи в Роспатент, так как публикация в официальном российском издании опорочит техническое решение по критерию новизны при проведении экспертизы в других странах. Приоритет иностранной заявки можно установить по ее первоначальному, российскому приоритету.

Некоторые заявители пытаются обойти это ограничение, но нужно учитывать, что за нарушение порядка регистрации предусмотрена административная ответственность по статье 7.28 КоАП РФ. К тому же это может негативно повлиять на сотрудничество с международными компаниями-инвесторами, подразделения которых находятся на территории России.

Исключение составляют патенты, поданные по евразийской системе патентования и по процедуре PCT, если в качестве проверяющего ведомства выбран Роспатент.

В целом же процедура патентования в других странах включает следующие основные этапы:

1. Предварительная проверка технического решения на охраноспособность (возможность получения патента). В разных странах предъявляются различные требования — где-то они могут быть мягче, чем в Роспатенте, а в других государствах, наоборот, жестче.
2. Поиск иностранного патентного поверенного (или патентного бюро), заключение договора на оказание юридических услуг по представительству интересов клиента.
3. Оформление заявки на бланках установленного образца с привлечением национального патентного поверенного.
4. Оплата государственных пошлин за патентование.
5. Подача заявки в ведомство (чаще всего в электронной форме; при этом предусмотрены пошлинные льготы) через национального патентного поверенного, представляющего интересы заявителя.
6. Ведение делопроизводства в патентном ведомстве, ответы на дополнительные запросы от экспертов (также осуществляется местным поверенным).
7. Получение национального патента по завершении процедуры проверки.

Оформление заявки

В каждом патентном ведомстве свои требования к оформлению заявки. Общими документами для всех ведомств являются:

• Непосредственно заявка, заполненная на стандартных бланках.
• Формула изобретения или полезной модели, которая определяет монопольные права на техническое решение. Она составляется особым образом, с использованием специальной юридической терминологии.
• Описание, в котором подробно изложена сущность изобретения (полезной модели), достигаемый полезный результат. Экспертиза не будет проверять, было ли реализовано изобретение на практике, достаточно лишь такой гипотетической возможности.
• Чертежи и другие графические материалы, необходимые для полного раскрытия сущности технического решения.
• Реферат, включающий краткое описание изобретения или полезной модели для быстрого ознакомления с его сутью.
• Документы, подтверждающие уплату государственных пошлин.

Этот список отражает лишь минимальный комплект документов, необходимый для подачи заявки.

Предварительная заявка

В некоторых странах (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Индия) возможна подача предварительной заявки, сущность которой заключается в следующем:

• закрепление приоритета без оформления заявки по общим правилам;
• возможность использования даты приоритета при подаче в дальнейшем основной заявки;
• небольшой размер пошлин за регистрацию предварительной заявки в патентном ведомстве;
• отсутствие экспертизы по предварительной заявке;
• возможность отсрочки для подачи основной заявки на 12 месяцев;
• сохранение в тайне технических подробностей по заявке — она не публикуется.

Нужен ли патентный поверенный?

Практически все иностранные юрисдикции предусматривают обязательное обращение к национальным патентным поверенным для заявителей, не являющихся гражданами страны. Выбор патентного поверенного в другом государстве представляет собой сложную задачу, необходимо учитывать его специализацию и наличие государственной лицензии на ведение юридической деятельности, стоимость его услуг.

Нужно отметить, что оплата работы зарубежных специалистов производится по часовому тарифу, в то время как в России услуги патентного поверенного чаще всего рассчитываются за патентование «под ключ». В США средняя часовая ставка составляет $400-800. Недобросовестные специалисты, зная особенности национального законодательства, могут умышленно затягивать сроки патентования.

Оплата услуг патентных поверенных — это существенная статья затрат на международное патентование. В среднем нужно закладывать в бюджет $5-7 тысяч, а для сложных изобретений стоимость услуг юристов может достигать несколько сотен тысяч долларов. Некоторые патентные бюро не работают с изобретателями-одиночками и сотрудничают только с компаниями, которые подают не менее 3 заявок.

Хорошую помощь в патентовании на территории другой страны могут оказать патентные специалисты, эмигрировавшие из России и ведущие практику в иностранной юрисдикции. Они могут правильно интерпретировать потребности российских заявителей и качественно оформить заявку по требованиям местного законодательства. Для общения с ними не нужен переводчик. Связь с такими специалистами есть у патентного бюро Ezybrand, поэтому мы можем получить иностранный патент быстро и с наименьшими затратами.

Обращение к патентным поверенным не требуется при получении патента на территории бывших союзных республик, с которыми у России заключены договоры о международном сотрудничестве. К таким государствам относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан.

Как подать заявку

Заявку на патентование в Роспатент можно подать несколькими способами:

• Традиционная подача на бумажном носителе:
  • непосредственно в патентное ведомство в окно приема документов (требуется личное посещение ФГБУ ФИПС);
  • по почте заказным письмом;
  • по факсу с последующим предоставлением оригиналов документов в течение 1 месяца.
• Подача в электронной форме:
  • на официальном сайте ФГБУ ФИПС (Роспатента);
  • через портал «Госуслуги».

Контактные данные патентного ведомства можно узнать на его официальном сайте здесь.

Отследить статус заявки по ее регистрационному номеру можно по соответствующему государственному реестру изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Аналогичные схемы применяются и в других странах — заявку можно направить на почтовый адрес патентного ведомства или в электронном формате. Во втором случае часто предоставляются пошлинные льготы. Электронная подача заявки также позволяет быстрее реагировать на запросы экспертов и предоставлять необходимые документы в ведомство за считанные секунды.

Пошлины

Размер государственных пошлин в разных странах варьируется и зависит от сложности патентуемого объекта, необходимости дополнительной переписки по запросам от эксперта патентного ведомства.

Размер пошлин за подачу первоначальной заявки на регистрацию изобретения в Роспатент:

• для юридических лиц и физических лиц, которые не входят в льготные категории, — 3 300 рублей;
• для субъектов малого предпринимательства, научных организаций и образовательных учреждений, имеющих госаккредитацию, — 1 155 рублей;
• для льготных категорий физических лиц:
  • единственный заявитель, он же автор — 825 рублей;
  • учащиеся и преподаватели — 330 рублей.

Размер этих пошлин можно легально снизить на 30%, если подать заявку в электронном виде, заверив ее усиленной электронно-цифровой подписью. Это можно сделать в нашем патентном бюро EzyBrand — мы взаимодействуем с патентным ведомством через электронную систему подачи заявок.

Минимальные затраты на пошлины для патентования изобретения в других странах составляют:

• США — от $10 000;
• Канада — от $3 000;
• в странах Европейского союза — от $2 500 (в 1 государстве);
• в Японии — от $25 000;
• единый патент Евросоюза — от 25 000 евро.

В России существует госпрограмма для поддержки изобретательства, которая позволяет организациям получить субсидию для возмещения затрат на зарубежное патентование. Подробнее об этом можно узнать здесь.

После получения патента

Нужно учитывать, что получение патента на территории другого государства не означает завершение работы по защите интеллектуальной собственности. Для поддержания патента в силе необходимо регулярно уплачивать государственные пошлины в национальное патентное ведомство. Их размер которых со временем увеличивается. При неоплате пошлин патент теряет юридическую защиту и переходит в общественное достояние

Схема оплаты пошлин зависит от местного патентного законодательства. Так, например, если в России оплата для изобретений начинается с третьего года после подачи заявки и должна происходить ежегодно, то в США поддержание патента производится через каждые 4 года:

• через 3,5 года — $2 000;
• через 7,5 лет — $3 760;
• через 11,5 лет — $7 7

После третьей оплаты поддержание осуществляется до 20-го года жизни патента автоматически, без уплаты пошлин.

Особенности международного патентования

Ежегодно российскими заявителями подается порядка 5 тысяч заявок на регистрацию интеллектуальной собственности за рубежом. Чаще всего патентуются IT-технологии, изобретения в фармацевтической и медицинской сфере, разработки в области двигателестроения и гражданского строительства. Правовая охрана в большинстве случаев испрашивается на территории США, Европы, в ЕАПО и Китае. В сфере информационных технологий наиболее популярными направлениями являются робототехника, ИИ, аналитика больших данных.

Патентование в США

Патентное ведомство США USPTO предъявляет более жесткие требования к изобретательскому уровню технических решений. Отличиями патентной системы этой страны являются:

• Более длительный процесс патентования. Если в России рассмотрение заявки длится 7-12 месяцев, то в США — 3-4 года.
• Существует возможность ускоренной экспертизы. Ее стоимость составляет порядка $2 000.
• Нет такого объекта интеллектуальной собственности, как полезные модели (хотя термин Utility patent в американском законодательстве дословно переводится с английского на русский как «полезная модель»). В России изобретатель может перевести заявку на изобретение в режим полезной модели. В США такой возможности нет.
• Эксперты Роспатента обычно направляют не более 1-2 дополнительных запросов для уточнения материалов заявки. Специалисты американского патентного ведомства могут затребовать 10-15 разъяснений. Поэтому перед началом патентования необходимо найти хорошего специалиста, который качественно составит и проверит заявку.
• Перед подачей основной заявки в USPTO можно направить предварительную заявку. Она позволит получить более ранний приоритет для вашей технической разработки. Госпошлина за подачу предварительной заявки составляет в общем случае $300 ($150 для малых предприятий). Она оформляется в произвольной форме (например, в виде научной статьи), но описание технического решения рекомендуется сделать максимально релевантным основной заявке. В заявке можно указать требование не публиковать ее — это поможет сохранить сведения в тайне, не раскрывая их. На основании предварительной заявки в течение 12 месяцев должна быть подана основная заявка, оформленная по всем правилам.

Срок действия патента на изобретения такой же, как и в России — 20 лет.

Получение патента в Германии

К особенностям патентования в Германии относятся:

• Обращение в немецкое патентное ведомство DPMA для иностранных заявителей обязательно должно происходить через местного патентного поверенного. Если у заявителя есть фирма, зарегистрированная на территории Германии, то он вправе подавать заявку самостоятельно.
• К изобретениям предъявляется требование абсолютной мировой новизны. Изобретательский уровень оценивается очень строго.
• Медицинские и диагностические технологии не патентуются.
• Запатентовать можно как изобретения, так и полезные модели.
• Общий размер госпошлин составляет порядка 500 евро минимум.
• Оплата пошлин за поддержание патента в силе начинается с третьего года (70 евро) и продолжается по 20-й год.
• Заявка должна быть подана на немецком языке. Если заявка направлена на английском или французском языке, то в течение 12 месяцев нужно предоставить перевод на немецкий.
• После подачи заявки в течение 7 лет нужно направить ходатайство на проведение экспертизы. Ежегодные пошлины в этом случае уплачиваются так же — с третьего года после регистрации заявки. Госпошлина за проведение экспертизы — 350 евро минимум.
• Информация по заявке не раскрывается в течение 18 месяцев, после чего происходит ее публикация.
• В среднем патентование занимает 2,5-3 года.

Патентование в Китае

Патентная система КНР характеризуется следующими основными моментами:

• Заявка подается на китайском языке, для иностранцев обращение к патентным агентствам обязательно, за исключением тех случаев, когда на территории Китая зарегистрировано юридическое лицо.
• Запатентовать можно изобретение, полезную модель и промышленный образец.
• Срок правовой охраны для изобретения — 20 лет, для полезной модели и промышленного образца — 10 лет от даты подачи заявки.
• Полезные модели проходят только формальную экспертизу.
• Льгота по новизне — 6 месяцев, если информация была обнародована на научной конференции или объект экспонировался на выставке.
• Эксперты патентного ведомства могут потребовать предоставление промышленного образца в виде товара или его модели, вес которых не должен превышать 15 кг.
• За поддержание патента в силе нужно ежегодно уплачивать пошлины в течение месяца до истечения предыдущего года.
• В Гонконге патенты нужно получать отдельно, в местном департаменте по интеллектуальной собственности.

Как снизить риски зарубежного патентования

Распространенной ошибкой разработчиков является то, что они хотят вывести продукцию на рынок до патентования интеллектуальной собственности, в расчете сначала оценить эффективность и прибыльность нового решения, а уж потом получить патент. Но нужно учитывать особенность патентного права: после раскрытия информации об изобретении, полезной модели или промышленном образце заявка не сможет пройти экспертизу в патентном ведомстве, так как при этом не соблюдается требование новизны.

В мировой практике используется другая стратегия — сначала, еще на этапе проектирования, подается заявка на патент, а уже затем запускается производство продукта или публикуются научные данные. Исключение составляют решения, охраняемые в специальном правовом режиме ноу-хау, или секрета производства.

К другим распространенным ошибкам можно отнести:

• Недостаточное раскрытие технического решения в описании, составление некачественной формулы. Эти недоработки дают возможность конкурентам обойти патент и зарегистрировать аналогичное изобретение, получить права на его использование. Чем сложнее изобретение и выше потенциал его коммерческого использования, тем детальнее должна быть проработка документов заявки. Это требует больших затрат времени для патентного поверенного.
• Отказ от проведения патентного поиска, в результате чего получается «слабый» патент, который часто не может получить правовую охрану или легко оспаривается в будущем. В результате значительные средства, потраченные на зарубежное патентование, будут безвозвратно утеряны.
• Отсутствие проверки на патентную чистоту. В результате при выходе на зарубежные рынки нарушаются права местных правообладателей и производителей, а размер штрафов и компенсаций может достигать сотен миллионов долларов.

Зарубежное патентование — это сложная процедура, которая имеет много специфических особенностей. Она связана со значительными финансовыми затратами. Выбор неправильных решений может привести к существенным расходам, а также к полной потере возможности получения патента. Специалисты патентного бюро Ezybrand помогут вам детально проработать материалы заявки с наименьшими финансовыми и правовыми рисками, получить патент в сжатые сроки.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!