Патентование Программы Споры Товарные знаки

Патентный аудит и защита интеллектуальной собственности компании

Объекты интеллектуальной собственности – это ценные нематериальные активы (НМА), которые могут составлять значительную часть стоимости имущества компаний. За рубежом соотношение материальных активов и НМА составляет в среднем 70%:30%, а в корпорации Coca-Cola уровень НМА достигает 96%. Но эффективное управление НМА невозможно без понимания того, какие именно ресурсы находятся в распоряжении организации. Для их выявления и оценки проводится аудит интеллектуальной собственности.

Цели патентного аудита

На многих российских предприятиях фактически имеется интеллектуальная собственность, но подтвердить ее наличие невозможно, так как нет системы документооборота и управления НМА. В бухгалтерской отчетности они также не отражены и не поставлены на инвентарный учет.

Основными целями аудита НМА являются:

  • Выявление потенциальных интеллектуальных активов, оценка их значимости.
  • Определение стратегии по их юридической защите: регистрация товарных знаков и получение патентов в «Роспатенте», введение режима ноу-хау, закрепление прав на авторские произведения и приравненные к ним программные продукты.
  • Инвентаризация НМА, увеличение стоимости компании для привлечения инвестиций и повышения привлекательности бизнеса.
  • Оптимизация учетной стоимости копании и применение льгот по НДС.
  • Предотвращение возможных нарушений со стороны конкурентов, устранение их последствий.
  • Разработка стратегии управления конкурентоспособности.
  • Коммерциализация НМА за счет передачи имущественных прав по договорам.
  • Организация надзора и управления наукоемкой высокотехнологичной продукцией.
  • Подтверждение соответствия системе сертификации менеджмента интеллектуальной собственности.

Такой аудит проводится в первую очередь в крупных организациях, основу деятельности которых составляет создание интеллектуальной собственности. Аудит нужен также мелкому и среднему бизнесу, научно-исследовательским учреждениям, образовательным организациям.

Когда проводится аудит

Необходимость проведения аудита нематериальных активов может возникнуть в следующих случаях:

  • при купле-продаже интеллектуальной собственности (ИС);
  • при оформлении лицензий на ИС;
  • при преобразовании бизнеса – его акционировании, слиянии, поглощении;
  • при внесении вклада в уставный капитал;
  • при оценке бизнеса для внесения изменений в финансовую отчетность;
  • при ликвидации или банкротстве для учета стоимости бизнеса.

В наукоемких отраслях аудит НМА должен производиться регулярно, на плановой основе.

Преимущества аудита интеллектуальной собственности

Аудит интеллектуальной собственности дает следующие преимущества:

  • Возможность списания расходов на НИОКР на себестоимость продукции.
  • Капитализация НМА на балансе, увеличение стоимости бизнеса, которое может достигать десятки и сотни миллионов рублей. Так, например, в 2015 г. ЗАО «Уральский турбинный завод» за счет переоценки 21 патента увеличил стоимость активов с 2,7 до 608 млн. руб.
  • Повышение инвестиционной привлекательности и кредитоспособности (НМА могут служить в качестве залогового обеспечения).
  • Расширение бизнеса за счет франчайзинга – передачи готовой модели бизнеса вместе с товарным знаком.
  • Получение государственного софинансирования по целевым займам.
  • Повышение конкурентоспособности на тендерах.
  • Уменьшение налога на прибыль по операциям передачи прав на ИС.
  • Получение дополнительного дохода в виде лицензионных отчислений. В некоторых случаях может превышать прибыль от основной деятельности.

Направления аудита интеллектуальной собственности

Аудит нематериальных активов – это комплексная задача, которая может охватывать несколько видов деятельности:

  • В правовом аспекте:
    • выявление незащищенной интеллектуальной собственности;
    • обеспечение правовой охраны: получение патентов и свидетельств, организация режима ноу-хау;
    • формирование и структурирование патентного портфеля;
    • аудит документального закрепления прав на ИС.
  • В финансовом аспекте:
    • инвентаризация интеллектуальной собственности и постановка на баланс;
    • независимая оценка НМА;
    • экспертиза бухгалтерского учета и карточек на НМА;
    • аудит налогообложения использования объектов интеллектуальной собственности;
    • определение модели их коммерциализации;
    • анализ документов, подтверждающих лицензионные поступления.
  • Аналитические исследования:
    • структуризация патентного портфеля;
    • выявление недостатков в управлении ИС;
    • определение конкурентоспособности;
    • разработка инновационной политики, методики бюджетирования и системы управления интеллектуальной собственностью.

Правовой аспект аудита является основополагающим, от которого зависят все остальные виды аудиторской деятельности. Поэтому патентный аудит необходимо рассмотреть подробнее.

Этапы проведения патентного аудита

Методика проведения патентного аудита включает следующие основные этапы:

  1. Подготовка и предоставление информации, заполнение анкеты от аудиторов.
  2. Анализ технической и коммерческой документации, отчетов НИОКР, договоров, судебных процессов, связанных с ИС. Выявление объектов интеллектуальной собственности:
    1. незарегистрированных обозначений (словесных, изобразительных, комбинированных и других);
    2. служебных произведений, охраняемых авторским правом;
    3. технических решений, технологий, на которые можно получить государственный патент;
    4. программного обеспечения и баз данных;
    5. маркетинговых, организационных и других стратегий, которые уникальны и представляют собой коммерческую ценность для бизнеса.
  3. Проверка принадлежности прав на них, наличия подтверждающих документов.
  4. Определение охраноспособности для вышеперечисленных объектов.
  5. Оценка значимости каждого из активов: вероятность утраты прав и неблагоприятных последствий.
  6. Разработка стратегии правовой охраны для выявленных объектов интеллектуальной собственности.
  7. Проверка актуальности существующих охранных документов, своевременной уплаты пошлин за их поддержание в силе, определение необходимости внесения изменений в свидетельства, патенты и государственные реестры «Роспатента».
  8. Регистрация прав на активы компании в «Роспатенте» и авторских обществах: получение свидетельств на товарные знаки, патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; свидетельств на авторские произведения.
  9. Выработка рекомендаций по внедрению режима ноу-хау (секрет производства) для ценных, но непатентуемых решений.
  10. Коммерциализация интеллектуальной собственности: оформление и регистрация лицензий, договоров отчуждения в «Роспатенте» по передаче исключительных прав.
  11. Оценка необходимости получения зарубежных охранных документов, патентной чистоты, охраноспособности для выхода на международный рынок. Проведение международной регистрации товарных знаков и патентов.
  12. Мониторинг нарушений исключительных прав на интеллектуальную собственность, определение стратегии по их пресечению: досудебные претензии, судебные иски, оспаривание регистрации чужих патентов и товарных знаков.
  13. Составление отчета о проведенном аудите, описание патентного портфеля.

Как проводится аудит

Патентный аудит представляет собой командную работу аудиторов и специалистов компании – инженеров, юристов, экономистов, компетентных в области учета нематериальных активов; кадровиков, руководителей компании и менеджеров проектов. Только такая организация аудита позволяет получить объективную информацию и сделать ее качественный анализ.

В зависимости от целей и направления аудита в качестве аудиторов могут быть привлечены:

  • Независимые оценщики – специалисты, имеющие опыт в патентно-правовой и бухгалтерской области по оценке нематериальных активов.
  • Патентные поверенные – специалисты в области патентного права, прошедшие государственную аттестацию и зарегистрированные в реестре «Роспатента». Они выявляют объекты интеллектуальной собственности, проверяют их патентоспособность и юридическую чистоту, регистрируют исключительные права на ИС.
  • Консалтинговые компании для проведения финансового анализа.

Ключевым моментом патентного аудита является оформление прав на интеллектульную собственность и документальное подтверждение легального использования чужих ИС на основе договоров, что позволяет снизить вероятность убытков и претензий от третьих лиц, обеспечить юридическую чистоту НМА.

Документами, подтверждающими получение прав на интеллектуальную собственность, являются:

  • Для служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и авторских произведений (включая IT-продукты):
    • трудовой договор, в котором оговаривается создание объекта интеллектуальной собственности, вознаграждение автору (оно положено по закону) и условия передачи прав;
    • должностная инструкция и/или служебное задание (опционально).
  • Для ИС, созданных сторонними силами:
    • фрилансером – договор авторского заказа, в котором должны быть указаны сроки, стоимость работы и передача исключительных прав;
    • юридическими и физическими лицами – договор подряда, оказания услуг, лицензия или договор об отчуждении исключительного права.

Виды интеллектуальной собственности

Нематериальные активы – это очень разнородная группа активов, юридическая защита которых осуществляется в различных правовых режимах.

Выделяют следующие виды интеллектуальной собственности:

  • Средства индивидуализации
  • Патенты
  • Программы для ЭВМ и базы данных
  • Авторские произведения
  • Секреты производства, или по-другому, ноу-хау.

Средства индивидуализации

К средствам индивидуализации относятся:

  • Товарные знаки и знаки обслуживания, которые чаще всего используются в рекламе и для маркировки продукции. Срок действия государственного свидетельства – 10 лет с возможностью продления.
  • Наименования мест происхождения товара (НМПТ) и географические указания (ГУ). Используются для защиты названий региональных брендов, известность которых связана с особенностями местных условий (например, НМПТ «Минеральная вода «Иркутская»).
  • Фирменные наименования и коммерческие обозначения. Это наиболее уязвимый вид интеллектуальной собственности, так как для них не выдается охранный документ. Однако их можно зарегистрировать в «Роспатенте» в качестве товарного знака.

Товарные знаки, знаки обслуживания, НМПТ и ГУ подлежат обязательной регистрации в «Роспатенте».

Для того, чтобы зарегистрировать права на эти объекты, должна быть проведена проверка их охраноспособности:

  • отсутствие сходных обозначений в государственном реестре;
  • различительная способность;
  • отсутствие недопустимых элементов в обозначении – объектов авторского права, имен других лиц без их согласия; элементов, противоречащих нормам морали; соответствие другим требованиям ГК РФ.

Узнать подробнее о проверке товарных знаков.

После проверки нужно подать в «Роспатент» заявку на регистрацию и оплатить государственные пошлины за проведение экспертизы. Регистрация прав в среднем занимает 4-6 месяцев.

Свидетельство на товарный знак, полученное в «Роспатенте», действует только на территории России. Для продажи продукции на зарубежных рынках производится международная регистрация.

Патенты

Подтверждение прав на технические разработки подтверждается выдачей патентов 4 видов:

  1. Изобретения. Наиболее сильная юридическая защита. Срок действия патента – 20 лет в общем случае и 25 лет для лекарственных препаратов, агрохимикатов. Патент выдается на технологии, устройства, химические соединения, штаммы микроорганизмов. Основные требования: отсутствие аналогичных решений в литературе и других патентах (мировая новизна), изобретательский уровень, промышленная применимость.
  2. Полезные модели. Патент выдается только на устройства. Более простой и быстрый процесс регистрации в «Роспатенте» по сравнению с изобретениями. Срок действия патента – 10 лет. Основные требования: мировая новизна и промышленная применимость.
  3. Промышленные образцы. Патент выдается на оригинальный дизайн и внешний вид товаров, упаковок и других объектов. Срок действия патента – 5 лет с возможностью продления до 25 лет.
  4. Селекционные достижения (новые сорта растений и породы животных). Патент выдается в ФГБУ «Госсорткомиссия» и действует в течение 30 лет.

Первые 3 категории НМА подлежат обязательной регистрации в «Роспатенте». Для этого нужно подать заявку установленного образца и оплатить государственные пошлины за экспертизу. За поддержание патента в силе ежегодно должны уплачиваться государственные пошлины.

Узнать подробнее о регистрации НМА и получении патентов.

Для подтверждения мировой новизны и определения уровня техники перед подачей заявки проводится патентный поиск.

На одно и то же техническое решение (продукцию) можно получить несколько патентов, которые защищают разные составляющие: технологию, конструктивные особенности и дизайн.

Патенты действуют только на территории России, для защиты наукоемкой продукции за рубежом проводится международной патентование.

Ноу-хау

В режиме ноу-хау могут охраняться:

  • технологии производства;
  • техническая документация;
  • бизнес-процессы.

Государственная регистрация ноу-хау не предусмотрена. Недостатком ноу-хау является то, что при раскрытии информации правовая защита утрачивается. Поэтому в качестве секрета производства чаще всего охраняются только те решения, которые не удовлетворяют условиям патентоспособности.

IT-продукты и технологии

Подтверждение прав на IT-технологии может производиться двумя способами:

  • логотип продукта и его название – регистрация в качестве товарного знака;
  • программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем – депонирование в «Роспатенте», получение государственного свидетельства;
  • программно-аппаратные комплексы, связанные с устройствами, – получение патента на изобретение или полезную модель;
  • интерфейс программного обеспечения, шрифты – получение патента на промышленный образец.

Авторские произведения

В режиме авторского права охраняются:

  • Произведения науки
  • Произведения искусства, включая фильмы и мультипликации
  • Литературные произведения
  • Фотографии и иллюстрации
  • Другие виды авторских произведений

Объекты авторского права не регистрируются в государственных органах (за исключением программ для ЭВМ и баз данных). Права на них возникают в момент создания произведения. Документами, подтверждающими получение прав от автора, являются трудовые договоры, договоры авторского заказа, подряда и оказания услуг.

Для усиления правовой охраны авторских произведений, которые являются наиболее уязвимыми в плане незаконного копирования и использования, можно воспользоваться услугами сторонней организации по депонированию объекта.

Узнать подробнее о депонировании в авторских обществах.

Срок действия авторских прав – в течение всей жизни автора + 70 лет после его смерти.

Патентный портфель

Аудит нематериальных активов позволяет правильно сформировать патентный портфель компании:

  • Выявить те объекты, которым необходимо получение правовой защиты.
  • Определить, какая интеллектуальная собственность является ключевой для бизнеса. К таким НМА относятся основные технологии, продукты и услуги компании, которые должны быть защищены от копирования.
  • Определить технологии и продукты, которые не являются ключевыми, но могут представлять интерес для других компаний. Их также целесообразно запатентовать, так как в этом случае можно получить прибыль от лицензирования НМА.
  • Оценить общую стоимость патентного портфеля.

Патентные исследования

Опционально в рамках аудита нематериальных активов могут также проводиться патентные исследования, которые позволяют:

  • Получить информацию о конкурентах и зарегистрированных ими патентах.
  • Определить конкурентные позиции на рынке, оценить патентный потенциал компании.
  • Получить общее представление о патентовании в определенной отрасли с помощью построения патентных карт и другими способами визуализации.
  • Выявить круг возможных лицензиатов, заинтересованных в заключении договора на патент.
  • Определить тенденции патентования и перспективные направления развития компании.

Узнать подробнее о патентных исследованиях.

Коммерциализация интеллектуальной собственности

Регистрация прав на интеллектуальную собственность позволяет получить прибыль от распоряжения исключительным правом:

  • Путем продажи прав на ИС по договору отчуждения.
  • «Сдачей в аренду» – передачей прав во временное пользование по договору лицензии или по франшизе (договору коммерческой концессии).

Оба вида договоров должны проходить регистрацию в «Роспатенте» (кроме лицензионных договоров на программы для ЭВМ), в противном случае передача прав не имеет юридической силы.

Защита интеллектуальной собственности

После регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности необходимо предпринимать меры по защите исключительных прав. В первую очередь проводится мониторинг новой продукции конкурентов в данной отрасли для выявления фактов нарушения. Мониторинг может производиться собственной службой управления интеллектуальной собственности или силами патентных бюро.

При обнаружении контрафакта владелец патента или товарного знака может обратиться в суд с требованием прекратить ее выпуск и выплатить штраф или компенсацию, размер которой может составлять значительную сумму. Ее размер определяется в зависимости от величины ущерба в твердой сумме от 10 тысяч до 5 млн. рублей, либо по двукратной стоимости контрафакта. При нанесении ущерба в крупном размере нарушителя можно привлечь к уголовной ответственности.

«Слабые» патенты, у которых недостаточно четко продумана формула, можно «обойти», то есть зарегистрировать аналогичное решение. Иногда недобросовестным конкурентам удается получить свидетельство на похожий товарный знак, в результате чего производитель теряет часть рынка. Неправомерные регистрации можно оспорить в Палате по патентным спорам (ППС) – подразделении «Роспатента», которое рассматривает споры в административном порядке.

Апелляцию на решение ППС можно подать в кассационные инстанции – Суд по интеллектуальным правам и его Президиум.

Для защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет предусмотрена досудебная претензионная процедура. Составить претензию и заблокировать пиратский Интернет-ресурс помогут юристы нашего патентного бюро EzyBrand.

Результаты аудита и отчет

Отчет о проведенном аудите содержит сведения о правовых и финансовых рисках для интеллектуальной собственности, способы их устранения и другую информацию, определяемой целями проверки НМА.

Правовые и финансовые риски Их последствия
Выявление неучтенных НМА в процессе инвентаризации Возникновение внереализационных доходов. Доначисление налога на прибыль и НДС, штрафные санкции и пени
Неправильное определение срока амортизации НМА, определяемого сроком полезного использования Занижение финансовых результатов
Интеллектуальная собственность не соответствует требованиям законодательства по постановке на бухгалтерский учет Неправильное отражение информации в бухгалтерской отчетности. Штрафные санкции
Использование НМА, права на которые не принадлежат компании Искажение бухгалтерской отчетности. Выплата компенсаций и штрафов за нарушение исключительных прав на ИС

Результатом аудита НМА является минимизация этих рисков и улучшение портфеля интеллектуальной собственности, что влияет на повышение ключевых показателей бизнеса: объем выручки, доля рынка, устойчивый доход, конкурентные преимущества и другие.

Услуги патентного бюро EzyBrand

Патентное право – это специфичная область юриспруденции, требующая экспертных знаний. Привлечение внешнего подрядчика – патентного бюро – позволяет провести аудит НМА более качественно и в сокращенные сроки, а также получить объективную и беспристрастную оценку.

Опираясь на результаты патентного аудита, можно провести исследования по остальным направлениям, сделать анализ эффективности финансовой деятельности.

Патентные поверенные бюро Ezybrand осуществляют все виды операций по обеспечению правовой охраны для объектов интеллектуальной собственности:

  • анализ охраноспособности, определение возможности получения патентов и свидетельств;
  • регистрация ИС в «Роспатенте» и в авторских обществах;
  • оформление и регистрация договорных отношений по передаче прав на НМА;
  • мониторинг и пресечение нарушений исключительных прав;
  • патентные исследования с применением специализированных инструментов патентной аналитики.

Автор

Бондарева Ольга

Патентный поверенный №2104
Патентная деятельность с 2010 года. Основные направления - регистрация товарных знаков, патентование в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрация программ ЭВМ.

Заказать бесплатную консультацию

Специалист подробно ответит на ваши вопросы, рассчитает стоимость и направит коммерческое предложение.


☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную консультацию

Остались вопросы?

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.

Заказать бесплатную проверку
по реестру товарных знаков

Пожалуйста, укажите наименование для проверки и контактные данные для получения результатов.

☑ Нажимая на кнопку «Заказать звонок», я даю своё согласие на обработку персональных данных.