Патентование Споры Товарные знаки

Защита товарных знаков и патентов. Судебная и досудебная практика

В рыночных потоках товаров и услуг все большее значение приобретают наукоемкие технологии. По оценкам специалистов, объем их реализации превышает капиталоемкую и трудоемкую продукцию не менее, чем в 1,3 раза. Поэтому все большее значение приобретает правовая охрана патентов и товарных знаков. Российское законодательство предусматривает несколько способов защиты интеллектуальной собственности (ИС), которые рассмотрены в данной статье.

Регистрация прав на интеллектуальную собственность

Получение патента на новаторское техническое решение или свидетельства на товарный знак дает следующие преимущества их владельцу:

  • выделение продукции среди аналогичной, выпускаемой другими производителями, повышение конкурентоспособности товаров
  • защита от несанкционированного использования в коммерческой деятельности без разрешения правообладателя, возможность привлечения нарушителей ко всем видам ответственности
  • использование зарегистрированной ИС в качестве эффективного маркетингового инструмента, создание делового имиджа компании, повышение репутации среди потребителей и инвесторов сохранение и расширение сегмента рынка компании
  • возможность использования в качестве залогового обеспечения, а также заключение договоров отчуждения и лицензионных соглашений, позволяющих получить дополнительные источники дохода и регулярные отчисления
  • привлечение инвесторов и расширение бизнеса по франшизе, получение субсидий от государства
  • формирование стратегии компании, определение перспективных путей развития по видам продукции, технологий, рынкам сбыта
  • возможность увеличения цены на наукоемкую и брендированную продукцию, за которую потребитель готов платить больше
  • повышение статуса как коммерческих, так и образовательных, научных организаций
  • увеличение доли нематериальных активов и уставного капитала на балансе предприятия, снижение налогооблагаемой базы за счет амортизационных отчислений по нематериальным активам, получение налогового вычета по НДС.

Как считают зарубежные специалисты, в настоящее время именно исключительные права на ИС являются главным активом и обеспечивают основное конкурентное преимущество. Так, стоимость торгового знака компании Apple в 2017 г. была оценена экспертами в $100 млрд., а бренд «Harry Potter» писательницы Джоан Рулинг стоит более $15 млрд.

Портфель охранных документов, состоящих из свидетельств на товарные знаки и патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, позволяет обеспечить защиту не только конкретных технических решений, но и крупных сегментов рынка сбыта. Как показывает мировая практика, желание сэкономить на регистрации ИС приводит в конечном итоге к значительно большим потерям в виде компенсационных выплат, убытков от невозможности продажи продукции. Это происходит не только в финансовом плане – утрачивается стабильность бизнеса, ослабляются позиции на экспортных рынках, происходит вытеснение со стороны конкурентов.

Способы защиты ИС

Результаты интеллектуальной деятельности охраняются в рамках гражданского, административно-процессуального и уголовного права. Правообладатель может самостоятельно выбирать способы защиты своих интересов, среди которых используются:

  • досудебный претензионно-мировой порядок разрешения споров
  • обращение в арбитражный суд и другие судебные органы, перечисленные ниже
  • обращение в органы местного самоуправления, регулирующие рекламную деятельность
  • при незаконном импорте/экспорте – привлечение таможенных органов
  • обращение в органы внутренних дел или в прокуратуру.

Последний способ применяется в крайних случаях, при причинении крупного ущерба и неоднократности действий по незаконному использованию товарного знака. Доказательство этих фактов производится только на основании оперативно-профилактических и розыскных мероприятий (проверочная закупка, контролируемая поставка). В качестве наказания может накладываться штраф до 1 000 000 рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.

В рамках КоАП РФ проводится конфискация контрафактных товаров, причем в безусловном порядке, то есть волеизъявление правообладателя не требуется. Кроме того, с нарушителя взыскивается штраф в пользу государства. Положениями ГК РФ предусмотрена компенсация правообладателю в размере до 5 000 000 рублей или в двукратном размере продукции, на которую нанесен товарный знак; в двукратной стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Часто применяется двойная схема защиты – сначала в рамках административного, а затем гражданского кодекса.

Виды нарушения прав

Судебные споры по товарным знакам могут быть связаны со следующими видами нарушений:

  • Незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, без согласия правообладателя. Под использованием понимается нанесение товарного знака в качестве маркировки на товары и упаковки, применение в рекламных материалах, официальной документации (договора на поставку товара, акты, сделки), в доменных именах или других видах адресации в сети Интернет, в онлайн-магазинах и любым другим способом, позволяющим извлечь коммерческую прибыль.
  • Столкновение прав при регистрации товарного знака. Такое случается реже, чем предыдущий тип нарушений. Данная ситуация может возникнуть при совершении ошибки экспертом «Роспатента» и предоставлении правовой охраны для обозначения, сходного с товарным знаком правообладателя. Решение патентного ведомства можно оспорить в вышестоящих инстанциях.
  • Другим вариантом конфликта интересов может стать случай, когда зарегистрированное ранее обозначение, сходное или тождественное с заявляемым товарным знаком, не используется правообладателем в коммерческой деятельности или используется только в отношении части товаров, указанных в свидетельстве. Если срок неиспользования составляет более 3 лет, то товарный знак можно аннулировать.
  • Нарушение договорных обязательств по использованию товарного знака в рамках лицензионного договора. Чаще всего это связано с невыплатой (или просрочкой) роялти, либо превышением объема предоставленных прав.

В отношении патентов наиболее распространены случаи незаконного использования технического решения при производстве продукции.

Досудебное разрешение споров

Действующим законодательством предусмотрены досудебные меры урегулирования конфликтов. Так, если при подаче заявки в «Роспатент» выяснится, что уже существует сходный товарный знак, то от правообладателя можно получить письмо-согласие, разрешающее регистрацию и использование его товарного знака. Такая возможность существует только для неоднородной продукции. Другим способом законного использования чужого обозначения является заключение лицензионного договора или договора отчуждения.

Если похожий товарный знак не используется правообладателем в течение 3 лет и более, то заинтересованное лицо вправе направить ему предложение обратиться в ФГБУ «ФИПС» с заявлением об отказе от прав на него (ст. 1468 ГК РФ). Адрес правообладателя можно найти в государственном реестре по товарным знакам. В том случае, если правообладатель не подал заявление в «Роспатент» в течение 2 месяцев, то следующим шагом является обращение в суд с исковым заявлением о прекращении правовой охраны.

При неправомерном использовании товарного знака или патента, выявлении контрафактной продукции нарушителю можно направить письмо-претензию с подробным описанием зафиксированного противоправного действия и требованием о его прекращении, величину оцениваемого ущерба. Во многих случаях грамотно составленное письмо позволяет полностью пресечь такие нарушения и минимизировать расходы на судебные издержки.

Если товарный знак незаконно используется в сети Интернет, то досудебное решение проблемы имеет несколько возможных вариантов:

  • направление претензии нарушителю (аналогично предыдущему случаю)
  • отправка просьбы о блокировке сайта хостинг-провайдеру, на сервере которого он опубликован
  • при незаконном размещении контекстной или поисковой рекламы – направление заявления в службу поддержки поисковой системы.

Получить более подробную информацию о способах досудебного урегулирования конфликта можно у специалистов нашего патентного бюро.

Подача искового заявления

Организационная структура судебной системы по защите прав на ИС в России представляет собой довольно сложную систему. Основные судебные органы и их компетенция в данной области гражданского права представлены в таблице ниже.

Судебный орган

Подведомственные дела, в качестве первой инстанции

Подведомственные дела, в качестве кассационной инстанции

Арбитражный суд

·      Споры о средствах индивидуализации (товарных знаках, фирменных наименованиях, коммерческих обозначениях), кроме наименований мест происхождения товаров.

·      Споры по авторским и смежным правам, если одна из сторон осуществляет коллективное управление такими правами

Кассационный арбитражный суд – пересмотр решений арбитражного суда

Суд общей юрисдикции

Рассмотрение споров, в которых одна из сторон является физическим лицом, а также дел по установлению авторства и авторского вознаграждения (для авторских произведений, а не патентов), при этом спор не должен быть связан с коммерческой деятельностью.

Районные суды – в качестве первой инстанции по таким гражданским делам

·      Кассационные суды общей юрисдикции – проверка законности решений судов общей юрисдикции.

·      Первый апелляционный суд или Второй кассационный суд общей юрисдикции – кассация решений Московского городского суда

Московский городской суд

Рассмотрение дел, связанных с нарушениями исключительных прав в сети Интернет (кроме прав на фотографии). Постоянное ограничение доступа к сайтам, на которых размещен плагиат

·      Решения районного суда

·      Постановления Московского суда по первой инстанции (в Президиуме суда)

Палата по патентным спорам (входит в структуру «Роспатента»)

Споры по решениям ФГБУ «ФИПС» – экспертной комиссии при рассмотрении заявки на регистрацию или признании недействительными патентов и свидетельств

Суд по интеллектуальным правам (СИП)

·      Споры по предоставлению или прекращению правовой защиты для товарных знаков, изобретений (включая секретные), полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, селекционных достижений.

·      Аннулирование тех товарных знаков, которые не используются 3 года и более.

·      Споры по лицензионных соглашениям и договорам отчуждения.

·      Обжалование решений, предписаний, действий (бездействия) Федеральной антимонопольной службы России, связанных со средствами индивидуализации

·      Разрешение споров по определению правообладателя ИС

Пересмотр решений, вынесенных арбитражными судами первой и апелляционной инстанции, Палаты по патентным спорам, а также решений, вынесенных СИП в качестве суда первой инстанции (в Президиуме суда по интеллектуальным правам)

Верховный суд РФ

Оспаривание нормативных актов «Роспатента»

Оспаривание решений СИП

Специалисты нашего патентного бюро оказывают следующие услуги для решения споров в судебном порядке:

  • Оформление пакета документов для подачи иска.
  • Помощь в сборе доказательной базы нарушения исключительных прав на интеллектуальную собственность.
  • Определение подведомственности дела.
  • Подача иска или кассационной жалобы в суд.

Судебные дела по защите ИС отличаются повышенной сложностью, поэтому к арбитражному процессу практически всегда привлекаются патентные поверенные. Объяснения представителя клиента в суде считаются полноценными судебными доказательствами (ст. 59 АПК РФ).

Антимонопольные органы

Еще один способ защиты товарных знаков – это обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Данный орган исполнительной власти вправе возбуждать дела, связанные с нарушением антимонопольного законодательства, а также принимать решения о прекращении действия свидетельства на товарные знаки. К ответственности и штрафу в данном случае могут быть привлечены юридические и должностные лица.

ФАС рассматривает споры, связанные с действиями конкурентов, которые могут привести к смешению продукции или услуг при незаконном использовании чужого товарного знака. При этом выделяют 3 признака недобросовестной конкуренции:

  • Нарушитель получает преимущество в конкурентной борьбе и экономическую выгоду от использования популярного бренда, выводя на рынок похожие (или полностью совпадающие) обозначения на товарах, этикетках, упаковках, в рекламных материалах.
  • Не соблюдаются требования ст. 1484 ГК РФ (использование обозначения только при наличии разрешения правообладателя).
  • Действия конкурента причинили или могут причинить убыток или нанести урон деловой репутации.

Подать заявление или жалобу можно как в центральный аппарат ФАС, так и в территориальные органы. Первый вариант предпочтительнее, так как в ФАС накоплен достаточно большой опыт в разрешении таких споров. При этом можно сослаться на п. 1.4.3 Приказа №244 от 1.08.2007 г., устанавливающего порядок передачи заявлений и дел из местного антимонопольного органа в вышестоящий, если нарушение произошло на территории двух и более регионов.

К заявлению должны быть приложены материалы, доказывающие факт нарушения исключительных прав, а также экспертное заключение о сходстве (тождественности) обозначений.

Сбор доказательной базы

Для подтверждения нарушения исключительных прав применяются как вещественные доказательства, так и свидетельские показания. При незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов вещественными доказательствами служат товар или его упаковка с нанесенным на них обозначением, а также аудио- и видеозаписи, на которых зафиксирована реализация контрафактной продукции.

В качестве письменного доказательства приводится свидетельство на товарный знак, в котором указаны его приоритет, перечень товаров и срок действия исключительного права, а также товарный или кассовый чек, подтверждающий покупку контрафактного товара. Необходимо учитывать, что при проведении контрольной закупки видеозапись должна содержать информацию, которая позволяет точно соотнести продажу контрафакта с ответчиком (или его представителем). Так, можно зафиксировать на видео вывеску торговой организации, товарный или кассовый чек. Большое значение имеет также непрерывность видеосъемки.

Сложнее доказать нарушение исключительных прав на изобретения или полезные модели, так как при этом необходимо подтверждение присутствия в продукции каждого независимого пункта формулы патента, нужно понимать сущность технологического процесса изготовления и иметь к нему доступ на территории предприятия. Во многих случаях требуется проведение технической экспертизы.

Экспертиза товарных знаков и патентов

При разрешении споров по ИС суд может назначить лингвистическую, оценочную, техническую и социологическую экспертизу. При разрешении споров по товарным знакам и промышленным образцам основным доказательным фактом является экспертное заключение о наличии сходства до степени смешения. Для изобретений и полезных моделей требуется оценка формулы, определяющей объем правовой охраны. Проведение таких видов анализа необходимо и на досудебном этапе, при составлении претензионного письма.

Экспертные исследования для доказательства факта нарушения исключительных прав и для их предоставления в суд могут провести специалисты нашего патентного бюро. Для этого необходимо оформить ходатайство о назначении экспертизы, приложить к нему информационное письмо в адрес суда о возможности ее проведения, указать наши реквизиты, ориентировочные сроки и стоимость исследования, квалификацию патентного поверенного. Мы оказываем помощь при составлении этих документов для наших клиентов. Заключение патентного поверенного вместе с другими материалами является надлежащим доказательством по судебному делу.

Аннулирование товарного знака и принудительные лицензии

Аннулирование «мешающего» товарного знака, зарегистрированного ранее на имя другого правообладателя, возможно по нескольким основаниям:

  • Обозначение фактически не используется в течение 3-х и более лет в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, или их части. Доказательства его использования в суде должен привести правообладатель.
  • Имеются факты того, что конкурирующий товарный знак вводит потребителей в заблуждение.
  • При регистрации данного обозначения экспертизой «Роспатента» были допущены ошибки.

Для первых двух причин аннулирование товарного знака конкурента производится в судебном порядке (в СИП), если досудебное урегулирование оказалось невозможным. Возражение против регистрации и предоставления правовой охраны обозначению подается в Палату по патентным спорам. В любом случае при аннулировании бренда необходимо указать факты или известные сведения о нарушении, а также основания для заинтересованности лица, требующего прекращение правовой охраны.

Аналогичные меры существуют и для патентов. Так, если изобретение или промышленный образец не используются (или используются в недостаточной степени) в течение 4 лет с момента выдачи патента, а полезная модель – в течение 3 лет, то суд может обязать правообладателя предоставить принудительную лицензию для заинтересованных лиц. Размер платежей при этом также регламентируется судом по установившейся юридической практике.

Мониторинг нарушений

Контроль нарушения исключительных прав на ИС позволяет эффективно выявлять следующие факты:

  • распространение контрафактной продукции (мониторинг в сети Интернет)
  • регистрация в «Роспатенте» товарных знаков, сходных до степени смешения с обозначением правообладателя (проверка товарного знака по базам данных ФГБУ «ФИПС»)
  • регистрация технических решений, которые сходны с изобретением, полезной моделью или промышленным образцом правообладателя (проведение патентного поиска)
  • использование зарегистрированного товарного знака в качестве доменного имени конкурента (мониторинг доменных имен) или на коммерческих сайтах.

Все виды мониторинга можно заказать в нашем патентном бюро. Результаты поиска используются в качестве основания для подачи искового заявления в суд.

Инновационный характер современной экономики предопределяет значительную роль патентов и брендов для коммерческих и некоммерческих организаций, создающих новые технологии во всех областях деятельности. Вместе с тем увеличивается и количество правонарушений, связанных с интеллектуальной собственностью. Специалисты нашего бюро помогут разобраться в тонкостях отечественного законодательства, подготовят претензионное письмо или заявление в суд, защитят интересы клиента при решении споров.

Бондарева Ольга

Автор

Бондарева Ольга

Патентная деятельность с 2010 года. Основные направления - регистрация товарных знаков, патентование в области инженерии, приборостроения, медицины, фармацевтики, регистрация программ ЭВМ.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать бесплатную консультацию



Нажимая на кнопку “Заказать звонок”, я даю согласие на обработку персональных данных

Заказать бесплатную консультацию

Задать вопрос


Нажимая на кнопку “Заказать звонок”, я даю согласие на обработку персональных данных

Заказать бесплатную консультацию



Нажимая на кнопку “Заказать звонок”, я даю согласие на обработку персональных данных