Часто задаваемые вопросы про договоры: лицензия и отчуждение исключительных прав

Лицензионный договор и договор отчуждения позволяют передать права на интеллектуальную собственность другим лицам. Под интеллектуальной собственностью понимают товарные знаки, патенты, авторские произведения, программы для ЭВМ и базы данных. В этой статье мы собрали ответы на самые распространенные вопросы по договорным отношениям между правообладателями и другими лицами.

Основные термины: кто такой лицензиат и лицензиар?

Сторонами лицензионного договора являются:

• Лицензиар – правообладатель интеллектуальной собственности, право на которое может подтверждаться документами о регистрации в «Роспатенте»: свидетельством (на товарные знаки, программы для ЭВМ) или патентом (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а для авторских произведений – свидетельством о депонировании, договором авторского заказа или договором с подрядчиком.
• Лицензиат – лицо, приобретающее права на интеллектуальную собственность на основании лицензии.

Что такое лицензионный договор?

Лицензионный договор – это договор, по которому правообладатель предоставляет возможность временного использования интеллектуальной собственности на определенных условиях. Один из самых распространенных примеров – выдача лицензии на производство или реализацию товара, маркированного брендом оригинального производителя.

Заключение лицензионного договора или договора отчуждения, а также государственная регистрация такого договора (если требуется) подтверждает правомерность получения прав. Исключением являются случаи перехода прав в рамках общего правопреемства – по наследству или при реорганизации юридического лица, а также в порядке взыскания в случае невыполнения долговых обязательств.

По статье 1286 ГК РФ (лицензии на использование авторских произведений) и статье 1235 ГК РФ обязательно соблюдение письменной формы лицензионного договора, устные договоренности не имеют юридической силы.

Какие есть виды лицензионных договоров?

Согласно статье 1236 Гражданского кодекса, выделяется 2 вида лицензионных договоров:

• Простая (неисключительная) лицензия. Она предоставляет право лицензиату использовать интеллектуальную собственность, а у лицензиара остается право выдачи лицензий другим заинтересованным лицам. Такая модель выгодна в первую очередь правообладателю, так как она позволяет получать прибыль из нескольких источников.
• Исключительная лицензия, по которой лицензиат также получает права на использование интеллектуальной собственности, но лицензиар лишается возможности выдавать лицензию другим лицам. Эта схема дает преимущество лицензиату – он получает гарантию того, что у него не будет конкурентов. Но после того, как действие лицензии закончится, лицензиар вновь может полностью распоряжаться своей собственностью.

В лицензионном договоре лицензиату может быть предоставлена возможность передачи прав третьему лицу, если лицензиар выдаст письменное согласие. Такое согласие может быть включено в основную лицензию или выдаваться отдельно, на конкретный сублицензионный договор. Права от лицензиата передаются в объеме, не превышающим условия основного договора с лицензиаром. Срок действия сублицензионного договора также не может быть больше.

Какие условия лицензии являются обязательными?

Существенными условиями лицензионного соглашения являются:

• Предмет договора (название интеллектуальной собственности, номер государственной регистрации). К договору могут прикладываться перечни технической документации; показатели продукции по лицензии, а также другие документы.
• Сфера применения предмета лицензии, то есть те способы, которые лицензиар разрешает лицензиату. Например, воспроизведение авторского произведения на бумажном носителе, маркировка товара и упаковки товарным знаком, публичное исполнение песни и другие. Их отсутствие в перечне условий не означает, что правообладатель разрешает такое использование. Это будет квалифицироваться судом как нарушение исключительных прав.
• Определение цены лицензии и порядка выплаты вознаграждения является обязательным условием юридической действительности договора. Пункт 5.1 ст. 1235 ГК РФ запрещает безвозмездную передачу прав между коммерческими организациями. Для граждан безвозмездная передача допускается, но это должно быть прямо указано в договоре.

К факультативным условиям лицензии относятся:

• Условия о территории действия договора. Она может ограничиваться определенным субъектом РФ или регионом. Если в договоре нет никаких указаний, то право предоставляется на всей территории России.
• Срок действия лицензии. Если в лицензионном договоре отсутствует договоренность о сроках, то он будет действовать в течение 5 лет с момента заключения. Так как свидетельства на товарные знаки выдаются на 10 лет, а патенты – на срок от 5 до 20 лет, то срок, на который получена лицензия, не должен выходить за эти рамки.
• Другие ограничительные условия, например, фиксация лицензиаром цены перепродажи товара, осуществление контроля качества производства.

Что такое договор об отчуждении?

Договор об отчуждении – это договорная конструкция, которая аналогична купле-продаже. Исключительные права на интеллектуальную собственность передаются в полном объеме на весь срок их действия.

В этом случае сторонами договора являются правообладатель и правоприобретатель. Договор также должен быт заключен в письменной форме. Нарушение этого требования влечет его недействительность.

Для объектов авторского права необходимо различать отчуждение произведения на материальном носителе и передачу исключительных прав. При продаже экземпляра авторского произведения приобретателю передаются права только на вещь в плане ее личного применения. Чтобы получить возможность использования произведения в коммерческой деятельности (например, печать иллюстрации на продукции) или его распространения среди широкого круга лиц (опубликование чужого фото в сети Интернет), то необходимо заключить договор отчуждения исключительных прав.

Какие условия договора отчуждения являются обязательными?

К основным условиям договора об отчуждении относятся:

• Предмет договора: вид интеллектуальной собственности, номер правоохранного документа; если это произведение литературы, науки или искусства – вид произведения и форма его исполнения (например, для литературных произведений – рассказ, роман, очерк), название, имя автора. Для отчуждаемых программ ЭВМ рекомендуется также указывать их основные функциональные характеристики и технические возможности.
• Размер и порядок вознаграждения. Так же, как и для лицензионных договоров, не допускается безвозмездная купля-продажа между коммерческими организациями.

Чем различаются лицензионный договор и договор отчуждения?

Главным отличием между вышеназванными договорами является характер передачи правомочий. Если при выдаче лицензии исключительное право сохраняется за прежним владельцем интеллектуальной собственности, то по договору отчуждения происходит полная смена правообладателя.

Лицензиар может передать только часть своих прав лицензиату, а по договору отчуждения права передаются полностью.

Что нельзя передать по договору отчуждения и лицензии?

Передаче прав по лицензии и договору отчуждения не подлежат следующие виды интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:

• Фирменные наименования. Их правовая охрана прекращается вместе с ликвидацией (закрытием) юридического лица. В некоторых случаях фирменное наименование можно зарегистрировать в качестве товарного знака, и тогда его можно передавать по лицензии или по договору отчуждения.
• Региональные бренды: географические указания и наименования товаров. Их регистрация производится для правовой защиты продукции, обладающей уникальными свойствами, связанными с определенной местностью, ее природными условиями или культурными особенностями. Поэтому передача прав другому лицу нарушило бы порядок их охраны.
• Коммерческое обозначение. Оно может быть передано только в составе предприятия по договору аренды или договору коммерческой концессии (франшизе). Коммерческое обозначение, так же, как и фирменное наименование можно защитить дополнительно, зарегистрировав его в «Роспатенте» в качестве товарного знака.

Нужно ли регистрировать договор?

Существует общее правило: если объект интеллектуальной собственности зарегистрирован в «Роспатенте», то и договор также подлежит регистрации. Другими словами, государственная регистрация перехода прав требуется для товарных знаков и патентов (обязательно), а для программного обеспечения это относится только к договорам отчуждения. Договоры на авторские произведения регистрации не подлежат.

Если программа для ЭВМ не проходила регистрацию в «Роспатенте» (это факультативная процедура, она проводится по желанию автора ПО), то и договор отчуждения тоже не регистрируется.

Государственная регистрация лицензий и договоров отчуждения в вышеперечисленных случаях является основанием для их юридической действительности. Переход прав осуществляется в момент регистрации договора в «Роспатенте».

Что не регистрируется в «Роспатенте»?

Не все виды интеллектуальной собственности подлежат регистрации в «Роспатенте». К ним относятся:

• Авторские произведения (художественные, литературные, кинематографические и прочие). Исключение составляют программы для ЭВМ, которые приравнены к литературным произведениям, и базы данных.
• Ноу-хау, или секреты производства, которые охраняются в особом режиме (глава 75 Гражданского кодекса РФ). Для введения такого режима на предприятии необходимо разработать комплект документов и провести ряд мероприятий по ограничению доступа к коммерческой тайне.
• Селекционные достижения. Они регистрируются в ФГБУ «Госсорткомиссия».

Авторские произведения можно зарегистрировать в негосударственных авторских обществах, деятельность которых осуществляется на основании статьи 1242 ГК РФ.

Как зарегистрировать договор в «Роспатенте»?

Для регистрации лицензионного договора или договора отчуждения нужно направить в «Роспатент» следующие документы:

• Заявление о регистрации перехода исключительного права на русском языке или на другом языке с приложением перевода на русский. Оно должно быть подписано обеими сторонами соглашения.
• Если заявление подписано только одной стороной, то к нему прикладывается сам договор, или выписка из него, заверенная нотариусом, или уведомление о распоряжении правом.
• Доверенность на имя представителя, если заявление подает другое лицо, а не стороны договора.
• Согласие на обработку персональных данных для всех участников сделки.
• Копия платежного поручения, подтверждающая оплату госпошлины за регистрацию договора в государственном реестре.

В каких случаях переход прав возможен без договора?

Передача прав на патенты, товарные знаки и авторские произведения без оформления договора может происходить в 3 случаях:

• В порядке наследования.
• При реорганизации юридического лица.
• При взыскании на интеллектуальную собственность.

Так как при этом происходит смена собственника, то это должно быть зафиксировано в «Роспатенте» для тех видов интеллектуальной собственности, которые прошли государственную регистрацию.

Как зарегистрировать бездоговорную передачу прав?

Для этого нужно подать в патентное ведомство пакет документов, включающий:

• Заявление установленной формы на русском языке (или на ином языке с переводом на русский).
• Выписка из передаточного акта при реорганизации предприятия.
• Протокол открытых торгов, акт приемки-передачи, если права получены в результате обращения взыскания на имущество должника.
• Нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство, если переход прав осуществляется в порядке наследования после смерти правообладателя.
• Доверенность на имя представителя, если заявление подает не сам заявитель.
• Согласие на обработку персональных данных.
• Копия квитанции об оплате государственной пошлины за регистрацию перехода прав.

Государственные пошлины за регистрацию договоров

Размер государственной пошлины зависит от формы перехода прав (договорная или бездоговорная) и вида интеллектуальной собственности.

Госпошлина за регистрация перехода прав по договору, руб.

Указанный размер пошлин снижается на 30% при электронной подаче документов. В одном договоре можно передавать права на несколько объектов интеллектуальной собственности.

Когда возможна безвозмездная передача прав?

По статье 575 Гражданского кодекса установлен запрет на дарение (безвозмездную передачу) между коммерческими организациями. Безвозмездные договоры допускаются только между некоммерческими организациями, целью деятельности которых не является извлечение прибыли, и между физическими лицами.

Вопросы наших клиентов

Кто может дать разрешение на продажу чужого товарного знака: только сам правообладатель или его сотрудник на руководящей должности? Если этот сотрудник уволится, то будет ли его подпись в силе?

Договор может быть заключен от имени правообладателя его представителем по доверенности. Подпись будет иметь юридическую силу после увольнения этого работника, так как на момент заключения договора он являлся официальным представителем правообладателя.

Сколько нужно уплатить НДС при передаче прав на товарный знак?

В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ не подлежит налогообложению передача прав на изобретения, программное обеспечение и секреты производства. Освобождение от уплаты НДС для сделок по товарным знакам не предусмотрено. Поэтому при передаче прав на товарный знак НДС определяется в общем порядке.

Что значит «неисключительное право» в оглавлении договора о предоставлении пользования товарным знаком?

Слово «неисключительный» в формулировке договора означает, что владелец товарного знака может выдавать лицензии и другим предпринимателям. По исключительной лицензии другие лица исключаются из права использования товарного знака.

Заключен лицензионный договор на товарный знак с ООО. Ложится ли ответственность на партнера в случае банкротства ООО?

Нет, ответственность на партнера не возлагается. Если ООО станет банкротом, то его товарный знак могут выставить на торги по банкротству. При этом действие лицензионного договора сохраняется, а права на знак перейдут к новому владельцу.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор на передачу товарного знака, если он не зарегистрирован в России?

Иностранный бренд может быть зарегистрирован в РФ по международной Мадридской процедуре, поэтому сначала нужно убедиться, что он действительно не охраняется. Если вы хотите безвозмездно использовать популярный иностранный бренд или даже зарегистрировать его на себя в России, то настоящий производитель может в дальнейшем оспорить такую регистрацию.

Если же вы планируете получить право на зарубежный бренд законно, то лицензионный договор можно вывести из-под российской юрисдикции, а в договоре указать территорию реализации – РФ. Однако все те меры правовой охраны, которые дает российское законодательство в отношении товарных знаков, не будут действовать. Более того, может оказаться, что похожий бренд уже охраняется в России и принадлежит другой компании, а вы будете нарушать ее права.

Поэтому лучше всего сначала зарегистрировать иностранный бренд в Роспатенте (это должен сделать иностранный правообладатель), затем заключить с ним договор, а после этого зарегистрировать сам договор, тоже в Роспатенте.

Может ли физическое лицо обратиться к правообладателю товарного знака с просьбой разрешить его использование?

С 29 июня 2023 г. в российское законодательство внесены поправки, которые разрешают физическим лицам иметь свой товарный знак. Поэтому передача прав тоже возможна. Но нужно учитывать, что заниматься предпринимательской деятельностью, то есть использовать товарный знак, могут те лица, которые зарегистрированы в ФНС как самозанятые или ИП.

Какая из сторон разрабатывает лицензионный договор на использование товарного знака?

Чаще всего договор разрабатывается лицензиаром, так как именно он диктует условия использования своего товарного знака. Но если он предлагает сделать это лицензиату, то это дает хорошую возможность включить туда условия, которые устраивают именно лицензиата. Для оформления и согласования условий лицензии вы можете обратиться к юристам Ezybrand.

Нужно ли оформлять лицензионный договор для производства продукции на чужих производственных мощностях?

Если у вас есть свой товарный знак, но нет производства, и вы заказываете ее изготовление в другой компании, например, по договору подряда, то лицензионный договор не нужен. В договоре подряда необходимо указать условия маркировки товара вашим знаком. А если этот производитель в дальнейшем занимается реализацией этой продукции под вашим брендом, то заключать лицензию необходимо.

Не нашли ответ на свой вопрос? Оставьте заявку на бесплатную консультацию или свяжитесь с нами по телефону или whatsapp — Страница «Контакты»

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!