Что такое охраноспособность товарного знака
Охраноспособность товарного знака – это требования, которым должен удовлетворять знак для того, чтобы успешно пройти регистрацию в Роспатенте и получить правовую охрану, защиту от копирования и незаконного использования другими участниками рынка.
Товарный знак обычно заменяет собой длинное и сложное название производителя. Но не каждое такое обозначение может стать товарным знаком: по статистике Роспатента, каждая седьмая заявка отклоняется. Есть очень много ограничений, поэтому перед подачей документов в ведомство нужно проверить знак на возможность его регистрации.
Условия охраноспособности товарного знака
К основным критериям охраноспособности товарных знаков относятся:
- символичность знака, отсутствие описательного характера;
- новизна;
- различительная способность;
- соблюдение общественных интересов;
- отсутствие введения потребителя в заблуждение.
Если соблюдаются все эти условия, то товарный знак признается объектом правовой охраны, которая предоставляется после его регистрации в Роспатенте. При этом бремя доказывания охраноспособности фактически возлагается на заявителя: эксперт направляет предварительный отказ, если знак не соответствует критериям охраноспособности, а заявитель должен привести контрдоводы в свою защиту.
Эти доводы не обязательно учитываются экспертизой во время принятия окончательного решения по заявке. Она может отклонить аргументы, если посчитает их неубедительными.
У заявителя есть только одна возможность для предоставления своих аргументов при предварительном отказе. Если вынесен окончательный отказ, то происходит следующее: все госпошлины, оплаченные за рассмотрение заявки и проведение экспертизы «сгорают» (минимум 21 700 рублей), а делопроизводство по заявке считается закрытым.
У заявителя есть 2 варианта: изменить бренд или попробовать оспорить отказ Роспатента в Палате по патентным спорам – это одно из подразделений Роспатента. Для этого нужно составить аргументированное возражение.
Если принято решение о доработке бренда, то нужно подавать пакет документов заново. Изменить уже рассмотренную заявку не получится по правилам Роспатента.
Мы также поможем вам оформить аргументированное возражение в Палату по патентным спорам, если у вас не получилось самостоятельно зарегистрировать свой знак (после детального анализа ситуации).
В нашем патентном бюро работает профессиональный неймер и дизайнер, которые создадут новый бренд или доработают существующий до охраноспособного вида, под контролем патентного поверенного.
Сходство с другими товарными знаками
Одно из основных условий охраноспособности товарного знака – его новизна. Это не значит, что в качестве товарного знака можно зарегистрировать только те слова и изображения, которые ранее не были никому известны. Наоборот, можно взять простое слово, графический символ или картинку, если ранее их никто не зарегистрировал для данного вида товаров.
Абсолютная новизна тоже не требуется: знак должен быть новым только на территории России. Но нужно учитывать, что существует еще отдельный реестр товарных знаков, зарегистрированных иностранными предпринимателями по международной Мадридской процедуре. Иностранные бренды тоже могут охраняться в РФ. Роспатент может отказать в регистрации, если посчитает, что заявитель пытается имитировать популярный зарубежный бренд.
Сущность новизны заключается не только в том, что товарный знак не тождественен ранее зарегистрированным брендам (не совпадает с ними полностью). Роспатент отказывает и по тем заявкам, когда знак совпадает только частично. Для оценки охраноспособности в этом случае применяется такой специальный термин, как сходство до степени смешения.
Сходство товарных знаков до степени смешения – это вероятность того, что потребитель может спутать два товарных знака, принять один за другой. Насколько сильно отличаются два знака не имеет значения: если они создают одинаковое общее впечатление, то Роспатент, признает их сходными до степени смешения. Знаки могут быть похожи по звучанию, по смыслу или визуально.
Примеры сходства до степени смешения
Понять, что такое сходство до степени смешения, помогают следующие практические примеры.
В 2020 г. российская фармацевтическая компания подала заявку на регистрацию товарного знака «VEROLIA». Название имеет фантазийный характер, но Роспатент признал этот товарный знак неохраноспособным, так как он похож на ранее зарегистрированные знаки «VERULLIA», «Veroval», «Веромил» в той же категории товаров. Отказ Роспатента удалось оспорить в 2023 г.
Заявитель предоставил убедительные доводы: через год один из противопоставленных знаков утратил свою правовую охрану (не был продлен владельцем), а от других правообладателей он получил письма-согласия, разрешающие регистрацию похожего знака (заключение Палаты по патентным спорам № 2022В02620 от 09.01.2023 г). Заявитель потерял 3 года: можно было сразу, на момент подачи заявки, запросить такие письма от других производителей.
В 2020 г. другой российский индивидуальный предприниматель направил заявку на регистрацию товарного знака «Lagenda»:
Роспатент отказал в регистрации, так как установил сходство до степени смешения с двумя товарными знаками, зарегистрированными на имя другого правообладателя:
Отказ Роспатента также удалось оспорить в 2023 г.: для этого предприниматель получил письмо-согласие от владельца похожих товарных знаков (заключение Палаты по патентным спорам № 2022В02032 от 10.01.2023).
Патентные поверенные Ezybrand стараются отработать все возможные варианты отказа от Роспатента еще на этапе оформления заявки. Мы поможем вам оформить письмо-согласие, приложим его к пакету документов, что позволит получить свидетельство на товарный знак с первого раза, без потерь времени и пошлин за рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам (минимум 9 000 рублей).
Как проверить новизну товарного знака
Охраноспособность отсутствует у товарных знаков, которые полностью совпадают или сходны до степени смешения с одним из объектов:
- с товарными знаками, которые уже зарегистрированы на имя других предпринимателей и организаций;
- с заявками, которые поданы ранее и еще находятся на стадии экспертизы (у них более ранний временной приоритет);
- с региональными брендами: географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, которые регистрируются в отдельном реестре;
- с иностранными, Мадридская система товарных знаков, позволяет осуществить процедуру регистрации.
На сайте Роспатента есть бесплатная поисковая система, которая предоставляет доступ только к одному реестру – зарегистрированным товарным знакам.
Вы можете проверить название для своего бренда онлайн в нашей поисковой системе здесь. Такая экспресс-проверка позволяет найти одинаковые знаки, которые являются абсолютным препятствием для вашей регистрации.
Для более глубокого анализа и определения сходства до степени смешения рекомендуем вам воспользоваться услугой полной проверки товарного знака. Результатом проверки будет профессиональная оценка охраноспособности вашего знака. Если мы выявим препятствия для регистрации, то предложим вам несколько способов для решения этой проблемы: доработка знака (несколько вариантов на выбор), запрос письма-согласия от владельца похожего знака и другие.
Функциональность и символичность товарных знаков
Другой важный критерий охраноспособности товарного знака – это отсутствие в нем элементов, характеризующих сам товар или услуги. Экспертиза Роспатента проверяет, не относится ли весь знак или его отдельные элементы к характеристикам товара/услуги. Если есть вероятность того, что потребитель может воспринимать слова в качестве описания вида, качества, свойств и назначения в отношении конкретных товаров, заявленных на регистрацию, то это тоже снижает охраноспособность товарного знака.
Такие элементы могут присутствовать в обозначении, но в заявке они должны быть помечены как неохраняемые. Целью регулирования описательных свойств товарных знаков является соблюдение интересов остальных производителей. Ведь если закрепить монопольные права на такие слова для одного из них, то другим производителям будет запрещено использовать эти элементы для маркировки своей продукции или рекламы услуг.
Для того, чтобы товарный знак потерял охраноспособность, достаточно, чтобы только одно из значений слова идентифицировалось с характеристикой товара или услуги. При этом прибавление общеупотребимого слова не повышает охраноспособность знака в целом.
Пример описательного товарного знака
В 2021 г. одна из машиностроительных компаний подала заявку на регистрацию товарного знака «ЭнергоМаш Гарант» для машин и оборудования:
Роспатент указал на то, что центральный элемент – слово «Энергомаш» указывает на вид и назначение заявленных товаров, то есть является описательным, а потому товарный знак не обладает охраноспособностью.
Заявитель направил возражение в Палату по патентным спорам, в котором согласился с тем, что слово «Энергомаш» будет неохраняемым (то есть его могут использовать и другие лица). Роспатент принял доводы и зарегистрировал знак в 2023 г. (заключение Палаты по патентным спорам №2022В02771 от 10.01.2023 г).
Различительная способность
С признаком новизны и символичности тесно связано другое условие охраноспособности товарного знака – это его различительная способность, главная функция знака по индивидуализации (выделению) какого-либо товара среди аналогичных.
Не обладающими различительной способностью считаются товарные знаки, которые состоят только из слов, которые стали общеупотребимыми для товаров определенного вида или являются общепринятыми символами, терминами для данной отрасли. Очень часто отказ в регистрации получают те товарные знаки, которые состоят из аббревиатур, букв и цифр, которые не образуют семантическую единицу языка.
Такие элементы могут присутствовать в товарном знаке с более оригинальными словами и изображениями, если они имеют второстепенное положение (меньше по размеру и не привлекают внимание), а также указаны в заявке как неохраняемые элементы.
Пример отказа из-за отсутствия различительной способности
В 2019 г. немецкая компания «Ула Попкен ГмбХ» подала заявку на регистрацию комбинированного товарного знака «JP» в Роспатент для получения правовой охраны бренда на территории РФ:
Роспатент отказал заявителю в регистрации знака, так как буквенная комбинация в центре не имеет никакого смысла или оригинального графического исполнения, а потому знак не обладает различительной способностью.
Компания подала возражение в Палату по патентным спорам, обосновывая свою позицию тем, что эти буквы легко произносятся и запоминаются как слово «джей-пи», сам бренд давно присутствует на российском рынке и уже приобрел известность среди российских покупателей. В частности, компания продает модель одежды «JP1880» на российском маркетплейсе Wildberries.
Однако Палата по патентным спорам тоже отказала в регистрации, так как заявитель не предоставил документальные доказательства, что эта аббревиатура приобрела различительную способность на территории России (социологические опросы), а те сертификаты и накладные, которые приложены к заявке, содержат другое обозначение – «JP1880» и оно отличается от заявленного (заключение Палаты по патентным спорам №2022В00033 от 30.06.2022)
Соблюдение публичных интересов
На обеспечение защиты публичных интересов направлены следующие критерии охраноспособности товарных знаков:
- Отсутствие в знаке государственной и международной символики, официальных клейм и наградных знаков, так как такие элементы могут создавать ложное впечатление, что товар связан с государственными предприятиями. Такие элементы могут быть включены в знак только с разрешения официального представителя органов государственной власти. Для обычных предпринимателей получить такое разрешение практически невозможно, так как это даст необоснованное преимущество и ущемит интересы других участников рынка.
- Отсутствие в знаке названия или изображения культурных, природных ценностей, которые охраняются в РФ или международными соглашениями, например, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Запрет установлен по той же причине, что и в предыдущем случае.
- Отсутствие противоречий общепринятым принципам нормы и морали, наличие слов или образов, которые могут оскорбить одну из категорий потребителей.
- Отсутствие в знаке имен, псевдонимов известных лиц, особенно политических деятелей, связанных с историческим прошлым РФ; элементов авторских произведений (только с разрешения правообладателя).
Пример отказа из-за несоблюдения публичных интересов
В 2020 г. российская консалтинговая компания подала заявку на регистрацию комбинированного товарного знака, который содержит слово «VYSOTSKIY»:
Роспатент отказал в регистрации, так как данный товарный знак не обладает охраноспособностью по 2 причинам:
- Слово «CONSULTING» в переводе с английского означает «консалтинг», этот термин является описательным для услуг, которые оказывает заявитель.
- Слово «VYSOTSKIY» в русской транслитерации совпадает с фамилией известного в России певца Владимира Высоцкого. К тому же его фамилия зарегистрирована в качестве товарного знака некоммерческой организацией «Благотворительный фонд Владимира Высоцкого».
Заявитель попытался оспорить отказ Роспатента в Палате по патентным спорам, аргументируя возражение тем, что слово «VYSOTSKIY» взято по фамилии основателя консалтинговой компании, эксперта в области менеджмента.
Но Палата по патентным спорам не удовлетворила возражение, так как элемент «VYSOTSKIY»/«ВЫСОЦКИЙ» может вызвать у потребителей ассоциации с популярным актером и исполнителем песен, а ФИО основателя компании для среднего российского потребителя не являются узнаваемыми (заключение Палаты по патентным спорам №2022В01063 от 09.06.2022 г.).
Введение потребителя в заблуждение
Один из самых популярных видов отказа в государственной регистрации товарного знака – это его способность вводить потребителя в заблуждение. Этот критерий охраноспособности очень часто истолковывается предпринимателями неправильно – как прямой обман потребителей.
На самом деле решение эксперта о возможном введении в заблуждение выносится чисто умозрительно и вовсе не требует фактического подтверждения. Например, считается неправильным использование в товарном знаке названий географический объектов, которые не связаны с местонахождением производства.
Другой классический пример – изображение коровы на этикетке для соевых сосисок. Такие ошибки предприниматели часто совершают неумышленно, просто по незнанию требований Роспатента к охраноспособности товарных знаков.
При проверке по данному критерию эксперт использует общедоступные источники информации и полагается на собственный опыт. Если экспертиза выдаст предварительный отказ, то у заявителя еще есть возможность представить доводы в свою защиту и добиться регистрации знака.
Наши патентные поверенные помогут вам составить аргументированное возражение в Роспатент и преодолеть отказ в регистрации.
Примеры отказа из-за введения в заблуждение
В 2020 г. одна из организаций, занимающаяся реализацией вина, подала заявку на регистрацию словесного товарного знака «ПСЫРЦХА» для минеральной воды. Так как компания находится в г. Сухум, а товарный знак – это название другого населенного пункта, расположенного в Гудаутском районе Абхазии, то Роспатент отказался регистрировать знак. Это может ввести потребителей в заблуждение относительно места производства минеральной воды (заключение Палаты по патентным спорам № 2022В01130 от 26.07.2022 г.).
Другой случай: в 2021 г. французская холдинговая компания «HOLDING THE BOLD TEAM» направила заявку на регистрацию товарного знака «MANKAI» по Мадридской процедуре через Всемирную организацию интеллектуальной собственности. В заявке был указан 33 класс товаров по международному классификатору МКТУ – алкогольные напитки. Роспатент принял решение об отказе в регистрации, так как манкай – это овощная культура (водное растение), а в товарах этого класса данный овощ не содержится. Это может вводить потребителей в заблуждение.
Компания подала возражение в Палату по патентным спорам, аргументируя тем, что слово «манкаи» имеет еще второе значение – в переводе с японского оно означает «полное цветение», что не может быть ни описательной характеристикой, ни введением в заблуждение, так как товарный знак фантазийный по отношению к данному виду товаров.
Палата по патентным спорам все-таки согласилась с доводами заявителя и приняла во внимание то, что второй смыл этого слова (богатый нутриентами культивируемый овощ, самый маленький листовой овощ в мире с научно доказанным содержанием витамина В12) еще малоизвестен российскому потребителю. Знак удалось зарегистрировать (заключение № 2022В01621 от 12.08.2022 г.).
Резюме
Проверка охраноспособности товарных знаков требует профессионального подхода и специальных знаний в сфере интеллектуальной собственности. Самостоятельный поиск по товарным знакам может дать только результаты полного совпадения с чужими брендами, которые уже зарегистрированы.
Если вы не нашли тождественные знаки, то это еще не значит, что ваш знак можно беспрепятственно зарегистрировать. Нередко к нам обращаются клиенты, которые получили предварительный отказ от Роспатента из-за того, что существуют похожие бренды или другие препятствия для регистрации. Такой ошибки можно избежать, если сделать полную предварительную проверку товарного знака.
Сэкономив на предварительной проверке, вы можете не только переплатить потом за повторную регистрацию (причем эта сумма может быть гораздо больше), но и потеряете несколько месяцев, в течение которых другое лицо может подать заявку на аналогичный товарный знак и заблокировать вашу регистрацию.
// Бесплатная консультация
Бесплатно подберем классы и проверим ваш бренд по реестру Роспатент
За 10 лет работы мы проверили свыше 30 000 наименований, уберегли тысячи предпринимателей от лишних трат и претензий, помогли защитить свои бренды компаниям со всех регионов России.
Предлагаем вам пройти бесплатное исследование, которое поможет определить, нарушаете ли вы чьи-либо права на товарный знак и возможно ли зарегистрировать ваш бренд в Роспатенте.
Для получения бесплатной консультации напишите в мессенджер. Вам ответит специалист, не бот.
Консультацию получили 20471 человек
Ольга Бондарева
Патентный поверенный, управляющий партнер
Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
