Различительная способность товарного знака

Наличие различительной способности у товарного знака – это одно из главных условий для его регистрации в «Роспатенте». Основные случаи, в которых товарный знак не обладает различительной способностью, указаны в Гражданском кодексе РФ. Если он достаточно оригинален и не связан с самой продукцией, то изначально обладает высокой степенью различительной способности.

Что такое различительная способность?

Различительная способность товарного знака – это его характеристика, которая позволяет потребителю отличить продукцию одного производителя от аналогичной у других. Благодаря различительной способности покупатель узнает принадлежность маркируемого товара именно для этого производителя. Создать такую связь между продукцией и источником его происхождения помогают отличительные черты товарного знака – его форма, цветовая композиция, ассоциации, которые он вызывает, и другие характеристики.

Согласно ст. 1483 ГК РФ, товарный знак не обладает различительной способностью и не может получить государственную охрану, если он содержит:

• общепринятые символы и термины, например, единицы измерения физических величин
• видовые названия товаров, которые используются уже длительное время и вошли во всеобщее употребление, например, «ксерокс»
• описательные характеристики товаров, для маркировки которых используется это обозначение
• указание на форму товара, которая не имеет фантазийного характера и определяется свойствами или назначением продукции.

Возможность регистрации

Товарные знаки, состоящие только из вышеуказанных элементов, могут быть зарегистрированы в «Роспатенте» только в 3 случаях:

• Если эти элементы указаны в заявке как неохраняемые. Их могут использовать в своих товарных знаках и другие производители. При этом они не должны занимать преобладающее положение в обозначении.

  

• Если неохраняемый элемент имеет оригинальное исполнение или несколько таких элементов образуют необычное сочетание, дающее новый уровень восприятия. Такая композиция может иметь различительную способность. С другой стороны, слишком сложные сочетания, в которых очень много элементов, могут тяжело запоминаться потребителями и не обладают различительной способностью.

  

• Если обозначение из таких элементов приобрело известность и узнаваемость на рынке в результате его частого использования. Для того, чтобы получить свидетельство на товарный знак, необходимо предоставить экспертизе «Роспатента» доказательства приобретенной различительной способности.

  

Буквы, цифры и простые фигуры

К элементам, не обладающим различительной способностью, относятся:

• отдельные буквы латинского или русского алфавита, выполненные простым шрифтом
• сочетания букв, которые не составляют осмысленное слово (пример – вышеуказанный товарный знак «KFC»)
• цифры и числа
• линии и простые фигуры (круги, квадраты и другие)

Регистрация таких товарных знаков привела бы к ущемлению интересов других производителей, так как использование чужих обозначений без согласия правообладателя влечет за собой ответственность вплоть до уголовной. В сознании потребителя они не могут быть связаны с каким-то определенным участником рынка.

Общепринятые символы, обозначения и термины

К общепринятым обозначениям, не обладающим различительной способностью, относят несколько групп:

• Сокращения и аббревиатуры организаций, их организационно-правовая форма (ООО, ПАО, НПП, Ltd, Inc. и другие), названия отраслей промышленности (тяжпром, пищепром). Если же такое обозначение на самом деле в промышленности не использовалось и носит фантазийный характер, то его можно зарегистрировать. Например, товарный знак №767559 «Танкпром» (для бронемашин и транспортных средств).
• Отраслевая символика, примеры которой приведены ниже. Она не обладает различительной способностью для товаров только из той же области деятельности. Если такие символы используются для других отраслей, то они могут иметь фантазийный характер.
  
• Условные обозначения, применяемые в различных отраслях науки и техники
  
• Валютные знаки
  

Общепринятые термины

К общепринятым терминам, не имеющим различительную способность, относится терминология любой сферы деятельности, например:

• деколь – печать изображений на керамике с последующим обжигом в печи
• икат – техника изготовления тканей
• долото – бурильный инструмент
• окуляр – элемент оптической системы.

Правовая охрана таким терминам не предоставляется, если товары, для которых используется обозначение, относятся к той же отрасли. Если термины не связаны со сферой деятельности производителя, то такие обозначения обладают различительной способностью и могут быть зарегистрированы в «Роспатенте». Например, товарный знак «KHAAN» №796892 для зонтов, пряжи и белья (Khaan — род динозавров из семейства овирапторид).

Указания на свойства товаров

Любые характеристики продукции, даже если они лишь косвенно указывают на товар/услугу, не допускаются в товарном знаке. К ним относятся следующие виды указаний:

• Вид товаров/услуг, для которых испрашивается правовая охрана. Например, «детская одежда» для 25 класса, «инструмент» для 37 класса МКТУ.
• Материал или сырье, из которого изготовлена продукция. Например, слово «молочный» для обозначения, наносимого на сливки и сметану, не допустимо, так как оно напрямую характеризует сырье, из которого сделаны эти продукты. Если же это слово присутствует в товарном знаке, использующимся для других классов МКТУ, то регистрация возможна.

  

• Качество продукции, хвалебные характеристики, так как предоставление им правовой охраны ущемляет интересы других производителей (например, «самая натуральная еда», «лучший сыр России», «только из свежего молока», «PREMIUM», «превосходное качество», «международная система качества», «100% качество» и другие).
• Категории потребителей («для взрослых», «для малышей», «для мам»).
• Вес, объем или цена продукции («те же запчасти, только дешевле», «эконом мебель», «настоящий литр»).
• Дата, история создания и место производства («1901 год», «осн. 2015 год», «Петербург»).
• Реалистичные или схематические изображения продукции (например, изображение формы упаковки колбасного изделия для товарного знака, зарегистрированного для колбасы), так как их вправе использовать и другие производители аналогичной продукции.
• Вид организации или род ее деятельности («издательский дом», «пивоварня», «хлебокомбинат», «центр здоровья»).

Обозначения, вошедшие во всеобщее употребление

Многие торговые марки со временем утрачивают свою различительную способность. Если продукцию выпускает множество производителей, то такие обозначения не могут индивидуализировать деятельность только одного из них. В сознании потребителя они становятся видовым обозначениями товаров.

В качестве примера можно привести видовое название «термос». Первым коммерческим производителем термосов была немецкая компания Thermos GmbH. Само слово «термос» появилось в результате конкурса на лучшее название торговой марки, в котором победил один из жителей Мюнхена. С 1904 г. это обозначение начало использоваться в коммерческих целях. В настоящее время данная продукция выпускается многими производителями и обозначение «термос» вошло во всеобщее употребление. Поэтому оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Для определения перехода обозначения в разряд общеупотребимых эксперты используют толковые словари, энциклопедии, справочники, национальные и международные стандарты и другие источники информации. В качестве доказательства могут применяться социологические опросы, подтверждающие потерю различительной способности у широкого круга потребителей.

Доминирующее положение

Вышеперечисленные элементы, не обладающие различительной способностью, могут присутствовать в обозначении в качестве неохраняемых, если их положение не является доминирующим. При определении доминирования эксперт «Роспатента» оценивает следующие факторы:

• Размер элемента. Если он значительно больше по сравнению с другими составляющими, то он привлекает к себе внимание потребителя. Такой товарный знак не подлежит регистрации.
• Положение в композиции. Если неохраняемый элемент находится в центре, то он занимает доминирующее положение.
• Цветовое решение. Если остальные компоненты товарного знака выполнены в более спокойных тонах, а неохраняемый элемент – яркий, то он также выделяется на их фоне. Риск получения отказа в данном случае очень высокий.
• Оригинальность графического исполнения. Если неохраняемый элемент выполнен необычным шрифтом или с применением изобразительных приемов, то он может выделяться на фоне остальных деталей товарного знака (быть доминирующим).

В качестве примера отказа в регистрации можно привести заявку на товарный знак №2013735618. Так как неохраняемые элементы «алкомаркет» и «водка» доминируют, то такое обозначение не может получить правовую охрану.

Приобретение различительной способности

Приобретенная различительная способность возникает в том случае, если торговая марка использовалась на рынке длительное время и стала в сознании потребителей синонимом определенного производителя. Для ее регистрации в «Роспатент» необходимо предоставить доказательства 2 видов: о фактическом использовании обозначения и о приобретении различительной способности.

Примером приобретенной различительной способности может служить объемный товарный знак №420210 – упаковка для драже «tic tac» итальянской компании «FERRERO». Сама по себе эта коробка не отличается оригинальностью и имеет простую форму.

Производитель предоставил доказательства – документы, подтверждающие большой объем продаж и результаты социологического опроса среди российских потребителей, проведенного лабораторией социологической экспертизы ФНИСЦ РАН. Более 98% респондентов связывают эту форму упаковки именно с драже «tic tac», а 54% опрошенных – с производителем «FERRERO».

Утрата различительной способности

Товарные знаки могут не только приобрести различительную способность, но и утратить ее. Такое возникает в тех случаях, когда обозначение активно применяется на рынке, но не зарегистрировано, а также при нарушении исключительных прав. В результате использование бренда третьими лицами приобретает неконтролируемый, всеобщий характер. Товарный знак больше не может индивидуализировать конкретного производителя.

Потеря различительной способности характерна для многих «советских» товарных знаков, которые получили широкую популярность в СССР. Разными предприятиями выпускалась продукция под одной и той же торговой маркой. После перехода на рыночную экономику разрешение конфликта между ними по обладанию исключительными правами стало возможным только через судебные разбирательства. Примерами таких брендов являются печенье «Юбилейное», конфеты «Белочка», сыр «Омичка», пиво «Жигулевское».

Для того, чтобы не произошло «размывание» торговой марки, и она не потеряла свою различительную способность, рекомендуется производить регистрацию товарного знака на ранних этапах развития бизнеса. Для выявления нарушения исключительных прав со стороны третьих лиц используется мониторинг товарного знака.

Как подтвердить приобретенную различительную способность?

Если товарный знак изначально обладал низкой различительной способностью, но со временем приобрел узнаваемость среди потребителей, то к заявке нужно приложить следующие документальные доказательства:

• договоры, которые подтверждают большие объемы производства и реализации, а также широту географического охвата и длительность использования торговой марки
• контракты на предоставление рекламных услуг в печати, на телевидении, которые показывают интенсивность рекламы и значительную величину затрат на «раскрутку» бренда (его повышенную ценность)
• результаты социологических опросов, подтверждающие высокую степень информированности потребителей о товаре и изготовителе
• документы, свидетельствующие об участии производителя в международных выставках, об упоминании бренда в литературе и в других культурных произведениях

В некоторых случаях, для новых товарных знаков, используется лингвистическая экспертиза. Она позволяет установить наличие различительной способности для необычных словосочетаний, состоящих из общеупотребимых слов. Комбинации таких слов могут давать новый смысл для товаров, семантически не связанных с заявляемым классом МКТУ. Например, «Умный счетчик» (регистрация №775838) для канцелярской продукции и услуг в сфере финансовой деятельности.

Как повысить различительную способность?

Повысить различительную способность товарного знака (а значит, увеличить шансы на его успешную регистрацию) помогают следующие приемы:

• Применение оригинальных шрифтов и дизайна. Так, например, сочетание символов «b&g» не может само по себе получить правовую охрану. Но если сделать его с помощью оригинальных графических приемов, то регистрация становится возможной.

  

• Использование обозначений, минимально связанных с характеристиками маркируемых товаров/услуг. Этот способ позволяет создать наиболее «сильные» знаки с юридической точки зрения.

  

• Внесение графических элементов в словесное обозначение, которые придают оригинальность и способствуют его новому восприятию.

  

• Использование сочетаний неохраняемых элементов (букв, цифр, линий и простых геометрических фигур). Соединение таких объектов должно быть не механическим, а образовывать новую композицию.

  

• Использование дополнительных слов, придающих словосочетанию фантазийный характер, не свойственный таким товарам. Например, «Нескучные вещи» (регистрация №797586).
• Создание новых слов, которых нет в обычном языке. Такие обозначения косвенно могут указывать на характер производимых товаров. Например, «Круггетсы» (регистрация №796983), «Жар-мени» (регистрация №796982), «Блинчелли» (регистрация №796984).

Определение различительной способности и риска отказа в регистрации со стороны «Роспатента» требует экспертных знаний. Специалисты патентного бюро «EzyBrand» помогут сделать комплексную проверку товарного знака и выявить препятствия для получения свидетельства.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!