Использование товарного знака в доменном имени, споры по доменным именам

С развитием сети Интернет доменное имя фактически превратилось в средство, которое выполняет функцию товарного знака – дает возможность отличать товары/услуги одних производителей от других. При поиске информации о нужном товаре или услуге пользователь задает запрос по названию бренда или компании, личному имени, а далее перенаправляется на нужный сайт. Трафик в сети Интернет помогает привлечь потенциальных покупателей и увеличить онлайн-продажи, то есть доменное имя обладает коммерческой ценностью. Однако в мировой практике нередки случаи, когда недобросовестные конкуренты используют похожие доменные имена в своих интересах, нанося прямой ущерб (уменьшение прибыли) и косвенный, дискредитируя производителя.

Использование товарного знака в доменном имени

Понятие доменного имени раскрывается в Федеральном законе №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Но оно объясняет только техническую сторону адресации домена, без учета его правового статуса.

В статье 1484 ГК РФ можно встретить указание на то, что правообладатель вправе использовать зарегистрированный товарный знак в доменном имени и другими способами переадресации в сети Интернет. Другими словами, имея на руках государственное свидетельство о регистрации бренда, вы по закону можете запрещать использование такого же доменного имени другим лицам. Кроме того, недобросовестная конкуренция может быть признана и в том случае, если бренд и домен совпадают не полностью, а имеют частичное сходство до степени смешения.

Но, поскольку исключительное право на доменные имена официально нигде не признано, в том числе на международном уровне, то практика разрешения доменных споров – очень неоднородна. Не всегда можно «отсудить» домен, который совпадает с товарным знаком.

Регистрация домена в качестве товарного знака

Защита доменного имени в виде товарного знака не обязательно подразумевает регистрацию полного доменного адреса, например, «http://city.binq.ru». нужно также учитывать, что административные и географические домены (они разделены точками) не обладают различительной способностью, а потому правовая охрана им не предоставляется в принципе. Поэтому их указывают в заявке как неохраняемые.

Примеры регистрации товарных знаков с указанием национального или международного домена верхнего уровня:

Товарный знак	Номер тз	Неохраняемые элементы
	№ 823446, зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя	Неохраняемые элементы в заявке – «.ру», «.ru»
	№ 797631, зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя	Неохраняемые элементы в заявке – «.ру», «.ru»
	№832737, правообладатель – ООО «Учи.ру»	Неохраняемые элементы в заявке – «.com»

Исключение составляют те случаи, когда надпись с доменной зоной имеет оригинальное начертание (графическое исполнение). Тогда правовая охрана предоставляется всей надписи целиком. Доменное имя может быть зарегистрировано не только как словесное обозначение, но и как комбинированное, в котором сочетаются буквенно-цифровые символы и графика.

Примеры регистрации товарных знаков, в которых охраняется все обозначение:

Товарный знак	Описание
	№ 748910, зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя (для салона красоты)
	№782064, правообладатель – ООО «Мэриджейн»
	№741089, зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя (ткани биологических культур для ветеринарных целей, помощь ветеринарная)

Однако и любой товарный знак, без указания доменной зоны, также защищает доменное имя от захвата и копирования.

Примеры регистрации товарных знаков без указания доменных зон:

Товарный знак	Описание
	№823421, правообладатель ООО «Вестар», официальный сайт – «vestar.net»
	№764493, зарегистрирован на имя индивидуального предпринимателя, сайт seliverstova.top
	№ 806662, официальный сайт moyville.ru

Недобросовестное использование домена

Конфликты, которые связаны с доменными именами и товарными знаками, в большинстве случаев происходят вокруг широко известных брендов и имен.

Чаще всего фиксируются 3 вида злоупотреблений:

• Киберсквоттинг (от английских слов cyber и squatting – захват) – приобретение или регистрация доменных имен, которые созвучны с названиями популярных торговых марок или компаний, или общеупотребимых, легко запоминающихся доменов, которые в перспективе могут быть выгодно проданы («красивые» доменные имена). Так, например, доменное имя magazine.ru продается в настоящий момент за 1 млн. рублей, а webclub.ru – за 500 тысяч рублей.
• Перехват доменного имени. Регистрация домена у хостинг-провайдера производится обычно на 1 год, после чего нужно продлевать срок его действия, оплатив аренду. Если не сделать это вовремя, то домен становится недоступен его прежнему владельцу и его может купить другое лицо. Впоследствии придется выкупать у него домен.
• Обратный захват домена. Схема такая: вы владеете сайтом, но у вас нет зарегистрированного товарного знака. Другое лицо регистрирует название вашего домена на себя в качестве товарного знака и предъявляет вам претензию с предложением выкупить домен, либо обращается в суд для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на свой товарный знак.

Одним из первых судебных споров был конфликт вокруг регистрации домена mcdonalds.com. Это доменное имя в 1994 году зарегистрировал на себя журналист Джошуа Квиттнер. В своей публикации он пояснил мотивы регистрации тем, что хочет «протестировать» американскую судебную систему: как она сможет разрешить спор, связанный с доменным именем крупной компании. Кончилось все тем, что официальный производитель фастфуда получил этот домен в обмен на благотворительное пожертвование.

Однако за этим примером сразу же последовали другие – в том же 1994 г. киберсквоттеры зарегистрировали более 100 доменных имен известных американских компаний. За 25 лет многое, конечно, изменилось. Но киберсквоттинг существует и сейчас. Так, например, Всемирная организация интеллектуальной собственности в 2021 году ежемесячно рассматривала от 340 до 480 доменных споров ежемесячно.

Как решаются доменные споры

Разрешение доменных споров в российской судебной практике производится по общему принципу добросовестности: домен может остаться у другого лица, не обладающего правами на товарный знак, если его деятельность не конкурирует с деятельностью правообладателя бренда.

Для того, чтобы установить нарушение исключительных прав на товарный знак, нужно проанализировать следующую информацию:

• Ваше право на товарный знак подтверждается государственным свидетельством, срок действия которого еще не истек. Если свидетельство утеряно, то эти сведения можно проверить на сайте «Роспатента» в государственном электронном реестре.
• Доменное имя и товарный знак сходны до степени смешения. Доменное имя может содержать только часть товарного знака, его «сильные» словесные элементы. Этого достаточно для недопустимого сходства. Оно может устанавливаться не только по написанию, но и по звучанию (фонетическое совпадение). Оценку сходства делают патентные поверенные, которые используют руководства и методики «Роспатента». Узнать подробнее о сравнительном анализе можно здесь.
• На сайте предлагаются к продаже товары из тех же классов МКТУ (международного классификатора), которые указаны в свидетельстве на ваш товарный знак. Нужно учесть также однородные товары и услуги, которые могут быть коммерчески взаимозаменяемыми, например, пиво (32 класс) и алкогольные напитки (33 класс). Либо сайт вообще не используется, что может свидетельствовать о киберсквоттинге.

При совпадении трех вышеперечисленных факторов судебное дело, как правило, решается в пользу правообладателя товарного знака, а ответчику запрещают использование доменного имени. Кроме того, владелец бренда может взыскать денежную компенсацию до 5 млн. рублей и более (если расчет выбран по двукратной стоимости контрафакта).

Когда суд на стороне владельца домена

Суд может оставить домен у прежнего владельца, даже если он полностью совпадает с зарегистрированным товарным знаком, при одновременном выполнении следующих условий:

• На сайте не предлагаются товары/услуги, или они из других классов. В этом случае нет риска смешения на рынке.
• Доменное имя было зарегистрировано раньше, чем товарный знак.

Как найти владельца домена

Нужно сразу отметить, что организации, которые осуществляют регистрацию доменов, не несут ответственность за нарушение прав на товарные знаки. В судебных процессах они участвуют лишь как третьи лица для предоставления суду достоверной информации о регистрации домена. Поэтому досудебная претензия или судебный иск должны быть оформлены против владельца доменного имени. Это полностью соответствует мировой практике разрешения доменных споров.

Как же найти владельца домена?

Если на самом сайте контактная информация отсутствует, то для этого можно воспользоваться Whois-сервисом.

Регистраторы доменных имен предоставляют также возможность скрыть информацию о компании при покупке домена. В этом случае необходимо обратиться к самому регистратору, приложив к письму копию свидетельства на товарный знак. В полученной справке будет информация, необходимая для обращения в суд.

Кроме того, для фиксации факта нарушения исключительных прав на товарный знак рекомендуется заверить интернет-страницы у нотариуса. Простая распечатка для доказательства в суде не подходит.

Пример судебного дела

В 2020 году Арбитражным судом Удмуртской Республики рассматривалось судебное дело ООО «Фототех» (истец) против ООО «Стратегия» (ответчик). Истец обвинил ответчика в незаконном использовании своего товарного знака «ФОТОТЕХ» (свидетельство о государственной регистрации № 205384) в доменном имени сайта ответчика phototech-okna.ru, а также потребовал выплатить компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Обе организации занимаются производством пластиковых окон.

Ответчик в свою защиту привел тот аргумент, что ранее между учредителем ООО «Фототех» и ООО «Стратегия» были партнерские отношения и по расписке было разрешено использовать фирменное наименование «Фототех». Здесь ответчиком допущено сразу две ошибки:

1. Согласно статье 1474 Гражданского кодекса не допускается использование одного и того же (или сходного до степени смешения) фирменного наименования разными юридическими лицами.
2. Нужно было оформить лицензионный договор на передачу прав на товарный знак «ФОТОТЕХ» и зарегистрировать его в «Роспатенте».

Суд решил спор в пользу истца и взыскал с ответчика 5 млн. рублей. На решение суда повлияли следующие факторы:

• Обе компании выпускают один и тот же вид продукции, значит, может произойти их смешение на рынке.
• Товарный знак зарегистрирован раньше, чем домен.
• Передача прав на товарный знак не оформлена должным образом, а расписка о разрешении использования фирменного наименования не имеет юридической силы.

В данном деле истец вправе был взыскать больший размер компенсации, так как выручка ответчика за все годы незаконного использования товарного знака составила более 290 млн. рублей. По статье 1515 ГК РФ истец может потребовать возместить компенсацию в двукратном размере от стоимости контрафакта, то есть 580 млн. рублей. Поэтому суд признал обоснованность требований истца по выплате компенсации 5 млн. руб.

Процедура UDPR

Что касается доменов, которые зарегистрированы в иностранных и международных доменных зонах (.com, .net, .org и другие), то для разрешения споров может применяться процедура UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – Единая политика рассмотрения споров о доменных именах), которая разработана Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Для этого необходимо оформить и подать заявление в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. За рассмотрение доменного спора нужно уплатить пошлину, размер которой зависит от количества участников спора и доменных имен в заявлении; минимально 1500 долларов США.

Центр ВОИС рассматривает и заявления российских граждан. Так, например, в 2005 году домен kasparov.org был передан российскому шахматисту Г. Каспарову.

Проверка товарного знака и мониторинг сети Интернет

Как уже было указано выше, если домен был зарегистрирован раньше товарного знака и деятельность двух предпринимателей не совпадает, то суд обычно выносит решение в пользу владельца домена. А правообладателю товарного знака придется или выкупать его, или регистрировать другое доменное имя, что может значительно снизить посещаемость сайта, приток клиентов или покупателей. Чтобы этого не произошло, перед подачей заявки на регистрацию товарного знака необходимо проверить, свободно ли аналогичное доменное имя. В идеале их регистрацию нужно делать одновременно.

Узнать подробнее о проверке товарного знака перед его регистрацией.

С другой стороны, после регистрации бренда в «Роспатенте» и домена не исключены другие виды злоупотреблений: например, киберсквоттеры могут оформить похожий домен на себя, который незначительно отличается от оригинального сайта. Этот трюк рассчитан на возможные ошибки пользователя при написании домена (домены-двойники). Например, kommersant.ru и commersant.ru, microsoft.ru и micros0ft.ru. Зарегистрировать на свое имя всевозможные варианты доменного имени практически невозможно.

Однако в этом случае у вас на руках будет неопровержимое доказательство вашей правоты – государственное свидетельство на товарный знак. Оно запрещает недобросовестную имитацию бренда конкурентами. В этом случае вы можете привлечь их к ответственности и взыскать компенсацию или штраф.

Выявить такие случаи нарушения прав на товарный знак поможет мониторинг сети Интернет, который проводится специалистами патентного бюро Ezybrand. Мы найдем нарушителя, определим контактные данные и оформим досудебную претензию в его адрес.

Досудебная претензия

Споры между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, связанные с исключительными правами на товарные знаки, должны обязательно проходить досудебный этап урегулирования. В противном случае суд не будет рассматривать исковое заявление.

Если вы обнаружили, что в Интернете есть домен, который нарушает права на ваш товарный знак, или на чужом сайте предлагается продукция (услуги), маркированная вашим брендом, то сначала необходимо направить нарушителю досудебную претензию. Она оформляется как проект судебного иска и должна содержать основные сведения о правообладателе, копию государственного свидетельства на товарный знак, доказательства нарушения прав и предлагаемый способ разрешения конфликта.

Если нарушитель не предпринимает никаких действий в течение 30 дней, то владелец товарного знака может подавать иск в суд.

Патентные поверенные бюро Ezybrand помогут оформить досудебную претензию и направить ее в адрес нарушителя. Удобный веб-адрес очень важен для бизнеса, так как большинство пользователей ищет нужный сайт методом подбора, вводя в адресную строку фирменное наименование, его часть или товарный знак. Такой домен может стать хорошим преимуществом перед конкурентами.

С другой стороны, надежную защиту домену можно обеспечить только при помощи регистрации товарного знака. В нашем патентном бюро вы можете выбрать наиболее подходящий пакет услуг: от полного сопровождения (регистрация «под ключ»), до эконом-варианта, когда участие патентного поверенного минимально. Благодаря электронной системе подачи заявок вы сможете сэкономить более 10 тысяч рублей на государственных пошлинах за проведение экспертизы в «Роспатенте».

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!