Как аннулировать чужой товарный знак законными способами?

Законом гарантируется правовая защита для товарных знаков. Без разрешения его владельца никто не вправе использовать бренд. Свидетельство на товарный знак выдается на 10 лет, но в некоторых случаях можно лишить права на товарный знак досрочно. Эта возможность используется довольно часто: когда чужой товарный знак мешает вашей регистрации, или если другой предприниматель зарегистрировал в качестве товарного знака ваше фирменное наименование (коммерческое обозначение), и теперь деятельность под этим названием фактически становится незаконной.

Из-за чего товарный знак может быть аннулирован

В силу статьи 1486 Гражданского кодекса товарный знак может быть аннулирован досрочно в следующих случаях:

• При его неиспользовании непрерывно в течение любых 3 лет после государственной регистрации.
• При прекращении деятельности правообладателя: юридического лица или индивидуального предпринимателя.
• Если регистрация товарного знака произошла ошибочно, с нарушениями законодательства. Например, на рынке уже существовала компания с таким же фирменным наименованием или коммерческим обозначением. Иногда и сам Роспатент совершает ошибки при проведении экспертизы и регистрирует похожие знаки, которые могут конкурировать между собой.

Товарные знаки регистрируются для определенных видов товаров и услуг по Международному классификатору МКТУ. Аннулировать обозначение по одной из вышеуказанных причин можно по всем классам МКТУ или по части из них, когда ваша деятельность пересекается только по некоторым видам товаров.

Аннулирование при ликвидации юридического лица или ИП

Вы решили зарегистрировать свой товарный знак, но оказывается, в реестре уже есть такой же для тех же товаров. Самое простое – это изменить собственный бренд. Но что делать, если он уже стал популярным среди ваших покупателей?

Если этот знак зарегистрирован давно, то вполне возможно, что компания уже закрылась. Просто «забрать» такой знак нельзя, но можно легко его аннулировать, а затем подать свою заявку в Роспатент.

Что потребуется сделать:

1. Проверить по реестру товарных знаков информацию о правообладателе зарегистрированного знака, а также о договорах, заключенных по этому обозначению. Если владелец успел продать права на него (передать по договору отчуждения), то информация о новом правообладателе тоже будет в реестре.
2. Проверить, есть ли эта организация или ИП в реестре ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на сайте ФНС, получить выписку. Если владелец знака исключен из реестра, значит, знак можно аннулировать (раздел «Сведения о состоянии юридического лица» в выписке).
3. Оформить заявление в Роспатент о досрочном прекращении товарного знака. Образец заявления приведен ниже. В нем нужно указать сведения о владельце товарного знака и о заявителе, приложить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Знак будет аннулирован по всем классам товаров/услуг.
4. Оплатить государственную пошлину 5 000 рублей за рассмотрение заявления, копию приложить к документам и отправить их в Роспатент. Это можно сделать удаленно, через портал «Госуслуги».

Заявление рассматривается по регламенту 80 рабочих дней. По результатам проверки заявителю направляется уведомление, а в государственный реестр вносится запись о том, что правовая охрана товарного знака прекращена (статус: прекратил действие; строка, подсвеченная черным цветом). Например, так:

Проверить товарный знак и документы, оформить заявление и направить его в Роспатент можно в патентном бюро Ezybrand.

Аннулирование при неиспользовании знака

Сложнее аннулировать товарный знак другим способом: когда он не используется владельцем в коммерческой деятельности в течение 3-х лет подряд.

Такая возможность предусмотрена законодательством в двух целях:

• Для защиты реальных производителей товаров, которые по каким-то причинам не зарегистрировали свой товарный знак заранее.
• Для борьбы с недобросовестной регистрацией брендов.

Существует так называемый патентный троллинг, когда предприниматели (или организации) регистрируют на свое имя множество популярных названий и простые слова, а потом предъявляют судебные иски добросовестным производителям. Они получают сотни тысяч рублей в качестве компенсации за мнимое нарушение прав на свой знак. Либо предлагают выкупить знак реальному производителю (а фактически шантажируют).

Формально такую деятельность запретить нельзя. А в суде практически невозможно юридически доказать недобросовестность регистрации.

Это явление есть и в России, и за рубежом. А в США, с целью борьбы с патентным троллингом, предпринимателей обязали прикладывать к заявке на регистрацию товарного знака документальное подтверждение, что знак фактически используется.

Иногда, правда, досрочное аннулирование товарного знака из-за его неиспользования тоже применяется в недобросовестных целях: для «захвата» бренда. Поэтому особенности таких споров и способы защиты полезно знать и добросовестным участникам рынка.

Пример судебного спора

Как мы уже писали, возможность аннулирования товарного знака используется также в целях самозащиты, когда другой предприниматель «нападает» и требует выплатить компенсацию за нарушение прав на свой бренд. Вот один из таких примеров – судебный спор, который длился 3 года.

АО «Управляющая компания «Старт» зарегистрировала в 2014 г. товарный знак «Домовой» (свидетельство № 591658) для фейерверков. В 2020 г. компания обратилась в арбитражный суд с требованием запретить использование этого названия для продажи настольных фонтанов. Фонтаны продавал индивидуальный предприниматель. Заодно АО потребовало выплаты компенсации еще от двух производителей.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, так как товары имели разнородный характер (дело № А56-66546/2020). Но владелец знака не успокоился – он обратился в апелляционные суды и кассационную инстанцию.

Предприниматель тоже решил бороться до конца: он подал иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать знак «Домовой», так как он фактически не используется АО: оно не выпускает фейерверки. Свою заинтересованность в аннулировании предприниматель обосновал судебным процессом с компанией.

Владелец товарного знака не смог документально доказать, что он использует его. Единственное, что он предоставил в суд, – это заключение консалтинговой фирмы (оценщика) о величине убытков, понесенных компанией при «нарушении» прав на бренд. Суд не принял такое доказательство и аннулировал товарный знак «Домовой» (дело № СИП-797/2021).

В этой длительной борьбе все-таки победил индивидуальный предприниматель, благодаря своей настойчивости и упорству. Но так бывает не всегда.

Именно поэтому важно как можно раньше подать заявку на регистрацию своего бренда, чтобы защитить бизнес от конкурентов и троллей.

Порядок аннулирования при неиспользовании

Чтобы аннулировать товарный знак по этой схеме, должно соблюдаться сразу несколько условий:

• Вы являетесь заинтересованным лицом, которому нужен этот товарный знак.
• Знак не используется в течение 3 лет подряд (без пропусков). Доказывать факт использования должен его владелец, а не вы. В некоторых странах этот срок более длительный. Например, в Грузии бренд можно аннулировать, если он не используется 5 лет.
• Сначала нужно направить владельцу бренда письмо с предложением об отказе на товарный знак. Аннулировать его досрочно может и сам правообладатель: он должен подать заявление в Роспатент и оплатить пошлину 5 000 рублей. Либо нужно попросить его уступить права по договору отчуждения, проще говоря, продать вам товарный знак. Адрес владельца товарного знака можно найти в государственном реестре по товарным знакам.
• Если владелец знака не отвечает на ваше предложение в течение 2 месяцев, то только тогда можно подавать иск в Суд по интеллектуальным правам. Если он примет решение о прекращении правовой охраны, то Роспатент аннулирует товарный знак.

В письме с предложением о продаже знака можно указать, для каких именно товаров (услуг) он вам нужен. Вполне возможно, что бренд используется не для всех классов МКТУ и его владелец будет не против продать часть прав. По оставшимся классам он может сохранить право на знак за собой.

Как купить товарный знак

Если вы договорились о купле-продаже товарного знака, то такой договор нужно зарегистрировать в Роспатенте. Иначе сделка считается несостоявшейся. Изменение собственника бренда происходит именно в момент регистрации договора отчуждения в государственном реестре.

Для регистрации договора отчуждения на товарный знак необходимо:

• Подготовить сам договор. В нем должно быть указано: отчуждение прав происходит для всех классов МКТУ по свидетельству, или только для части из них.
• Оформить заявление на регистрацию и приложить к нему подписанный экземпляр договора.
• Оплатить госпошлину за регистрацию перехода прав – 13 500 рублей, а если заявление подается в электронном формате, то 9 450 рублей.
• Направить документы в Роспатент. Заявление будет рассматриваться в течение 68 рабочих дней.

Зарегистрировать сделку купли-продажи товарного знака можно через патентных поверенных.

Почему лучше договор, чем аннулирование товарного знака

Хотя покупка товарного знака по договору отчуждения обойдется дороже, чем досрочное аннулирование при неиспользовании, такой способ все-таки лучше по нескольким причинам:

• Результат судебного процесса никогда нельзя спрогнозировать на 100%. Все зависит от того, какие документальные доказательства предоставят стороны спора, и насколько активно они будут выступать в суде.
• Суд может принять во внимание уважительные причины, по которым товарный знак не использовался владельцем по независящим от него причинам. Например, из-за коронавирусных ограничений по торговле или из-за экономических санкций. Тогда с большей долей вероятности права на знак останутся у него.
• Если знак стал известным на рынке, приобрел определенную экономическую ценность, а не просто занимает место в государственном реестре, то его аннулирование и последующая регистрация на другое лицо могут вводить потребителей в заблуждение. Такой бренд по-прежнему будет оказывать большое влияние на покупателей. Они могут посчитать, что товары продает старый производитель. А введение потребителей в заблуждение не допускается по закону. Суд может негативно оценить вероятность недобросовестного использования такого товарного знака в будущем: продажи товаров (услуг) под видом более известного бренда.

Что значит заинтересованность в аннулировании

Другой проблемой при решении вопроса через суд является доказывание заинтересованности в аннулировании товарного знака. Если вы просто хотите зарегистрировать такой же бренд в Роспатенте, то этого недостаточно. У вас уже должно быть реальное производство однородных товаров. С другой стороны, в законах нет устойчивых и четких критериев, на основании которых определяется заинтересованность, поэтому суды в таких спорах часто принимают то одну сторону, то другую.

Заинтересованными лицами могут быть также признаны:

• Компании, у которых такое же фирменное наименование или коммерческое обозначение. Но обладателю коммерческого обозначения в суде также придется нелегко, так как нужно доказать, что обозначение приобрело известность в определенном регионе. О правах на коммерческое обозначение подробнее можно узнать здесь.
• Владельцы зарубежных товарных знаков, которые планируют выйти на российский рынок. Для них иногда бывает достаточно международной заявки по Мадридской системе с расширением на Российскую Федерацию.

Совпадение с фирменным наименованием и коммерческим обозначением

Если права на фирменное наименование или коммерческое обозначение возникли раньше, то регистрация товарного знака незаконна (пункт 8 статьи 1483 Гражданского кодекса). Роспатент делает проверку в основном только по реестру товарных знаков, поэтому риск такого совпадения очень высок. Проверить свой бренд на совпадение с фирменными наименованиями можно самостоятельно по реестру ЕГРЮЛ.

Иногда товарный знак регистрируют на свое имя дилеры зарубежных производителей, не имея на то согласия со стороны владельца бренда. Такую регистрацию тоже сравнительно легко оспорить.

В этих случаях аннулировать товарный знак можно в Палате по патентным спорам (ППС). Оспаривание регистрации происходит в административном порядке. Для этого нужно оформить возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку и оплатить государственную пошлину 13 500 рублей. Возражение должно быть аргументированным, иначе ППС его отклонит.

Что значит использование товарного знака?

Чтобы не потерять свой товарный знак, предприниматель должен его использовать. Что же это означает на практике?

Основной критерий «использования» товарного знака – это маркировка на товаре, этикетке или упаковке. В качестве подтверждения продаж будут выступать договоры на поставку продукции (или на оказание услуг).

Если есть уважительные причины, по которым знак не применялся в маркировке, то суд может принять во внимание другие виды использования:

• в рекламе, объявлениях, печатных изданиях;
• на официальных бланках, на вывесках;
• при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ;
• использование в доменном имени, на сайте или в аккаунтах соцсетей;
• маркировка на дисконтных картах.

Аннулирование из-за ошибок при регистрации

Иногда при проведении экспертизы товарных знаков ошибается и Роспатент. Оспорить его решение также можно в ППС. Порядок аннулирования и пошлина такие же.

В качестве причин для аннулирования чужого товарного знака могут выступать:

• Сходство до степени смешения с другими товарными знаками, которые были раньше внесены в государственный реестр.
• Содержание в знаке элементов, запрещенных к использованию. К ним, например, относятся национальные флаги и гербы.
• Описательный характер знака, то есть прямое или косвенное указание на товар, услугу или любое их свойство (отсутствие различительной способности). Это тоже запрещено законом.
• Противоречие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Чаще всего это выражается в негативном эффекте и ассоциациях, который вызывает знак.

С другой стороны, если вы хотите аннулировать этот знак, чтобы зарегистрировать потом такой же на себя, то это не имеет особого смысла, ведь в будущем могут аннулировать и вашу регистрацию. Либо Роспатент откажет уже на этапе рассмотрения заявки.

Чтобы снизить риски аннулирования или отказа, нужно сделать предварительную проверку товарного знака перед подачей заявки в Роспатент. Опытные патентные поверенные бюро Ezybrand помогут проанализировать причины, по которым регистрация может стать рискованной. А это позволит избежать лишних затрат на ребрендинг и судебных издержек в будущем.

Узнать подробнее, как самостоятельно проверить товарный знак на возможность регистрации.

В некоторых случаях экспертиза Роспатента ошибочно одобряет заявки, которые очень похожи на чужие зарегистрированные знаки. Получится так, что для одних и тех же товаров (услуг) будут 2 сходных знака и покупатели могут спутать продавцов. Сходство до степени смешения – тоже веская причина для законного аннулирования знака с более поздней регистрацией.

Чтобы определить степень сходства (а она не всегда очевидна) и обосновать свои доводы, можно заказать у патентных поверенных Ezybrand сравнительный анализ товарных знаков.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!