Что делать, если другой предприниматель начал использовать название раньше: права на коммерческое обозначение

Споры между владельцами зарегистрированных товарных знаков и коммерческих обозначений не так уж редки в российской судебной практике. Оба средства индивидуализации имеют право на существование, но охрана коммерческого обозначения гораздо слабее. Что же делать, когда вы обнаружили, что другая компания или ИП начали использовать одинаковое название задолго до того, как вы зарегистрировали свой знак? Об этом расскажет наша статья.

Права на коммерческое обозначение

Если обратиться к Гражданскому кодексу, а именно, к статье 1539, то можно заметить, что владельцы коммерческих обозначений наделяются практически такими же правами, как и правообладатели товарных знаков:

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет»…

При этом товарный знак по закону не нужно нигде регистрировать и даже вносить в учредительные документы.

По закону, если происходит столкновение интересов между похожим товарным знаком и коммерческим обозначением, то прав будет тот, кто раньше начал использовать спорное название.

Зачем же тогда вообще регистрировать свой товарный знак, тратить на это деньги и время?

Доказательство прав на коммерческое обозначение

На самом деле не все так однозначно. В большинстве случаев суд встает на сторону правообладателя товарного знака. Если не в первой, то во второй инстанции или в кассации точно.

Чтобы коммерческое обозначение «заблокировало» товарный знак, должна соблюдаться масса других условий:

• Коммерческое обозначение должно приобрести известность на определенной территории, например, в каком-то городе или районе. То есть недостаточно просто начать использовать коммерческое обозначение: права на него возникают в определенный момент после того, как оно появилось.
• Доказать известность среди потребителей непросто: нужны социологические опросы, проведенные независимой экспертной организацией, договоры на рекламу за прошлые годы, договоры на поставку больших объемов товаров (услуг) именно под этим обозначением, отзывы клиентов, договоры на аренду помещения, акты, чеки. Подчас стоимость соцопросов может составлять несколько сотен тысяч рублей. А суд может и не принять во внимание результаты опроса, если, например, посчитает, что вопросы были поставлены перед респондентами некорректно, или опрошенных было слишком мало.
• Между фактическим использованием коммерческого обозначения и документальными доказательствами должна быть прямая связь. Например, если ООО «Сталь» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ) придумало коммерческое обозначение «Золотые ворота» для производства кованых изделий, то в договорах тоже должно присутствовать название «Золотые ворота».
• Коммерческое обозначение, как и товарный знак, должно обладать различительной способностью. То есть для названия пиццерии не подойдет слово «Pizza», а вот товарный знак «PizzaStation» уже обладает различительной способностью. Главная проблема заключается в том, что никто не проверяет коммерческие обозначения на различительную способность и соответствие каким-то правилам. А товарный знак проходит государственную экспертизу, которая является «гарантией».

Все эти факты можно применить в суде, если потребуется защитить свои интересы.

Что еще нужно учесть

Права на товарный знак предоставляются по государственному свидетельству на срок 10 лет. Свидетельство можно продлить на такой же срок неограниченное число раз.

А вот коммерческое обозначение утрачивает свою правовую охрану, если оно не использовалось в течение 1 года. Поэтому мало доказать тот факт, что права возникли раньше: нужно еще и подтвердить, что они не прекращались.

Коммерческое обозначение по определению служит для индивидуализации предприятия как имущественного комплекса. Нет предприятия – нет и прав на коммерческое обозначение. Другими словами, если это спорное название применялось конкурентом для маркировки товара, в соцсети, в доменном имени или в рекламе услуг, то не факт, что оно уже «работает» как коммерческое обозначение.

В чем преимущества регистрации товарного знака

Для наглядности мы свели преимущества и недостатки в таблицу:

Территориальность и отсчет правовой охраны

Товарный знак, в отличие от коммерческого обозначения, действует на всей территории России, то есть можно привлечь к ответственности нарушителя в любом регионе. При этом о самом бренде потребители могут и вовсе не знать. А вот владельцу коммерческого обозначения нужно еще доказать, что его название приобрело известность в этом или другом месте.

Для коммерческих обозначений нельзя назначить четкую дату, с которой начинает отсчитываться правовая охрана, так как трудно с точностью до дня или недели сказать, когда название стало достаточно популярным среди потребителей. На практике для этого потребуется несколько лет. А права на товарный знак возникают сразу со дня подачи заявки в Роспатент, при условии, что знак успешно прошел экспертизу.

Поэтому, когда говорят о товарных знаках, то возникает такое понятие, как приоритет. Кто раньше подал заявку в патентное ведомство – у того и права. Остальным же заявителям с похожими названиями придется отказаться от своих притязаний.

У коммерческих обозначений тоже есть аналогичное правило: кто первый получил права, у того и преимущество. Но в этом случае временная вилка – как минимум несколько месяцев. Сложно будет доказать, что одна компания на месяц раньше стала известной по сравнению с другой.

Позиция в суде

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что если конкурент предъявил вам претензию против вашего товарного знака, так как он начал использовать такое же название раньше по времени, то это еще ничего не значит. Чтобы доказать свои права на коммерческое обозначение, нужны весомые основания.

Также нужно проверить, насколько совпадают оба названия и ваши виды деятельности. Если это совершенно разные товары и услуги, то нарушения вовсе может и не быть, так как фактически вы не конкурируете друг с другом. Провести экспертную оценку сходства можно в патентном бюро Ezybrand.

При защите своего товарного знака в суде нужно опираться на те требования, которые изложены в статье 1539 Гражданского кодекса:

• Различительная способность коммерческого обозначения. Чтобы проверить, есть она или нет, обратитесь к патентным поверенным.
• Наличие известности среди потребителей: у конкурента должны быть документальные подтверждения.
• Коммерческое обозначение должно использоваться непрерывно: обязанность доказывания также лежит на его владельце.
• Коммерческое обозначение служит для выделения всего предприятия в целом, а не отдельных видов товаров или услуг.

Любые сомнения, которые могут возникнуть у суда в процессе разбирательства, будут трактоваться в пользу владельца товарного знака, так как условия для возникновения прав у него более четкие и конкретизированные. А государственное свидетельство является подтверждением требованиям закона.

Пример судебного разбирательства

Индивидуальный предприниматель Д.Г.К. зарегистрировал в 2020 г. товарный знак «СОМ Строительные Отделочные Материалы», свидетельство о госрегистрации № 742421. Заявку он подал в 2018 году, она рассматривалась 2 года, но право на товарный знак начинает действовать с момента подачи заявки, то есть с 2018 г.

Предпринимателю стало известно, что ООО «Обьсервис» использует такое же коммерческое обозначение «СОМ», что создает ложное впечатление о связи между продавцами. Он подал иск в суд по факту нарушения прав на свой товарный знак и потребовал выплатить компенсацию 200 000 рублей.

Учредитель ООО «Обьсервис» в ответ на эту претензию направил исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать товарный знак № 742421, так как он начал использовать свое коммерческое обозначение раньше – в 2003 г., задолго до регистрации знака. По его мнению, регистрация такого товарного знака – это злоупотребление правом, а ИП просто хочет вытеснить конкурентов с рынка.

Однако суд поддержал правообладателя товарного знака по нескольким причинам:

• Ответчик (ООО «Обьсервис») ошибочно полагает, что права на коммерческое обозначение возникают сразу, с момента его фактического использования. Нужны и другие доказательства, о которых мы говорили раньше, а ответчик их не предоставил в суд.
• Размещение вывески «СОМ», принадлежащей ООО «Обьсервис», внутренние документы этой организации (договор аренды помещения) еще не свидетельствуют о широком использовании коммерческого обозначения на определенной территории.

С нарушителя взыскана компенсация в пользу владельца товарного знака в полном объеме – 200 000 рублей (дело № А75-16970/2020, решение от 15 марта 2021 г.)

На практике доказать права на коммерческое обозначение гораздо сложнее, чем на товарный знак. Поэтому большинство судебных споров решается все-таки в пользу владельцев зарегистрированных брендов. Наиболее надежным способом защиты названия для бизнеса является получение государственного свидетельства в Роспатенте. Патентные поверенные бюро Ezybrand проверят ваше название на уникальность и возможность регистрации, подадут заявку в ведомство, а при необходимости помогут преодолеть отказ от Роспатента.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!