Мадридская система международной регистрации товарных знаков: вопросы и ответы

Регистрация в «Роспатенте» дает правовую охрану товарному знаку только в России. Территориальный характер защиты характерен для юрисдикций всех стран мира. Такое ограничение создает угрозу нарушения прав за пределами национальных границ. Чтобы защитить свой бренд от недобросовестной конкуренции и производства контрафакта, нужно пройти аналогичную процедуру регистрации и в других странах, где планируется коммерческая деятельность. Для упрощения такой процедуры используется международная Мадридская система.

Если вам необходимо зарегистрировать товарный знак только в России, читайте статью: Регистрация товарного знака в России

Что такое Мадридская система?

Мадридская система – это международный регламент, который позволяет зарегистрировать товарный знак по одной заявке сразу в нескольких иностранных государствах. Эта система функционирует в соответствии с двумя основными договорами – Мадридским соглашением о международной регистрации товарных знаков и Протоколом к нему. Базовое соглашение было подписано в 1891 г. и почти каждый год к нему присоединяются новые страны-участницы. Их общее количество на сегодняшний день превышает 120. Соглашение поддерживается практически всеми развитыми странами, включая США и ЕС.

Административным органом, осуществляющим управление в рамках Мадридской системы, является Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС). Наибольшее количество международных регистраций производится для товарных знаков, которые используются в науке и IT-технологиях, фармацевтике, производстве косметических товаров и продуктов питания, в сфере услуг для бизнеса.

Для чего нужна регистрация товарного знака за рубежом?

Регистрация товарного знака по Мадридской системе дает экспортеру:

• исключительное право на коммерциализацию своей продукции на зарубежных рынках;
• возможность предотвратить производство контрафакта и право взыскать компенсацию с нарушителей;
• возможность для защиты бизнеса от претензий других производителей, от обвинений в нарушении их прав.

Риск возникновения таких ситуаций очень велик, а единственной правовой гарантией для экспортной стратегии является заблаговременная регистрация бренда.

В чем заключаются преимущества Мадридской системы?

Зарегистрировать товарный знак за рубежом можно и по традиционной национальной процедуре, когда заявка подается непосредственно в патентное ведомство той страны, где необходимо получение правовой охраны.

По сравнению с этой схемой Мадридская система имеет следующие преимущества:

• Для регистрации сразу в нескольких странах нужно подать 1 заявку, причем только в свое «ведомство происхождения», для российских граждан это «Роспатент». Пересылка документов между патентными ведомствами происходит без участия заявителя, в автоматическом режиме.
• Владелец товарного знака может сам выбирать, в каких странах ему нужно получить правовую охрану. В дальнейшем при желании он может увеличить список государств для расширения правовой охраны.
• Не нужно переводить документы на местные национальные языки. Заявка для всех государств может быть составлена на 1 языке – английском, французском или испанском.
• Регистрация по национальной процедуре, то есть подача заявки непосредственно в национальное патентное ведомство, требует участия местного патентного поверенного. Стоимость его услуг может достигать несколько десятков тысяч долларов. При регистрации по Мадридской системе иностранные патентные поверенные не нужны. Таким образом, можно снизить затраты на юридические услуги.
• Приоритет товарного знака может быть назначен по более ранней, базовой регистрации в «Роспатенте».
• Для международной регистрации требуется оплата одного набора пошлин на единый расчетный счет ВОИС (+ пошлина за пересылку из России в Международное бюро), а не отдельно в каждое национальное ведомство.
• Дальнейшее управление товарным знаком также происходит централизованно: для внесения изменений в товарный знак или для продления срока действия свидетельства также требуется оформление только 1 заявки.

Правовая охрана для товарного знака по этой системе предоставляется так же, как если бы он был заявлен непосредственно в национальное патентное ведомство каждой из стран.

Как происходит регистрация?

Регистрация товарного знака по Мадридской системе состоит из несколько этапов.

Этап 1. Подача заявки на регистрацию товарного знака в России. Это так называемая базовая регистрация. Ее наличие – необходимое условие для получения свидетельства по международной процедуре. Подробнее о регистрации, ее стоимости и порядке проведения в «Роспатенте» можно узнать здесь.

Этап 2. Подача международной заявки. Ее также необходимо направить в «Роспатент». Делопроизводство по базовой и международной заявкам можно вести параллельно. По Мадридскому протоколу заявитель вправе одновременно подать документы в ВОИС, не дожидаясь национальной регистрации, но при этом нужно учитывать зависимость от базовой заявки. Специалисты «Роспатента» перенаправляют документы в МБ ВОИС. Подробнее о международной регистрации и стоимости

Этап 3. Специалисты ВОИС проводят формальную экспертизу заявки – проверяют правильность ее составления. После этого знак вносится в реестр (в статусе заявки) и публикуется в электронном бюллетене на сайте международной организации. Заявителю направляется регистрационный сертификат. ВОИС рассылает уведомления в национальные патентные ведомства тех стран, в которых заявитель намерен зарегистрировать свой товарный знак.

Этап 4. Заявка проходит основную экспертизу – проверку на соответствие требованиям местного законодательства в каждой стране. При этом возможен отказ в предоставлении правовой охраны в каком-либо государстве. Решение о регистрации или об отказе сообщается в МБ ВОИС. Если препятствий для регистрации в данной стране нет, то вам будет выдано национальное свидетельство на товарный знак.

По каким причинам может быть получен отказ?

Требования патентного законодательства разных стран могут отличаться в деталях, но в целом они совпадают с теми причинами для отказа, которые имеются в российском законодательстве. Чаще всего отрицательное решение выносится из-за того, что товарный знак совпадает полностью или частично с теми брендами, которые уже зарегистрированы в данной стране.

Чтобы снизить вероятность отказа, необходимо провести проверку товарного знака. Такую проверку вы можете заказать у патентных поверенных бюро Ezybrand.

Принцип экспертизы товарного знака может отличаться от российского: во многих европейских странах применяется система оппозиции. Это значит, что патентное ведомство проверяет бренд только по абсолютным причинам для отказа, например, несоответствие нормам морали. Нарушение прав владельцев других товарных знаков при этом не проверяется, в течение нескольких месяцев заинтересованные лица могут направить возражение против регистрации. Таким образом, ответственность за проверку на совпадение возлагается на самих заявителей.

Сколько стоит международная регистрация?

Затраты на пошлины по Мадридской системе складываются из нескольких составляющих:

• Регистрация международной заявки в «Роспатенте» и ее пересылка в МБ ВОИС: 4 900 рублей + 400 рублей за каждый класс товаров/услуг по международному классификатору МКТУ (п.4.14 таблицы пошлин «Роспатента», уплачивается в госбюджет РФ)
• Основная пошлина: для черно-белого знака – 653 швейцарских франка, для цветного – 903 шв. франка. Уплачивается в МБ ВОИС.
• Дополнительная пошлина за каждый класс товаров/услуг, если их количество в заявке превышает трех – 100 шв. франков.
• Индивидуальная или добавочная пошлина, которую взимают патентные ведомства стран. В каждой стране она разная, ее размер – от 59 шв. франков и более. Она также зависит от количества классов МКТУ. В Бразилии, на Кубе и в Японии индивидуальный сбор должен уплачиваться в 2 частях.

Рассчитать полный размер пошлин, уплачиваемых в МБ ВОИС, можно с помощью встроенного калькулятора на сайте международного ведомства.

Возместить затраты на международную регистрацию товарного знака (100% по пошлинам и 70% по услугам патентных поверенных) можно с помощью программы государственного субсидирования, органом управления которой является АО «Российский экспортный центр». Подробнее о субсидиях можно узнать здесь.

Как оформить заявку?

Для заявки на регистрацию товарного знака по Мадридской системе нужно использовать формы ММ2, в которых приводят:

• данные о правообладателе и его контактные данные (с 1 февраля 2021 г. нужно обязательно указать e-mail);
• номер базовой заявки или регистрации;
• указание о приоритете товарного знака;
• изображение самого товарного знака;
• перечисление цветов для цветного знака;
• описание товарного знака;
• перечень классов товаров и услуг по Ниццкой классификации;
• страны, где необходимо получить правовую охрану;
• лист расчета пошлин для уплаты в ВОИС.

Базовая и международная заявки должны совпадать. Разрешается сокращать перечень классов товаров и услуг для регистрации по Мадридской системе. Его расширение не допускается, так как в других классах уже могут быть зарегистрированные бренды, что приведет к смешению двух производителей на рынке.

Заявка на международный товарный знак подается в ФГБУ «ФИПС» – подразделение «Роспатента». Ее можно направить в патентное ведомство самостоятельно или при помощи российских патентных поверенных – юристов, предоставляющих услуги по регистрации интеллектуальной собственности.

Узнать подробнее о регистрации товарного знака по Мадридской системе в патентном бюро Ezybrand.

Зависимость от базовой заявки: что это такое?

Одной из особенностей Мадридской системы является то, что международная заявка зависит от базовой: если в течение 5 лет после регистрации в «Роспатенте» правовая охрана будет признана недействительной, то международная регистрация также будет прекращена.

Аннулирование правовой охраны может происходить по нескольким причинам:

• Правообладатель не использовал товарный знак в течение 3 лет (статья 1486 Гражданского кодекса РФ). В этом случае заинтересованное лицо может подать иск в суд и досрочно прекратить действие свидетельства.
• Товарный знак зарегистрирован ошибочно – он сходен до степени смешения с другим товарным знаком, имеющим более ранний приоритет.
• Товарный знак не соответствует другим требованиям законодательства и его регистрация оспорена в Палате по патентным спорам.

По истечении пятилетнего срока международная регистрация становится независимой от национальной.

Как отслеживать делопроизводство по заявке?

Уведомления о делопроизводстве по заявке от ВОИС и национальных патентных ведомств направляются на адрес электронной почты, указанный заявителем на бланках ММ2 (раздел 2). Кроме того, отследить документооборот можно в онлайн-режиме в системе Madrid Monitor по номеру базовой заявки (Basic application), номеру зарегистрированного товарного знака в «Роспатенте» (Basic registration) или по названию знака.

Сколько длится регистрация товарного знака?

Рассмотрение заявки в большинстве национальных патентных ведомств длится 12 месяцев. В ряде стран нормативная продолжительность больше – 18 месяцев. Если эксперт выявит несоответствия, препятствующие регистрации, то экспертиза может затянуться на более длительный срок.

Как внести изменения в товарный знак?

Внесение любых изменений в международный товарный знак также производится централизованно, по 1 заявке в ВОИС. К таким изменениям относятся:

• Включение других стран в заявку. В этом случае проверка товарного знака производится в дополнительных государствах по стандартной процедуре, описанной выше. Заявление заполняется на бланках ММ4, основная пошлина – 300 шв. франков, плюс добавочная (или индивидуальная) пошлина.
• Изменение ФИО или названия юридического лица, адреса места нахождения, организационно-правовой формы предприятия. Заявление оформляется на бланках ММ9, размер пошлины – 150 шв. франков.
• Смена владельца товарного знака (продажа по договору отчуждения). Заявление оформляется на бланках ММ5 новым правообладателем, пошлина 177 шв. франков.
• Передача прав на товарный знак по договору лицензии. Заявление оформляется на бланках ММ13, пошлина 177 шв. франков.
• Исправление очевидных ошибок. Оформляется ходатайство на бланках ММ21, за внесение изменений уплата пошлин не требуется.

Каков срок действия свидетельства?

Свидетельство на товарный знак выдается сроком на 10 лет, после чего можно продлить его действие еще на такой же период (неограниченное количество раз). Для этого необходимо как минимум за 3 месяца до истечения правовой охраны направить в ВОИС заявление на бланке ММ11 и оплатить пошлины, которые рассчитываются по такому же принципу, как и при регистрации товарного знака.

После рассмотрения этого заявления ВОИС вносит информацию о продлении товарного знака в международный реестр, а заявителю направляется соответствующее свидетельство (Certificate of renewal).

Что будет, если в национальной базовой заявке внести изменения в данные о заявителе (адрес), а в мадридской заявке – нет?

Хотя международная заявка должна быть подана владельцем базового знака, на котором она основывается, действие международной регистрации не затрагивается, если впоследствии произойдет изменение в праве собственности на базовый знак.

Новый владелец базового знака не обязательно должен иметь право быть владельцем международной регистрации (если только международная регистрация также не передается ему).

Однако международная регистрация продолжает зависеть от статуса базового знака, поэтому владелец международной регистрации подвергается риску, если из-за изменения в праве собственности на базовый знак он больше не сможет контролировать его действие в течение пятилетнего срока зависимости.

Что будет, если базовая заявка/регистрация была отозвана или ей было отказано в регистрации в стране происхождения в автоматическом режиме?

Должна ли быть отозвана Мадридская заявка? Как часто ВОИС проверяет базовые регистрации и что публикует на сайте ВОИС?

Охрана, полученная на основе международной регистрации, не может более предоставляться, если базовый знак явился предметом аннулирования, отказа от охраны, отмены, признания недействительным или прекращения действия, либо если базовая заявка явилась предметом окончательного решения об отказе или была отозвана в течение пятилетнего срока, или в результате разбирательства, начатого в течение этого срока.

Международное Бюро ВОИС не проверяет национальные реестры на предмет прекращения действия базовых знаков.

Ведомство происхождения должно уведомить Международное Бюро о прекращении действия базового знака согласно Правилу 22 Инструкции, которое публикуется в Международном реестре.

Прекращение действия может быть полным или частичным.

Почему при подаче заявки в РФ на обозначения, состоящие только из согласных букв или цифр без оригинального шрифта заявители получают отказ, но для заявок по Мадридской системе (с базовой заявкой не в РФ) есть множество регистраций в РФ на такие «слова», не обладающие различительной способностью?

Решения о предоставлении охраны или отказе в охране знака выходят за рамки Соглашения, Протокола и Инструкции и регулируются национальным законодательством и практикой.

Мадридская система значительно упрощает процедуру регистрации товарного знака в других странах. Патентные поверенные Ezybrand имеют большой опыт работы в этой системе. Мы поможем вам защитить бренд для безопасного выхода на мировые рынки. Предварительная проверка товарного знака и правильное оформление заявки – гарантия минимизации правовых рисков в будущем.

Вопросы наших клиентов

Можно ли зарегистрировать товарный знак сразу во всех странах?

В заявке на регистрацию товарного знака по Мадридской системе можно указать неограниченное количество стран, которые поддерживают международное соглашение. На данный момент это более 110 стран мира. Но такая регистрация обойдется очень дорого – минимум 22 725 швейцарских франков.

Товарный знак обычно регистрируют только в ключевых странах: там, где находится производство или планируются продажи. Рассчитать пошлины самостоятельно вы можете на сайте ВОИС здесь или обратитесь к нашим патентным поверенным.

Можно ли зарегистрировать товарный знак в других странах, не включая РФ?

Мадридская система предусматривает обязательное наличие базовой регистрации в Роспатенте, либо заявку на стадии рассмотрения в российском патентном ведомстве.

Если вы хотите зарегистрировать бренд в другой стране без российской регистрации, то можно подать заявку непосредственно в национальное патентное ведомство этого государства: не по Мадридской системе, а по национальной системе регистрации.

Можно ли в одной заявке по Мадридской системе указать разное количество классов МКТУ для разных стран? Например, если в разных странах планируются поставки разных товаров?

Да, товары и услуги по международному классификатору МКТУ можно сгруппировать по-разному в отношении государств, где нужна регистрация товарного знака. При этом должно соблюдаться главное условие: все классы МКТУ входят в базовую, российскую заявку. Можно также уточнять конкретные виды товаров в одном классе.

Если в российском товарном знаке есть неохраняемые элементы, то нужно ли их указывать в международной заявке?

Да, если в базовой заявке были неохраняемые элементы (например, описательные характеристики самого товара), то в заявке на регистрацию по Мадридской системе их тоже нужно указать. Их перечисляют в разделе «Дискламация». Правовая охрана таким элементам не предоставляется, их может использовать любой другой предприниматель.

Когда лучше оплачивать пошлину по международной заявке – одновременно с подачей заявки, или после того, как она поступит в ВОИС?

Оплачивать пошлины за регистрацию по Мадридской системе можно как сразу, так и после того, как из ВОИС придет уведомление о необходимости оплаты пошлин. Такое уведомление обычно поступает в течение 1 месяца, а оплату нужно сделать в течение 3 месяцев.

Второй вариант даже предпочтительнее, так как в уведомлении будут актуальные реквизиты для проведения платежа и назначение платежа (код международной заявки). Поэтому заплатить можно будет с текущего счета на сайте ВОИС, а не с расчетного счета компании.

Несмотря на банковские санкции, мы продолжаем регистрировать товарные знаки за рубежом.

Имеет ли силу международная система регистрации товарных знаков в РФ, если бренд ушел из России из-за санкций?

Даже если компания прекратила продажи на территории России, ее товарный знак находится под государственной охраной. Это можно проверить по государственному реестру Роспатента: в реестровой записи в графе «Статус» указано «Действует». Используя этот товарный знак, вы нарушаете права его владельца, а он может подать иск в суд через своего российского представителя и взыскать компенсацию.

Почему нет одной системы, какой смысл регистрировать товарный знак, если он действует только в одной стране?

В каждой стране действует свое национальное законодательство, есть свои правила регистрации товарных знаков. Например, в России Роспатент полностью проводит экспертизу, а в большинстве европейских стран экспертиза проходит по процедуре оппозиции: патентное ведомство выжидает несколько месяцев: если возражения по регистрации не поступили, то знак регистрируется.

Мадридская система как раз позволяет упростить и унифицировать международную регистрацию товарных знаков по одной заявке сразу в нескольких странах.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!