Сделки с товарными знаками
Сделки с товарными знаками – одни из самых сложных в юридической практике. При их заключении у сторон возникает много вопросов: как определить стоимость актива, какие условия прописать в договоре, нужно ли регистрировать переход исключительных прав, как отразить изменения в бухгалтерском и налоговом учёте. В этой статье мы подготовили для вас полезную информацию, которая поможет провести такие сделки без нарушений законодательства и снизить риски для бизнеса.
Когда нужны сделки с товарными знаками
Они могут потребоваться в следующих случаях:
- При ликвидации компании или ИП. Если предприниматель больше не планирует вести бизнес, то может продать товарный знак и выручить хорошую сумму.
- При присоединении к чужому бизнесу. Товарный знак можно внести в качестве вклада в уставный капитал компании, тем самым став её соучредителем.
- При смене профиля. Можно продать товарный знак, который потерял актуальность или морально устарел. Например, если на логотипе изображён краб, а компания больше не продаёт рыбу и морепродукты.
- При расширении бизнеса. Товарный знак можно передать “в аренду” партнёрам и получать регулярные отчисления. Продажа лицензий позволяет повысить узнаваемость бренда как в своём, так и в других регионах.
- При получении кредита в банке. Товарный знак может выступать предметом залога.
- При налоговой оптимизации. Платежи по договорам о передаче прав на товарные знаки можно отнести на расходы периода, в котором они понесены, тем самым уменьшив налоговую базу и размер налога на прибыль.
В последнем случае нужно соблюдать осторожность. Если инспекторы посчитают сделку экономически необоснованной, то могут доначислить налоги и штрафы.
Как переоформить товарный знак на другое лицо
Рассмотрим основные типы договоров, которые используются при переоформлении прав на товарные знаки.
Важно! Безвозмездные сделки на товарные знаки между юридическими лицами по общему правилу запрещены.
Договор отчуждения
Фактически договор отчуждения (или уступки) – это сделка по продаже товарного знака. При его заключении меняется правообладатель, то есть исключительные права передаются другому лицу в полном объёме и навсегда. Продать товарный знак можно в отношении как всех, так и части товаров, указанных при его регистрации.
У договора отчуждения два существенных условия:
- Предмет – права на какой товарный знак передаются. Нужно указать его название, характеристики, в отношении каких товаров действует (согласно МКТУ), реквизиты свидетельства.
- Стоимость отчуждения исключительных прав.
Если хотя бы одно из этих условий отсутствует или прописано неточно, договор могут признать незаключённым. Кроме того, нужно прописать сведения о продавце и покупателе, права и обязанности сторон, порядок и сроки проведения оплаты, ответственность и другие условия. Подробнее о договоре отчуждения можно прочитать в этой статье.
Лицензионный договор
Подразумевает передачу исключительных прав на товарный знак в ограниченном объёме и на возмездной основе. Фактически это сдача актива “в аренду”. Прежний правообладатель (лицензиар) остаётся, а другая сторона сделки (лицензиат) получает право использовать обозначение указанными в соглашении способами и на определённой территории.
Лицензия бывает исключительной и неисключительной. В первом случае лицензиат только один, во втором – их может быть несколько. При продаже неисключительных лицензий правообладатель, как правило, ограничивает действие договоров разными территориями, чтобы между лицензиатами не возникало конкуренции.
В лицензионном договоре нужно прописать существенные условия:
- Предмет – права на какой товарный знак передаются.
- Размер вознаграждения в пользу лицензиара. Как правило, включает разовый платёж (переводится сразу после заключения договора) и регулярные ежемесячные платежи (роялти). Последние определяются в виде % от оборота, выручки или прибыли лицензиата.
- Разрешённые способы использования товарного знака. Например, при изготовлении и продаже продукции, в рекламе, доменном имени и др.
- Территория и срок действия договора.
Кроме того, в соглашении прописываются сведения о лицензиаре и лицензиате, права, обязанности и ответственность сторон, порядок и сроки проведения оплаты, в каком виде правообладателю должны предоставляться отчёты об использовании товарного знака и другие условия. Подробнее читайте в статье “Что такое лицензионный договор”.
Договор франчайзинга
Договор франчайзинга (или франшизы, коммерческой концессии) предусматривает передачу целого комплекса нематериальных активов: товарных знаков, секретов производства, ноу-хау, деловой репутации, отлаженных бизнес-процессов и технологий. Фактически это предоставление другому лицу возможности работать “под крылом” раскрученного бренда.
К существенным условиям договора франчайзинга относятся:
- Предмет – права на какие объекты передаются: товарные знаки, ноу-хау, фирменный стиль и т.д.
- Разрешённые способы использования этих объектов.
- Территория и срок действия договора.
- Размер и порядок выплаты вознаграждения в пользу владельца бренда. Таких платежей может быть много: паушальный взнос (уплачивается сразу, единовременно), роялти (ежемесячные платежи за использование франшизы), маркетинговый взнос (участие в финансировании общих маркетинговых активностей) и другие.
- Права и обязанности сторон.
- Ответственность за нарушение условий соглашения и порядок разрешения споров.
В зависимости от бизнес-моделей и интересов участников сделки в договоре франчайзинга могут прописываться и другие условия. Например, часто указываются требования к качеству продукции или услуг, обязательство не разглашать конфиденциальную информацию франчайзера. Более подробную информацию об условиях, порядке оформления и регистрации соглашения можно узнать из нашей статьи “Договор франшизы”.
Как проводится перерегистрация товарного знака
Указанные договоры, а также внесение изменений в их существенные условия нужно регистрировать в Роспатенте. Исключение – уступка товарного знака в случае реорганизации бизнеса. В таком случае переход прав оформляется в передаточном акте, а в Роспатент подаётся заявление на регистрацию сведений о новом владельце.
Приводим пошаговую инструкцию о том, как провести перерегистрацию товарного знака:
- Составить и подписать договор в 3-х экземплярах: по одному для каждой из сторон и Роспатента.
- Уплатить госпошлину. За регистрацию договора отчуждения или лицензионного договора – 15 000 рублей + 13 000 рублей за каждый товарный знак свыше одного. За регистрацию договора франшизы – 4 000 рублей + 13 000 рублей за каждый дополнительный товарный знак и + 4 000 рублей за каждый патент.
- Подать в Роспатент заявление о регистрации договора. Образцы заполнения можно посмотреть на сайте патентного ведомства. К заявлению нужно приложить квитанцию об уплате госпошлины и согласие на обработку персональных данных. Документы можно принести лично (по адресу г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, корп. 1), отправить по почте или через портал “Госуслуги”.
- Дождаться решения Роспатента.
Срок рассмотрения заявления составляет 2-3 месяца. Отказ можно получить из-за неправильного оформления документов, несоответствия договора требованиям законодательства, наличия в нём грубых ошибок или опечаток, искажающих смысл, скорого истечения срока действия товарного знака и во многих других случаях. Чаще всего отказы происходят в ситуациях, когда стороны сделки обращаются в Роспатент самостоятельно.
В патентном бюро Ezybrand вы можете заказать услугу оформления и регистрации договора (отчуждения, лицензионного или франшизы) “под ключ”. Наши специалисты учтут вашу бизнес-модель, цели заключения сделки, приведут условия договора в соответствие с требованиями законодательства, избавят от бюрократической волокиты при взаимодействии с патентным ведомством. Кроме того, мы проконсультируем вас о возможных рисках при переоформлении прав на товарный знак, и как их снизить.
Когда нельзя передать права на товарный знак
Сделки с товарными знаками будут не соответствовать законодательству в следующих случаях:
- Если обозначение не зарегистрировано. Например, нельзя передать права на коммерческое обозначение или на логотип, который не зарегистрирован в качестве товарного знака (даже если он широко известен и имеет реальную ценность для бизнеса).
- Если срок правовой охраны обозначения истёк. Товарный знак действует 10 лет с даты подачи заявки на регистрацию. Затем нужно подавать заявление в Роспатент на продление правовой охраны.
- Если сделка приведёт к введению потребителей в заблуждение относительно продукции или её изготовителя. Например, у прежнего правообладателя есть два сходных товарных знака, а он собирается продать только один. Или у правообладателя из г. Москвы есть товарный знак “Московский гостинец”, а он собирается передать права на него компании из Казани.
- Если товарный знак коллективный. По законодательству РФ нельзя передавать исключительные права на товарные знаки, принадлежащие нескольким лицам.
Даже если составить договор с нарушениями, его не зарегистрируют в Роспатенте. В дальнейшем сделку могут признать незаключённой.
Мнимые сделки с товарными знаками и налоговые риски
Мнимой сделкой считается та, при которой у сторон нет намерения создать правовые последствия, характерные для соглашений такого рода. В случае с товарными знаками это заключение договора не с целью реально использовать обозначение, а для вывода средств организации через лицензионные платежи, занижения налоговой базы и размера налога на прибыль. Для признания сделки мнимой важно, чтобы у обеих сторон в момент её заключения был умысел на злоупотребление правом.
Однако часто подозрения затрагивают и добросовестных участников рынка. Это приводит к доначислению налогов, пеней и штрафов в крупном размере.
Чаще всего в поле зрения инспекторов попадают следующие ситуации:
- Сделки на слишком малую или слишком крупную сумму. Например, при продаже товарного знака за 10 000 рублей у налоговой возникают подозрения в намерении занизить доход прежним правообладателем. Также претензии возникают к организациям, которые выплачивают по лицензионному договору десятки миллионов рублей в год, списывая это на расходы.
- Сделки, заключённые между взаимозависимыми лицами. Например, между двумя юрлицами, у которых один и тот же учредитель, или учредители хоть и разные, но состоят в личных отношениях друг с другом. Или сделки, заключённые между физлицом и организацией, в которой это физлицо является учредителем / генеральным директором.
- Фактическое неиспользование товарного знака после заключения сделки или его использование не в том виде, которое было предусмотрено условиями договора. Это также может указывать на то, что сделка проводилась лишь с целью налоговой оптимизации.
Судебная практика по таким спорам неоднозначная. Иногда налоговому органу не удаётся доказать, что стороны сделки действовали недобросовестно. Например, если до заключения договора или уже в процессе судебного разбирательства проводилась оценка стоимости товарного знака. Заключение независимого эксперта часто подтверждает для суда рыночные условия сделки.
Дело № А40-23890/14. Истцу ООО «Делис Медиа» удалось добиться отмены решения ИФНС России № 7 по г. Москва об ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговая посчитала размер вознаграждения, выплаченного по лицензионному договору, завышенным и доначислила налоги и пени на сумму более 3 млн рублей. Суд назначил по делу экспертизу, а потом исследовал заключение независимого эксперта. В результате размер лицензионных платежей по сделке был признан обоснованным.
Дело № А36-3051/2016. ООО «Черкизово-Свиноводство» и ООО ТД «Мясное царство» (юрлицо, которое впоследствии присоединилось к обществу «Черкизово-Свиноводство») заключили лицензионный договор о передаче исключительных прав на 4 товарных знака. Налоговая отказала в принятии уплаченного НДС к возмещению, поскольку установила взаимозависимость сторон сделки. Несмотря на этот факт, в суде истец ООО «Черкизово-Свиноводство» смог добиться отмены решения, предоставив отчёт независимого оценщика.
Похожий спор, в котором фигурировали взаимозависимые лица, рассматривался арбитражным судом г. Москвы. Однако по нему было вынесено противоположное решение, поскольку истец не смог подтвердить соответствие стоимости товарного знака рынку.
Дело № А40-34089/17-107-271. Истец ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» заключил с ИП (которая являлась учредителем этого общества) договор уступки товарного знака на сумму 10 000 рублей. Впоследствии стороны заключили лицензионный договор на использование обществом 12 товарных знаков. Сумма роялти составила более 54 млн рублей.
Налоговая обоснованно посчитала, что у ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» отсутствовал экономический смысл в отчуждении товарного знака по такой низкой цене. А перечисление обществом лицензионных платежей по сути является выплатой скрытых дивидендов бенефициару за счёт сумм, которые уменьшают налоговую базу. В результате ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» доначислили 7,5 млн рублей налогов, пеней и штрафов. Суд согласился с доводами налоговой и оставил решение в силе.
При совершении сделок с товарными знаками важно учитывать требования законодательства, в частности, проверять срок действия правовой охраны обозначения, правильно прописывать все существенные условия, регистрировать договоры в Роспатенте. Проведение независимой оценки стоимости товарного знака до заключения сделки позволяет не только определить справедливый размер вознаграждения, но и снизить налоговые риски.
Часто задаваемые вопросы
Выгодно ли начинающему предпринимателю покупать франшизу?
Хотя франшиза позволяет вести бизнес под уже известным брендом и получать поддержку франчайзера, её покупка не гарантирует успех.
В таком деле тоже есть риски:
- Не все франшизы прибыльны. Вы можете заплатить паушальный взнос (стартовая стоимость франшизы), который просто не окупится. Кроме того, согласно условиям лицензионного договора роялти (регулярные платежи) могут выплачиваться из вашего оборота или выручки, а не из прибыли.
- Действительно прибыльные франшизы стоят дорого. Это закрывает вход на рынок для многих начинающих предпринимателей.
- Иногда франчайзеры нарушают обязательства по договору, например, не предоставляют необходимую информацию для ведения бизнеса, или предоставляют, но не в полном объёме. Не проводят обучение, не помогают с продвижением и др.
- Потеря независимости. Даже если у вас появятся идеи по улучшению бизнеса (например, касающиеся качества продукции, сервиса, маркетинга), вы не сможете их внедрить без согласования с франчайзером. Высока вероятность, что вы получите отказ.
В качестве альтернативы покупки франшизы начинающему предпринимателю стоит рассмотреть разработку и регистрацию собственного товарного знака. На старте это потребует больших вложений времени, необходимости разбираться в тонкостях законодательства и маркетинге. Однако в перспективе вы сможете создать собственный известный бренд, который будет проще сделать прибыльным и масштабировать.
Как оплатить свою долю в уставном капитале компании правами на товарный знак?
Для начала вам нужно определить рыночную стоимость своего товарного знака – обратиться к независимому оценщику. Далее:
- Заключить с компанией и зарегистрировать в Роспатенте договор отчуждения товарного знака (если права передаются в полном объёме) или лицензионный договор (если права передаются частично, например, только на использование определёнными способами). Фактически это и будет оплата вашей доли в уставном капитале.
- Указать стоимость товарного знака в договоре об учреждении юрлица. Это нужно для правильной постановки актива на бухгалтерский учёт.
Нужно ли регистрировать договор отчуждения товарного знака, если изменилось название юридического лица (правообладателя)?
Нет, заключать и регистрировать договор не нужно. Однако необходимо подать в Роспатент заявление об изменении сведений о правообладателе – указать, что поменялось наименование юрлица.
Нужно ли регистрировать расторжение лицензионного договора на товарный знак?
Поскольку товарные знаки регистрируются в Роспатенте, то регистрации также подлежат и все юридически значимые действия с ними, включая заключение и расторжение лицензионных договоров. Подать заявление можно лично, через патентного поверенного, по почте, через сайт ФИПС или портал “Госуслуги”.
Сколько денег можно перечислять по лицензионному договору о передаче прав на товарный знак, чтобы не вызвать подозрения налоговой?
Понятие “разумный” размер лицензионного вознаграждения – оценочное. Законодательством РФ не установлены ограничения относительно максимального размера выплачиваемых роялти. В то же время, если сделка не соответствует рыночным условиям (стоимость использования товарного знака завышена или занижена) и, особенно, если заключается между взаимозависимыми лицами, то может вызвать подозрения.
Мы рекомендуем перед заключением лицензионного договора заказать услугу независимой оценки товарного знака. Эксперты определяют стоимость на основании документов, а не субъективных суждений. В частности, анализируют затраты на создание или приобретение актива, данные об объёмах и прогнозах продаж и др. В случае возникновения споров с налоговой отчёт служит подтверждением рыночных условий сделки.

👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
