Расторжение лицензионного договора на товарный знак или патент

Большинство вопросов, касающихся передачи исключительных прав, возникает при заключении лицензионного договора. После их решения и подписания документа кажется, что все сложности между сторонами соглашения уже урегулированы. Однако это не всегда так. Через некоторое время могут появиться проблемы, которые вызовут потребность в расторжении соглашения. Вопрос беспрепятственного расторжения может быть очень сложным как для лицензиара (владельца интеллектуальной собственности), так и для лицензиата.

Что такое лицензионный договор?

Лицензионный договор служит для распоряжения исключительными правами на товарный знак, знак обслуживания и объекты, охраняемыми патентами. Его заключение не влечет за собой полный переход интеллектуальной собственности к лицензиату, ему предоставляется лишь право временного использования на определенных условиях. Оно должно подтверждаться наличием лицензионного соглашения в письменной форме, которое подлежит обязательной регистрации. В противном случае использование интеллектуальной собственности становится нарушением. Регистрирующим органом является ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»).

Соглашение может быть заключено в 2 формах:

• в форме исключительной лицензии, распространяющейся только на одного лицензиата, который таким образом получает определенное преимущество;
• в форме неисключительной лицензии, когда право пользования может предоставляться нескольким лицензиатам.

Говоря о нарушении условий лицензионного договора, которые могут стать основанием для его расторжения, необходимо предварительно упомянуть о наиболее существенных из них:

• Предмет договора, в качестве которого может выступать весь объект интеллектуальной собственности или его отдельная часть.
• Выплата лицензиару вознаграждения, эквивалентному той прибыли, которую лицензиат извлечет от использования интеллектуальной собственности в своей коммерческой деятельности.
• Территория использования интеллектуальной собственности. Если она конкретно не указана в договоре, то распространяется на всю Российскую Федерацию.
• Срок использования объекта интеллектуальной собственности, который не может превышать длительность его правовой охраны. При этом должна быть оговорена обязанность правообладателя своевременно продлевать действие охранного документа. Если такие указания в договоре отсутствуют, то считается, что соглашение заключено на 5 лет.

Так как в 4 части ГК РФ, регламентирующей использование интеллектуальной собственности, отсутствуют специальные требования, то к лицензионным договорам применимы общие нормы данного кодекса:

• ст. 307-419 – об обязательствах;
• ст. 420-453 – о договорах.

Когда может потребоваться расторжение лицензии?

Вопрос о прекращении сотрудничества может возникнуть в следующих случаях:

• Со стороны правообладателя:
  • Нарушение лицензиатом условий договора. Особенно часто это происходит тогда, когда лицензиару сложно осуществлять эффективный надзор за деятельностью лицензиата. Это может проявляться в превышении полномочий, использовании интеллектуальной собственности на более широкой территории, чем указано в тексте соглашения, а также в незаконной передаче прав третьим лицам.
  • Занижение отчетных данных об использовании интеллектуальной собственности, которые лицензиат должен предоставлять на основании требований ст. 1237 ГК РФ. Во многих случаях лицензиар не может получить доступ к реальной информации, особенно при распространении продукта в сети Интернет, что часто приводит к злоупотреблениям.
  • Отсутствие выплат по вознаграждению или несоблюдение их сроков.
• Со стороны лицензиата:
  • Получение прибыли от использования интеллектуальной собственности, размер которой значительно ниже ожидаемой. Бесперспективность сотрудничества может заключается в том, что роялти приближается к размерам общего дохода. При перечислении фиксированных платежей может возникнуть ситуация отрицательного баланса.
  • Препятствия со стороны лицензиара в передаче всех необходимых сведений, которые необходимы для полноценного осуществления права использования. Например, лицензиар не предоставил все технические документы на изобретение, в результате чего лицензиат не может приступить к выпуску данной продукции или не может выполнить условия по ее качественному изготовлению.

Злоупотребления и недобросовестная конкуренция

Принято считать, что расторжение договора практически всегда связано с нарушениями со стороны лицензиата. Однако это не всегда так. Злоупотребления фиксируются и со стороны лицензиара. При получении единоразового паушального платежа он может потерять финансовую заинтересованность в продолжении взаимоотношений с лицензиатом. Возможна и такая ситуация, когда лицензиар, заключивший договор на исключительных условиях, захочет получить дополнительную прибыль от конкурентов лицензиата.

Если в договоре не был детально прописан порядок действий для его беспрепятственного прекращения в одностороннем порядке, то расторгнуть его можно будет только в суде. Поскольку это связано с определенными трудностями, то правообладатель и лицензиат могут предпринимать различные действия, чтобы «расшатать» договорные отношения.

Так, лицензиар может не предпринимать никаких действий по продлению срока правовой охраны интеллектуальной собственности, зарегистрированной в «Роспатенте». С его истечением договор прекращается автоматически. Правообладатель также вправе подать заявку на досрочное прекращение правовой охраны. Более того, он может заключить договор отчуждения на другую компанию, не уведомив об этом лицензиара, а новый владелец – подать заявку на свое имя на товарный знак, сходный с первоначальным до степени смешения. Жесткая конкурентная при такой «нечистоплотной игре» способствует тому, что лицензиат понесет большие убытки. Доказать взаимосвязь отчуждения и убытков в суде по ст. 10 (недобросовестное осуществление гражданских прав, а также их использование для ограничения конкуренции) при этом будет очень тяжело.

Юридические основания

По российскому законодательству досрочное расторжение лицензионного соглашения возможно в нескольких случаях:

• В двустороннем порядке: по взаимному согласию обеих сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
• В одностороннем порядке:
  • при существенных нарушениях условий соглашения одной из сторон (п.2 ст. 450 ГК РФ), при этом производится возмещение убытков пострадавшей стороне;
  • при невыплате вознаграждения лицензиару (ст. 1237 ГК РФ);
  • при отказе от выполнения требований лицензии (п.3 ст.450, п.4 ст.1237);
  • при существенном изменении внешних обстоятельств, не зависящих от воли сторон соглашения и повлиявших на выполнение договорных обязательств (ст. 451);
  • по решению суда.

Во многих случаях переход исключительных прав происходит при реорганизации предприятия. Однако это не является основанием для расторжения лицензионного соглашения, которое было заключено с прежним правообладателем. Данное условие оговорено в п.7 ст. 1235 ГК РФ.

Двустороннее расторжение

Расторжение договора по обоюдному согласию – это наиболее простой случай прекращения взаимных обязательств. Каких-либо проблем юридического характера при этом возникнуть не должно, так как нет претензий со стороны подписантов. Расторжение происходит по следующей схеме:

1. Заключается дополнительное соглашение о расторжении договора, в котором должны быть указаны: дата прекращения его действия, окончательные взаиморасчеты.
2. Составляется заявление, подписанное обеими сторонами, для регистрации факта прекращения взаимных обязательств в ФГБУ «ФИПС».
3. После уплаты госпошлины и подачи пакета документов от заявителя патентное ведомство рассматривает заявление и вносит изменения в государственный реестр в течение 45 дней.

Если договор многосторонний, то в нем может быть предусмотрена возможность его прекращения по соглашению всех сторон или большинства из них, а также описан порядок определения такого большинства (ст. 450 ГК РФ).

Досудебное одностороннее расторжение

Согласно нормам российского законодательства, досрочное расторжение лицензии по инициативе правообладателя в досудебном порядке возможно только в одном случае: если лицензиат нарушает свои обязательства по выплате вознаграждения за пользование интеллектуальной собственностью. Данная норма закреплена в п.4 ст. 1237 ГК РФ. Лицензиар вправе также потребовать возмещение убытков от лицензиата, которые связаны с прекращением обязательств.

Неуплата может быть как в полном объеме, так и частичной, либо выражаться в ее просрочке, вне зависимости от ее продолжительности. Отказ является состоявшимся, если лицензиат не выплатил долг в течение 30 дней после получения уведомления от лицензиара о расторжении договора (п.4 ст.1237 ГК РФ). Последний может обратиться в суд для возмещения убытков в виде неустойки. Необходимо учитывать, что после 3 лет с того момента, когда правообладатель узнал о данном нарушении, истекает общий срок исковой давности, поэтому иск может быть отклонен.

Одностороннее расторжение со стороны лицензиата предусмотрено только в одном случае – если предметом лицензионного договора является секрет производства (ноу-хау) и в его тексте не указан срок действия соглашения (п.2 ст. 1469 ГК РФ). Такое же право имеется и у лицензиара. При этом одна из сторон обязана уведомить об этому другую не менее, чем за 6 месяцев (если в договоре не указано иное).

Одностороннее расторжение в судебном порядке

Во всех остальных случаях расторжение лицензионного соглашения происходит только по решению суда (если в договоре не указано иное), так как при этом придется доказывать факт нарушения условий договора и существенность обстоятельств.

Данная норма закреплена в ст. 450 ГК РФ. При этом под существенными понимаются те нарушения, которые влекут за собой возникновение ущерба. Суд также учитывает доказательную базу и фактический размер ущерба.

Необходимость судебного решения таких вопросов связана с тем, что при столкновении разнонаправленных интересов лицензиата и лицензиара, которые не пришли к обоюдному согласию, всегда возникает потенциальная угроза для ущемления интересов одной из сторон.

Предмет судебного иска

Чаще всего судебные иски против лицензиата подают по следующим вопросам:

• Нарушение пределов территории, указанной в соглашении, при производстве или применении интеллектуальной собственности. Это признается грубым уклонением от договорных обязательств.
• Занижение отчетности со стороны лицензиата. Здесь необходимо учитывать следующее: если в договоре отсутствуют прямые указания о сроке предоставления отчетов, то лицензиар вправе их затребовать в любой момент (п.1 ст. 1237 ГК РФ). В некоторых случаях предоставление отчета может быть сопряжено с разглашением коммерческой тайны лицензиата.
• Использование интеллектуальной собственности способами, не оговоренными в соглашении, ее передача третьим лицам. Такое нарушение подразумевает также привлечение к гражданской, административной, уголовной ответственности за незаконное использование исключительных прав.

В самом соглашении могут быть предусмотрены дополнительные меры ответственности, например, взыскание денежной компенсации.

В отношении лицензиара в судебной практике подают иски по таким нарушениям, как:

• недостоверность информации о наличии необходимых прав на интеллектуальную собственность, которые могут быть переданы лицензиату в рамках договора;
• наличие исключительных лицензий, заключенных ранее с другими лицензиатами на тот же объект интеллектуальной собственности;
• отсутствие разрешения от всех авторов/правообладателей на использование исключительных прав.

Существенное изменение внешних обстоятельств

Что касается ст.451 ГК РФ (расторжение договора под влиянием внешних обстоятельств, в результате которых не могут быть выполнены условия договора), то судебные решения не всегда однозначны. При рассмотрении исков такого рода суд может как признать, так и не признать условия существенными. Это зависит от конкретной ситуации. В качестве существенного обстоятельства может быть признано значительное сокращение государственного финансирования проекта, при реализации которого используется данный объект интеллектуальной собственности. С другой стороны, инфляцию или банкротство суд может посчитать несущественными.

Для расторжения соглашения по этой причине должны соблюдаться 4 условия:

• при заключении соглашения стороны не могли предвидеть, что произойдет такое изменение обстоятельств;
• причины имеют непреодолимый характер;
• существенный размер возможного ущерба для одной из сторон;
• из содержания договора не вытекает, что обязательства по рискам от таких обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Нужно ли регистрировать расторжение лицензионного договора?

Если объект интеллектуальной собственности подлежит регистрации в ФГБУ «ФИПС» («Роспатенте»), то необходимо регистрировать и все юридически значимые действия с ним: передачу прав другому лицу и расторжение договора, отчуждение, изменение наименования юридического лица или организационной формы в результате реорганизации, смена личных данных (ФИО для физического лица-правообладателя), смена адреса местонахождения или места жительства. Проверка порядка одностороннего расторжения патентным ведомством не производится, а ответственность за достоверность сведений возлагается на заявителя.

Для фиксации факта расторжения лицензионного договора необходимо подать заявление, образец которого приведен ниже.

Данное заявление стороны могут подать самостоятельно или с помощью патентного поверенного. Документы предоставляются непосредственно в «Роспатент», почтовым отправлением, на официальном сайте ведомства или на портале «Госуслуги». Для электронной подачи предварительно нужно настроить рабочее место и получить усиленную электронно-цифровую подпись. Преимуществом такого способа является то, что размер государственных пошлин снижается на 30%.

Государственные пошлины и срок внесения изменений в госреестр

В нашем патентном бюро осуществляется электронное взаимодействие с патентным ведомством, поэтому регистрация расторжения лицензионного договора производится в сокращенные сроки. Размер государственных пошлин в зависимости от предмета договора указан ниже (данные приведены для электронной подачи документов).

• Товарный знак, знак обслуживания — 2 310 рублей
• Изобретение, полезная модель, промышленный образец — 840 рублей
• Топология интегральной микросхемы — 3 500 рублей (+ 1 820 рублей за публикацию в бюллетене).

Продолжительность процедуры в государственном ведомстве составляет 45 дней.

Какие документы необходимо предоставить при расторжении лицензионного договора?

Пакет документов должен включать:

• заявление, не содержащее исправлений, приписок, зачеркнутых слов, заполненное по регламенту «Роспатента», прошитое и пронумерованное;
• решение суда в случае одностороннего расторжения по соответствующим основаниям (подлинник или нотариально заверенная копия);
• если одна из сторон не является резидентом России – документы, предусмотренные законодательством другой страны;
• платежный документ, подтверждающий оплату пошлины (прикладывать необязательно);
• перевод документов на русский язык (для иностранных заявителей);
• согласие на обработку персональных данных;
• доверенность для представителя заявителя;
• соглашение о расторжении договора (если заявление подписано только одной стороной; предоставляется подлинник или заверенная копия), а также нотариально заверенная выписка из него.

При отсутствии необходимых данных или наличии ошибок в документах «Роспатент» выносит отрицательное решение по регистрации изменений.

Способы защиты прав сторон

Самый надежный способ для «бескровного» расторжения лицензионного договора – это предварительная детальная проработка его условий на стадии разработки и согласования документа. Нужно стараться предвидеть неблагоприятные последствия. При заключении соглашения будет полезно придерживаться следующих рекомендаций, которые помогут минимизировать юридические риски:

• проверить наличие исключительных прав у лицензиара и возможности распоряжения ими;
• если обнаружится, что имеются препятствия для использования интеллектуальной собственности, то закрепить полную ответственность лицензиара при предъявлении претензий третьих лиц к лицензиату;
• проверить коммерческую деятельность лицензиата;
• проанализировать гарантии, которые необходимы для выполнения договорных обязательств;
• обязать правообладателя предоставить копии других договоров в отношении данного объекта исключительных прав;
• при наличии большой договорной цепочки – проконтролировать ее;
• предусмотреть солидарную ответственность за нарушение условий договора и возможность его расторжения в одностороннем досудебном порядке, например, при систематическом нарушении к требованиям качества;
• если в соглашении участвует иностранная сторона, то предусмотреть подчинение отдельных частей или всего договора правовой системе страны лицензиара/лицензиата, так как иначе придется отстаивать свои интересы в иностранном суде и нанимать дорогих адвокатов.

Конфликтные ситуации при досрочном расторжении договора возникают в том случае, когда лицензиар или лицензиат недостаточно ответственно подошел к выбору делового партнера и составлению лицензии. Стороны соглашения часто не могут предусмотреть заранее все вопросы, которые возникнут в дальнейшем, а при его заключении они больше думают об извлечении прибыли, чем о возможных юридических последствиях. Юристы и патентные поверенные нашего бюро помогут учесть возможные риски и исключить проблемы неверного толкования формулировок договора при возникновении споров, а также разрешить их в досудебном порядке. Если другая сторона уже обратилась в суд, выступим в интересах клиента и выработают правовую стратегию для осуществления дальнейшей судебной защиты.

Часто задаваемые вопросы

Как потребовать выплату за отказ от лицензионного договора?

Условия расторжения договора и возмещения денежных средств оговаривается самим лицензионным договором. Это должно быть прописано в его условиях. Во всех остальных случаях такие споры рассматриваются через суд.

В лицензионном договоре была предусмотрена возможность для одностороннего расторжения при условии, что лицензиат выплатит денежную сумму. Лицензиат воспользовался таким правом и прислал уведомление об отказе от исполнения договора, но сумму не выплатил. Считается ли договор расторгнутым и как получить выплату?

Если такие условия расторжения были действительно указаны в договоре, то он считается расторгнутым. Для выполнения обязательства по выплате вы можете обратиться в суд с иском по принудительному взысканию денежных средств.

Был заключен лицензионный договор на товарный знак, который впоследствии расторгнут по соглашению сторон. Но лицензиат продолжает использовать наш знак на своей вывеске и не торопится с ее демонтажем. Что делать в таком случае?

Если в самом договоре не оговорен срок, в течение которого вывеска должна быть демонтирована, то нужно руководствоваться статьей 314 ГК РФ «Срок исполнения обязательства» – в течение 7 дней. По истечении этого срока можно направить бывшему лицензиату досудебную претензию по факту нарушения прав на ваш товарный знак. Для оформления такого письма вы можете обратиться в наше патентное бюро.

Мы заключили лицензионный договор на технологию, но потом выяснилось, что она не работает. Как расторгнуть договор?

Договор может быть расторгнут в любой момент по обоюдному соглашению сторон. Если вы не можете прийти к такому согласию, то нужно проанализировать его условия на предмет возможности расторжения. Кроме того, можно использовать общие основания, предусмотренные статьей 450 Гражданского кодекса.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!