Расторжение лицензионного договора на товарный знак или патент

Большинство вопросов, касающихся передачи исключительных прав, возникает при заключении лицензионного договора. После их решения и подписания документа кажется, что все сложности между сторонами соглашения уже урегулированы. Однако это не всегда так. Через некоторое время могут появиться проблемы, которые вызовут потребность в расторжении соглашения. Вопрос беспрепятственного расторжения может быть очень сложным как для лицензиара (владельца интеллектуальной собственности), так и для лицензиата.

Что такое лицензионный договор?

Лицензионный договор служит для распоряжения исключительными правами на товарный знак, знак обслуживания и объекты, охраняемыми патентами. Его заключение не влечет за собой полный переход интеллектуальной собственности к лицензиату, ему предоставляется лишь право временного использования на определенных условиях. Оно должно подтверждаться наличием лицензионного соглашения в письменной форме, которое подлежит обязательной регистрации. В противном случае использование интеллектуальной собственности становится нарушением. Регистрирующим органом является ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»).

Соглашение может быть заключено в 2 формах:

• в форме исключительной лицензии, распространяющейся только на одного лицензиата, который таким образом получает определенное преимущество;
• в форме неисключительной лицензии, когда право пользования может предоставляться нескольким лицензиатам.

Говоря о нарушении условий лицензионного договора, которые могут стать основанием для его расторжения, необходимо предварительно упомянуть о наиболее существенных из них:

• Предмет договора, в качестве которого может выступать весь объект интеллектуальной собственности или его отдельная часть.
• Выплата лицензиару вознаграждения, эквивалентному той прибыли, которую лицензиат извлечет от использования интеллектуальной собственности в своей коммерческой деятельности.
• Территория использования интеллектуальной собственности. Если она конкретно не указана в договоре, то распространяется на всю Российскую Федерацию.
• Срок использования объекта интеллектуальной собственности, который не может превышать длительность его правовой охраны. При этом должна быть оговорена обязанность правообладателя своевременно продлевать действие охранного документа. Если такие указания в договоре отсутствуют, то считается, что соглашение заключено на 5 лет.

Так как в 4 части ГК РФ, регламентирующей использование интеллектуальной собственности, отсутствуют специальные требования, то к лицензионным договорам применимы общие нормы данного кодекса:

• ст. 307-419 – об обязательствах;
• ст. 420-453 – о договорах.

Когда может потребоваться расторжение лицензии?

Вопрос о прекращении сотрудничества может возникнуть в следующих случаях:

• Со стороны правообладателя:
  • Нарушение лицензиатом условий договора. Особенно часто это происходит тогда, когда лицензиару сложно осуществлять эффективный надзор за деятельностью лицензиата. Это может проявляться в превышении полномочий, использовании интеллектуальной собственности на более широкой территории, чем указано в тексте соглашения, а также в незаконной передаче прав третьим лицам.
  • Занижение отчетных данных об использовании интеллектуальной собственности, которые лицензиат должен предоставлять на основании требований ст. 1237 ГК РФ. Во многих случаях лицензиар не может получить доступ к реальной информации, особенно при распространении продукта в сети Интернет, что часто приводит к злоупотреблениям.
  • Отсутствие выплат по вознаграждению или несоблюдение их сроков.
• Со стороны лицензиата:
  • Получение прибыли от использования интеллектуальной собственности, размер которой значительно ниже ожидаемой. Бесперспективность сотрудничества может заключается в том, что роялти приближается к размерам общего дохода. При перечислении фиксированных платежей может возникнуть ситуация отрицательного баланса.
  • Препятствия со стороны лицензиара в передаче всех необходимых сведений, которые необходимы для полноценного осуществления права использования. Например, лицензиар не предоставил все технические документы на изобретение, в результате чего лицензиат не может приступить к выпуску данной продукции или не может выполнить условия по ее качественному изготовлению.

Злоупотребления и недобросовестная конкуренция

Принято считать, что расторжение договора практически всегда связано с нарушениями со стороны лицензиата. Однако это не всегда так. Злоупотребления фиксируются и со стороны лицензиара. При получении единоразового паушального платежа он может потерять финансовую заинтересованность в продолжении взаимоотношений с лицензиатом. Возможна и такая ситуация, когда лицензиар, заключивший договор на исключительных условиях, захочет получить дополнительную прибыль от конкурентов лицензиата.

Если в договоре не был детально прописан порядок действий для его беспрепятственного прекращения в одностороннем порядке, то расторгнуть его можно будет только в суде. Поскольку это связано с определенными трудностями, то правообладатель и лицензиат могут предпринимать различные действия, чтобы «расшатать» договорные отношения.

Так, лицензиар может не предпринимать никаких действий по продлению срока правовой охраны интеллектуальной собственности, зарегистрированной в «Роспатенте». С его истечением договор прекращается автоматически. Правообладатель также вправе подать заявку на досрочное прекращение правовой охраны. Более того, он может заключить договор отчуждения на другую компанию, не уведомив об этом лицензиара, а новый владелец – подать заявку на свое имя на товарный знак, сходный с первоначальным до степени смешения. Жесткая конкурентная при такой «нечистоплотной игре» способствует тому, что лицензиат понесет большие убытки. Доказать взаимосвязь отчуждения и убытков в суде по ст. 10 (недобросовестное осуществление гражданских прав, а также их использование для ограничения конкуренции) при этом будет очень тяжело.

Юридические основания

По российскому законодательству досрочное расторжение лицензионного соглашения возможно в нескольких случаях:

• В двустороннем порядке: по взаимному согласию обеих сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
• В одностороннем порядке:
  • при существенных нарушениях условий соглашения одной из сторон (п.2 ст. 450 ГК РФ), при этом производится возмещение убытков пострадавшей стороне;
  • при невыплате вознаграждения лицензиару (ст. 1237 ГК РФ);
  • при отказе от выполнения требований лицензии (п.3 ст.450, п.4 ст.1237);
  • при существенном изменении внешних обстоятельств, не зависящих от воли сторон соглашения и повлиявших на выполнение договорных обязательств (ст. 451);
  • по решению суда.

Во многих случаях переход исключительных прав происходит при реорганизации предприятия. Однако это не является основанием для расторжения лицензионного соглашения, которое было заключено с прежним правообладателем. Данное условие оговорено в п.7 ст. 1235 ГК РФ.

Двустороннее расторжение

Расторжение договора по обоюдному согласию – это наиболее простой случай прекращения взаимных обязательств. Каких-либо проблем юридического характера при этом возникнуть не должно, так как нет претензий со стороны подписантов. Расторжение происходит по следующей схеме:

1. Заключается дополнительное соглашение о расторжении договора, в котором должны быть указаны: дата прекращения его действия, окончательные взаиморасчеты.
2. Составляется заявление, подписанное обеими сторонами, для регистрации факта прекращения взаимных обязательств в ФГБУ «ФИПС».
3. После уплаты госпошлины и подачи пакета документов от заявителя патентное ведомство рассматривает заявление и вносит изменения в государственный реестр в течение 45 дней.

Если договор многосторонний, то в нем может быть предусмотрена возможность его прекращения по соглашению всех сторон или большинства из них, а также описан порядок определения такого большинства (ст. 450 ГК РФ).

Досудебное одностороннее расторжение

Согласно нормам российского законодательства, досрочное расторжение лицензии по инициативе правообладателя в досудебном порядке возможно только в одном случае: если лицензиат нарушает свои обязательства по выплате вознаграждения за пользование интеллектуальной собственностью. Данная норма закреплена в п.4 ст. 1237 ГК РФ. Лицензиар вправе также потребовать возмещение убытков от лицензиата, которые связаны с прекращением обязательств.

Неуплата может быть как в полном объеме, так и частичной, либо выражаться в ее просрочке, вне зависимости от ее продолжительности. Отказ является состоявшимся, если лицензиат не выплатил долг в течение 30 дней после получения уведомления от лицензиара о расторжении договора (п.4 ст.1237 ГК РФ). Последний может обратиться в суд для возмещения убытков в виде неустойки. Необходимо учитывать, что после 3 лет с того момента, когда правообладатель узнал о данном нарушении, истекает общий срок исковой давности, поэтому иск может быть отклонен.

Одностороннее расторжение со стороны лицензиата предусмотрено только в одном случае – если предметом лицензионного договора является секрет производства (ноу-хау) и в его тексте не указан срок действия соглашения (п.2 ст. 1469 ГК РФ). Такое же право имеется и у лицензиара. При этом одна из сторон обязана уведомить об этому другую не менее, чем за 6 месяцев (если в договоре не указано иное).

Одностороннее расторжение в судебном порядке

Во всех остальных случаях расторжение лицензионного соглашения происходит только по решению суда (если в договоре не указано иное), так как при этом придется доказывать факт нарушения условий договора и существенность обстоятельств.

Данная норма закреплена в ст. 450 ГК РФ. При этом под существенными понимаются те нарушения, которые влекут за собой возникновение ущерба. Суд также учитывает доказательную базу и фактический размер ущерба.

Необходимость судебного решения таких вопросов связана с тем, что при столкновении разнонаправленных интересов лицензиата и лицензиара, которые не пришли к обоюдному согласию, всегда возникает потенциальная угроза для ущемления интересов одной из сторон.

Предмет судебного иска

Чаще всего судебные иски против лицензиата подают по следующим вопросам:

• Нарушение пределов территории, указанной в соглашении, при производстве или применении интеллектуальной собственности. Это признается грубым уклонением от договорных обязательств.
• Занижение отчетности со стороны лицензиата. Здесь необходимо учитывать следующее: если в договоре отсутствуют прямые указания о сроке предоставления отчетов, то лицензиар вправе их затребовать в любой момент (п.1 ст. 1237 ГК РФ). В некоторых случаях предоставление отчета может быть сопряжено с разглашением коммерческой тайны лицензиата.
• Использование интеллектуальной собственности способами, не оговоренными в соглашении, ее передача третьим лицам. Такое нарушение подразумевает также привлечение к гражданской, административной, уголовной ответственности за незаконное использование исключительных прав.

В самом соглашении могут быть предусмотрены дополнительные меры ответственности, например, взыскание денежной компенсации.

В отношении лицензиара в судебной практике подают иски по таким нарушениям, как:

• недостоверность информации о наличии необходимых прав на интеллектуальную собственность, которые могут быть переданы лицензиату в рамках договора;
• наличие исключительных лицензий, заключенных ранее с другими лицензиатами на тот же объект интеллектуальной собственности;
• отсутствие разрешения от всех авторов/правообладателей на использование исключительных прав.

Существенное изменение внешних обстоятельств

Что касается ст.451 ГК РФ (расторжение договора под влиянием внешних обстоятельств, в результате которых не могут быть выполнены условия договора), то судебные решения не всегда однозначны. При рассмотрении исков такого рода суд может как признать, так и не признать условия существенными. Это зависит от конкретной ситуации. В качестве существенного обстоятельства может быть признано значительное сокращение государственного финансирования проекта, при реализации которого используется данный объект интеллектуальной собственности. С другой стороны, инфляцию или банкротство суд может посчитать несущественными.

Для расторжения соглашения по этой причине должны соблюдаться 4 условия:

• при заключении соглашения стороны не могли предвидеть, что произойдет такое изменение обстоятельств;
• причины имеют непреодолимый характер;
• существенный размер возможного ущерба для одной из сторон;
• из содержания договора не вытекает, что обязательства по рискам от таких обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Нужно ли регистрировать расторжение лицензионного договора?

Если объект интеллектуальной собственности подлежит регистрации в ФГБУ «ФИПС» («Роспатенте»), то необходимо регистрировать и все юридически значимые действия с ним: передачу прав другому лицу и расторжение договора, отчуждение, изменение наименования юридического лица или организационной формы в результате реорганизации, смена личных данных (ФИО для физического лица-правообладателя), смена адреса местонахождения или места жительства. Проверка порядка одностороннего расторжения патентным ведомством не производится, а ответственность за достоверность сведений возлагается на заявителя.

Для фиксации факта расторжения лицензионного договора необходимо подать заявление, образец которого приведен ниже.

Данное заявление стороны могут подать самостоятельно или с помощью патентного поверенного. Документы предоставляются непосредственно в «Роспатент», почтовым отправлением, на официальном сайте ведомства или на портале «Госуслуги». Для электронной подачи предварительно нужно настроить рабочее место и получить усиленную электронно-цифровую подпись. Преимуществом такого способа является то, что размер государственных пошлин снижается на 30%.

Государственные пошлины и срок внесения изменений в госреестр

В нашем патентном бюро осуществляется электронное взаимодействие с патентным ведомством, поэтому регистрация расторжения лицензионного договора производится в сокращенные сроки. Размер государственных пошлин в зависимости от предмета договора указан ниже (данные приведены для электронной подачи документов).

• Товарный знак, знак обслуживания — 2 310 рублей
• Изобретение, полезная модель, промышленный образец — 840 рублей
• Топология интегральной микросхемы — 3 500 рублей (+ 1 820 рублей за публикацию в бюллетене).

Продолжительность процедуры в государственном ведомстве составляет 45 дней.

Какие документы необходимо предоставить при расторжении лицензионного договора?

Пакет документов должен включать:

• заявление, не содержащее исправлений, приписок, зачеркнутых слов, заполненное по регламенту «Роспатента», прошитое и пронумерованное;
• решение суда в случае одностороннего расторжения по соответствующим основаниям (подлинник или нотариально заверенная копия);
• если одна из сторон не является резидентом России – документы, предусмотренные законодательством другой страны;
• платежный документ, подтверждающий оплату пошлины (прикладывать необязательно);
• перевод документов на русский язык (для иностранных заявителей);
• согласие на обработку персональных данных;
• доверенность для представителя заявителя;
• соглашение о расторжении договора (если заявление подписано только одной стороной; предоставляется подлинник или заверенная копия), а также нотариально заверенная выписка из него.

При отсутствии необходимых данных или наличии ошибок в документах «Роспатент» выносит отрицательное решение по регистрации изменений.

Способы защиты прав сторон

Самый надежный способ для «бескровного» расторжения лицензионного договора – это предварительная детальная проработка его условий на стадии разработки и согласования документа. Нужно стараться предвидеть неблагоприятные последствия. При заключении соглашения будет полезно придерживаться следующих рекомендаций, которые помогут минимизировать юридические риски:

• проверить наличие исключительных прав у лицензиара и возможности распоряжения ими;
• если обнаружится, что имеются препятствия для использования интеллектуальной собственности, то закрепить полную ответственность лицензиара при предъявлении претензий третьих лиц к лицензиату;
• проверить коммерческую деятельность лицензиата;
• проанализировать гарантии, которые необходимы для выполнения договорных обязательств;
• обязать правообладателя предоставить копии других договоров в отношении данного объекта исключительных прав;
• при наличии большой договорной цепочки – проконтролировать ее;
• предусмотреть солидарную ответственность за нарушение условий договора и возможность его расторжения в одностороннем досудебном порядке, например, при систематическом нарушении к требованиям качества;
• если в соглашении участвует иностранная сторона, то предусмотреть подчинение отдельных частей или всего договора правовой системе страны лицензиара/лицензиата, так как иначе придется отстаивать свои интересы в иностранном суде и нанимать дорогих адвокатов.

Конфликтные ситуации при досрочном расторжении договора возникают в том случае, когда лицензиар или лицензиат недостаточно ответственно подошел к выбору делового партнера и составлению лицензии. Стороны соглашения часто не могут предусмотреть заранее все вопросы, которые возникнут в дальнейшем, а при его заключении они больше думают об извлечении прибыли, чем о возможных юридических последствиях. Юристы и патентные поверенные нашего бюро помогут учесть возможные риски и исключить проблемы неверного толкования формулировок договора при возникновении споров, а также разрешить их в досудебном порядке. Если другая сторона уже обратилась в суд, выступим в интересах клиента и выработают правовую стратегию для осуществления дальнейшей судебной защиты.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!