14 июня 2022 Читать 11 мин

Главная » Блог » Товарные знаки » Что такое лицензионный договор? Распоряжение правом на товарные знаки, патенты и программы для ЭВМ по лицензии

Что такое лицензионный договор? Распоряжение правом на товарные знаки, патенты и программы для ЭВМ по лицензии

Лицензионный договор – это договор, регулирующий сделку по предоставлению права использования результата интеллектуальной деятельности правообладателем стороннему лицу. Лицензионное соглашение представляет собой способ распоряжения исключительным правом на тот или иной объект интеллектуальной собственности – товарный знак, программу для ЭВМ, патент.

Договор разрабатывается в соответствии с нормами законодательства, включает сведения об условиях и сторонах сделки. Лицензионный подлежит государственной регистрации, если объектом по договору является товарный знак или патент. Процесс оформления лицензии регулируют ст. 1235-1239 ГК РФ.

Стороны лицензионного договора

Лицензионный договор – это соглашение гражданско-правового характера. Соответственно в сделке участвуют 2 стороны.

Лицензиар. Автор или правообладатель результата интеллектуальной деятельности (РИД), владелец исключительного права. Это означает, что он может в рамках закона применять результат труда по личному усмотрению. А также распоряжаться им – разрешать и запрещать использование другим лицам.
Лицензиат. Это субъект, приобретающий право на использование РИД лицензиара (правополучатель). Одновременно он принимает на себя обязанность по исполнению условий и дополнительных действий, предусмотренных соглашением.

Заключение лицензионного договора не предполагает переход исключительного права к лицензиату. Последний может использовать РИД в рамках лишь тех условий и ограничений, о которых договорились стороны.

Существенные условия лицензионного договора

Содержание договора должно соответствовать законодательным нормам. Согласно ст. 1235 ГК, в лицензии в обязательном порядке следует обозначить существенные условия сделки. В ином случае документ не будет обладать юридической силой. При споре таким соглашением оперировать не получится. Его просто не примут во внимание, как если бы оно вовсе не было оформлено.

Существенными условиями выступают такие сведения:

предмет соглашения;
объем передаваемых прав;
период действия документа;
территория, в границах которой будет действовать лицензия;
сумма вознаграждения и порядок ее выплаты.

Чтобы договор обрел законную силу, все существенные условия должны быть обязательно согласованы между сторонами в полном объеме.

Следует учесть следующие моменты:

Период, на который заключается соглашение, не может превышать срок действия исключительного права. Если последний завершается, то договор прекращается автоматически.
Территория, в границах которой допустимо использовать результат интеллектуальной деятельности, должна быть обозначена в договоре четко. Если этот момент не прописан, то лицензиат может реализовать права на объект в пределах страны, в которой действует объект.
Вознаграждение по договору обязан выплачивать лицензиат. Получателем средств выступает правообладатель. Если условие о порядке предоставления платежей не внесено, но при этом договор возмездный, то он будет считаться недействительным.
Если договор регулирует отношения между коммерческими фирмами на условиях исключительной лицензии, сделка не может быть безвозмездной. Фиксация в соглашении размера и порядка оплаты средств в этом случае обязательна.

Предмет и объем передаваемых прав

Предметом лицензионного договора выступает результат интеллектуального творческого труда. Это может быть любой объект интеллектуальной собственности (ОИС), которому предоставляется правовая охрана. Обычно это коммерческие продукты нематериального характера. Например, программы, базы данных, товарные знаки, патенты.

Важный момент – объем прав, передаваемых по лицензионному соглашению. Здесь речь идет о вариантах и способах использования предмета договора, на которые согласны стороны. Например, лицензиар может предоставить другому лицу возможность публичного показа продукта, его проката, распространения, воспроизведения.

Если право не внесено в текст соглашения, то оно не считается предоставленным второй стороне сделки. Это означает, что если в договоре не прописаны конкретные действия, допустимые в отношении продукта, то лицензиат не может применять их.

Для того чтобы избежать разногласий и споров, в соглашении необходимо четко и конкретно указать передаваемый объем прав. Подробно расписать варианты использования продукта.

Объекты лицензионного договора

Для верного определения предмета договора следует точно установить объект интеллектуальной собственности, на который предоставляется право пользования.

Основные ОИС:

знаки обслуживания и товарные знаки;
программы и базы данных;
промышленные образцы, полезные модели;
фирменные наименования;
изобретения;
литературные и художественные произведения;
топологии интегральных микросхем;
аудио и видео записи.

Также это могут быть сорта растений, географические указания, селекционные достижения. Перечень установлен на законодательном уровне ст. 1225 ГК.

Виды лицензионных договоров

Существует 2 разновидности лицензионного договора:

Простая лицензия (неисключительная). После подписания такого договора лицензиар сохраняет за собой право предоставлять лицензию на коммерческий продукт другим лицам, помимо уже существующих партнеров. Этот вариант соглашения используется чаще.
Исключительная лицензия. При таком соглашении правообладатель не имеет возможности выдавать лицензию на объект другим партнерам. Условие действует в течение всего срока договора. Также исключительная лицензия пресекает возможность правообладателя пользоваться продуктом теми же способами, что были разрешены лицензиату. Однако договором может быть предусмотрено иное.

Если в лицензии отсутствует отметка о разновидности, по умолчанию считается неисключительной.

Также для каждого объекта интеллектуальной собственности предусмотрены частные формы договоров. Это может быть лицензия на товарный знак, на патент на изобретение, промышленный образец или договор об использовании программ и баз данных.

Структура и форма лицензионного договора

Лицензионный договор подлежит оформлению в письменной форме. Несоблюдение этой нормы влечет за собой признание документа недействительным.

Ст. 1286 предусматривает 2 исключения:

устная форма договора допустима при предоставлении права использования произведения в периодике;
упрощенный порядок заключения лицензионного соглашения с пользователем программы возможен в рамках договора присоединения.

Содержание лицензии всегда индивидуально. Текст зависит от предмета, особенностей и условий конкретной сделки. При этом структура документа в большинстве случаев неизменна.

Основные пункты:

Преамбула. Это информация по реквизитам и наименованиям сторон. Здесь обозначается желание пользователя приобрести лицензию.
Предмет соглашения. Здесь фиксируется наименование объекта интеллектуальной собственности. И его подробное описание, включая характерные признаки и индивидуальные особенности. Обозначаются реквизиты документа, удостоверяющего законность полномочий правообладателя.
Способы использования объекта ИС и объем предоставляемых прав на него. Перечисляются все варианты, на которые согласны стороны. Ограничений нет. Однако передаваемые права и способы использования не должны противоречить закону. Тут же указывается вид лицензии – простая или исключительная.
Территория использования договора. Это может быть отдельный населенный пункт, субъект РФ или несколько.
Размер вознаграждения и порядок оплаты. Здесь обозначается сумма и способ предоставления средств за использование лицензии. Это может быть фиксированный разовый платеж (паушальный платеж). Либо периодические выплаты, процентные отчисления от выручки (роялти). Допускается смешанный вариант вознаграждения либо любой иной формат по согласованию заинтересованных лиц.
Гарантии и ответственность сторон. Лицензиат обязуется погасить стоимость лицензии. Лицензиар обязан предоставить пользователю юридические гарантии.
Период действия лицензии. Если в документе не обозначены временные рамки, то он считается заключенным на 5 лет.
Обеспечение конфиденциальности.
Порядок разрешения споров.
Порядок расторжения, внесения изменений в договор. Переход исключительного права на продукт к новому правообладателю не выступает основанием для прекращения либо коррекции ранее подписанной лицензии. (Читайте также: как расторгнуть лицензионный договор)
Юридические адреса и подписи сторон.

Нередко в соглашение включается пункт о возможности передачи лицензиатом прав на продукт третьим лицам. Подобное возможно только с согласия лицензиара. Здесь речь идет о разрешении заключения сублицензионного договора. По такому соглашению пользователь сможет предоставлять другим людям те права на объект, которые предусмотрены условиями контракта.

Договор подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Если процедура обязательна по закону, то ее отсутствие выступает основанием для признания лицензии недействительной.

Ответственность за нарушение условий договора

Несоблюдение условий лицензии влечет за собой последствия аналогичные тем, что могут возникнуть при нарушении любого гражданско-правового соглашения. Это начисление неустойки, отказ лицензиара от контракта в одностороннем порядке. Также правообладатель может затребовать возмещения ущерба, причиненного досрочным прекращением договора по причине невыплаты лицензиатом вознаграждения. Или, например, при незаконном использовании товарного знака, допустимо запросить компенсацию в размере до 5 млн. рублей (ст. 1515 ГК).

Если договор нарушается и это затрагивает исключительное право на коммерческий продукт, то правообладатель может предпринять ряд дополнительных действий для защиты своих интересов, например:

признать исключительное право на объект;
прекратить незаконное использование продукта деятельности;
возместить убытки.

За использование лицензионных прав вне рамок договора либо после его прекращения предусмотрены:

Административные меры наказания по ст. 7.12 КоАП. Размер штрафа составит до 2000 рублей для граждан. 10000-20000 рублей для должностных лиц. Для юрлиц от 30000 до 40000 рублей.
Уголовная ответственность в рамках ст. 146-147 УК. Наказание будет зависеть от разновидности деяния и объема причиненного ущерба. В самом лучшем случае нарушитель получит штраф в сумме до 200000 рублей. При более отягченном преступлении мерой наказания станет лишение свободы на период от 2 до 6 лет.

При неоднократном нарушении исключительного права фирмой или ИП суд может вынести решение об их ликвидации.

Особенности лицензионных договоров в отношении товарных знаков

Передача права на использование товарного знака предусматривает оформление лицензионного договора в письменном виде. Текст подготавливается согласно общим нормам – в нем отражаются существенные условия и данные сторон. В обязательном порядке в содержание вносится список товаров, в отношении которых правообладатель разрешает использовать знак.

Нюансы сделки:

правообладатель может вручить права на товарный знак одному лицу либо нескольким;
предоставить лицензию на товарный знак можно ИП либо юрлицам;
качество товаров, на которых лицензиат планирует поместить знак, должно соответствовать требованиям правообладателя;
лицензионный договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте;
период регистрации – 2-3 месяца.

Пошлина за регистрацию договора составляет 13500 рублей. Плюс 11500 рублей за каждый товарный знак, если их больше одного. Оплатить сумму может любая из сторон.

Особенности лицензионных договоров в отношении патентов

По лицензионному договору на патент (например, на изобретение или полезную модель) правообладатель предоставляет правополучателю возможность пользоваться созданным техническим решением. При этом право собственности остается за лицензиаром.

Договор составляется в стандартном порядке. Может быть исключительным или простым. Сделка будет считаться состоявшейся только после регистрации в Роспатенте.

Государственная пошлина за процедуру:

3300 рублей – патент на изобретение;
1400 рублей – полезная модель;
1700 рублей – промышленный образец.

Срок регистрации лицензионного договора составляет 2-3 месяца.

Особенности лицензионных договоров в отношении программ и баз данных

В этом случае применяется письменная форма договора об использовании программ ЭВМ и баз данных. Нормы оформления документа соответствуют стандартным. Госрегистрация договора не обязательна, если автор не регистрировал программу.

При оформлении лицензии на ПО необходимо знать, что пользователь будет обладать рядом возможностей, на которые не потребуется разрешение правообладателя. Речь идет о действиях, направленных на поддержание нормальной работы продукта. Вознаграждение за такие манипуляции не предусмотрено. Перечень допустимых действий указан в ст. 1280 ГК.

Без согласия правообладателя пользователь может:

поддерживать функционал программы при неполадках;
записывать и хранить ПО в памяти компьютера;
вносить изменения в программу с целью ее эксплуатации;
исправлять ошибки в ПО;
изготовить копию программы для архива либо замены первичного экземпляра, если он утрачен, уничтожен, пришел в негодность;
изучить и исследовать функционал приобретенного ПО.

Вдобавок простая лицензия в отношении ПО может быть заключена не в письменном виде. Здесь допустим упрощенный порядок оформления, предусмотренный ст. 1286 ГК. Речь идет о договоре присоединения.

Его особенности:

условия лицензии могут быть изложены на экземпляре либо упаковке приобретенной программы, базы данных;
лицензия может быть составлена в электронном варианте;
согласие пользователя на заключение соглашения выражается в начале эксплуатации программы или базы данных – таким образом обязательная письменная форма лицензионного договора считается соблюденной.

Лицензионный договор, заключенный по упрощенной схеме, по умолчанию считается безвозмездным. Если он не содержит иных условий.

И еще один момент – правообладатель может предоставить доступ к программе или базе данных неограниченному кругу лиц. В таких обстоятельствах он вправе разместить на сайте оферту – предложение о заключении соглашения на обозначенных в нем условиях. Договор обретет силу с момента одобрения пользователем. По-другому – акцепта. Последний может иметь вид оплаты программы, конкретного тарифа или регистрации в сервисе. После выполнения правополучателем необходимого действия договор будет официально считаться заключенным.

Патентные поверенные и юристы бюро EzyBrand помогают с разработкой лицензионных договоров и их регистрацией в патентном ведомстве. Для получения бесплатной консультации вы можете позвонить по номеру телефона указанному на сайте или оставить заявку в форме обратной связи.

Часто задаваемые вопросы

Я самостоятельно разработал программу (игру) и заключил лицензионный договор с компанией, которая будет продавать эту игру в магазине приложений. Но мое программное обеспечение не было зарегистрировано в Роспатенте. Можно ли это сделать после подписания лицензионного договора?

Зарегистрировать свою программу вы можете как до, так и после выдачи лицензии. Депонирование в Роспатенте проводится по желанию разработчика, в любой момент, когда ему нужно.

Если я написал книгу и заключил лицензионный договор с издательством на публикацию, то нужна ли регистрация такого договора?

Так как авторские произведения не регистрируются в органах государственной власти (кроме программного обеспечения и баз данных), то регистрация лицензионного договора также не требуется.

Может ли лицензионный договор быть без вознаграждения?

Заключение безвозмездного лицензионного договора допускается на определенных условиях:

если стороны договора не являются коммерческими организациями (статья 1235 ГК РФ), в целях недопущения неосновательного обогащения;
если в самом договоре четко указано, что он безвозмездный.

Например, когда писатель хочет, чтобы его книги вышли в свет, и он согласен, чтобы их опубликовали бесплатно. Тогда он может заключить безвозмездный договор с издательством.

Если же два ООО заключают между собой лицензионный договор на передачу прав на товарный знак и не указывают в нем размер вознаграждения, то такой договор будет считаться незаключенным.

Если я физическое лицо, то можно ли обратиться к правообладателю какого-либо товарного знака с просьбой разрешить использовать его бренд, а также заключить с ним лицензионный договор?

Да, с июля 2023 г. физические лица в России тоже могут быть обладателями товарных знаков, поэтому вы можете заключить с правообладателем лицензию. Однако вы должны учитывать и налоговое законодательство: коммерческая деятельность без регистрации в налоговой службе запрещена.

Если я заключил лицензионный договор и получил право на образовательную методику, то имеет ли право ее автор публиковать свою книгу с описанием методики?

Если лицензия неисключительная, то ограничить право автора на публикацию, заключение лицензионных договоров с издательствами и третьими лицами вы не можете. Все дополнительные условия по передаче прав необходимо предусмотреть на этапе оформления договорных отношений.

Лицензионный договор на товарный знак и договор коммерческой концессии это одно и то же?

Несмотря на то, что оба договора предусматривают передачу прав на товарный знак, они имеют существенные отличия. Коммерческая концессия шире – по такому договору можно получить права и на другие объекты или услуги, например, на секреты производства, которые не патентуются. Коммерческую концессию могут заключать только коммерческие организации и ИП, а по лицензионному договору – и физические лица.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!