Товарный знак для IT-компаний

Бренд в IT-сфере – это один из основных активов компаний наряду с технологическими разработками. Поэтому ему необходима юридическая защита, которая предоставляется после регистрации бренда в качестве товарного знака в Роспатент. Товарный знак может обеспечивать правовую охрану фирменному наименованию компании, названию программного обеспечения или базы данных, доменному имени официального сайта.

Для чего IT-компании или стартапу регистрировать свой бренд?

Бренд для разработчиков IT-продуктов важен не только для продвижения своих разработок.

Он нужен и для других целей:

• Чтобы потребители (пользователи) не путали одного разработчика с другим. Если есть товарный знак, то другие лица не вправе использовать его в той же сфере деятельности. Если обнаружится факт копирования (или имитирования), то нарушителя можно привлечь к ответственности и взыскать с него компенсацию до 5 млн. рублей.
• Бренд играет гарантийную роль – он обозначает, что продукт зарекомендовал себя на рынке и соответствует заявленному качеству.
• Зарегистрированный товарный знак является защитой от других правообладателей. Если использовать незарегистрированную торговую марку, то можно случайно нарушить чужие права. По статистике Роспатент каждый год предприниматели в России регистрируют более 70 тысяч товарных знаков (а в 2021 году – более 100 тысяч). Это названия самих компаний, товаров, их логотипы и слоганы. Всего сейчас около 700 тысяч действующих товарных знаков. При этом товарным знаком могут быть не только придуманные слова, но обычные словарные, что повышает риск совпадения.
• Использование зарегистрированного товарного знака открывает принципиально новые возможности для предпринимательской деятельности: позволяет привлекать дополнительные инвестиции, в том числе через заключение сделок (лицензионные договоры и договоры отчуждения, франшизы), использование в качестве залога для получения кредита, внесение в уставный капитал компании.

Так, покупка франшизы «1С» является одной из самых популярных сделок франчайзинга в России. Всего компания предоставила более 8 тысяч франшиз другим предпринимателям и юридическим лицам. Франчайзинговая сеть партнеров позволяет этой IT-компании получать хорошую прибыль.

Защита названия компании

Регистрируя фирменное наименование в ЕГРЮЛ, мало кто задумывается о его оригинальности. Однако по статье 1252 ГК РФ, если такое наименование совпадает полностью или имеет частичное сходство с другими фирменными наименованиями или товарными знаками, то это является нарушением закона.

Если речь идет о совпадении двух фирменных наименований, которые ведут аналогичную деятельность, то тот, кто зарегистрировал свое наименование позже по времени, будет обязан прекратить его использование. А если нарушаются права на чужой зарегистрированный знак, то его правообладатель уже может взыскать компенсацию в размере до 5 млн. рублей.

Регистрация названия IT-компании в качестве товарного знака позволит не только избежать такой неприятной ситуации, но и привлечь к ответственности других лиц, если они нарушат ваши права.

Пример. Компания «Алифакс» – производитель медицинских анализаторов и смарт-карт для них. В России на ее имя зарегистрирован товарный знак «ALIFAX» (государственное свидетельство № 829405). Регистрация произведена в отношении 09 класса товаров по МКТУ (программное обеспечение, оборудование для лабораторных исследований, магнитные носители информации, устройства обработки информации), а также по 44 классу (медицинские услуги).

В октябре 2020 г. МНПЦ наркологии г. Москвы заключило договор с индивидуальным предпринимателем П.Д.К. на поставку смарт-карт для автоматического анализатора крови по цене 324,5 тысячи рублей за 1 шт. Однако поставленные смарт-карты не были приняты анализаторами, после их загрузки произошел сбой, блокировка приборов. Это потребовало вмешательства сервисного инженера и поставило под угрозу работу лаборатории. Смарт-карты оказались контрафактной продукцией.

Компания «Алифакс» подала иск в суд против предпринимателя. По закону правообладатель товарного знака может выбрать на свое усмотрение один из 3 способов расчета компенсации. Истец определил ее как двукратную стоимость контрафактного товара. Суд взыскал с нарушителя 649 тысяч рублей (дело № А03-5307/2021).

Защита доменного имени

У любой IT-компании или стартапа есть свой сайт, а название доменного имени может совпадать с фирменным наименованием, либо отличаться от него. С правовой точки зрения использование доменного имени означает получение экономической выгоды, так как оно обеспечивает идентификацию компании в сети Интернет и привлечение пользователей, способных совершать сделки, например, приобретать экземпляр ПО или использовать его как SaaS-услугу.

Существует распространенное заблуждение, что регистрация фирменного наименования автоматически дает права и на доменное имя, когда возникают споры. Однако механизмы правовой защиты домена как такового в законодательстве отсутствуют. Даже если тождественный домен занят, никто не может запретить зарегистрировать аналогичный, добавив в него букву или цифру. Лишь его регистрация в качестве товарного знака позволяет надежно защитить доменное имя от копирования и имитации.

Когда есть товарный знак, такой ход не сработает. Держатель товарного знака может привлечь к ответственности владельца домена даже в том случае, если есть некоторое различие, но оба названия создают одинаковое впечатление. Тогда суд запретит использование дублирующего домена и взыщет компенсацию за нарушение прав на товарный знак.

Пример. Канадская компания «Mitel Networks Corporation», производитель телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, является правообладателем товарного знака «MITEL», зарегистрированного на территории России под номером 329025.

Правообладатель обнаружил, что в сети Интернет существует домен mitelpartners.ru, принадлежащий индивидуальному предпринимателю М.Р.В. Компания обратилась в суд, мотивируя свой иск тем, что в доменном имени используется словесный элемент товарного знака. Суд запретил использование указанного доменного имени (дело № А11-14198/2020).

Защита названия программных продуктов

Регистрация товарного знака для программного обеспечения или для линейки IT-продуктов помогает решить сразу несколько проблем:

• Защита от копирования и имитирования.
• Прекращение распространения контрафактной продукции, сохранение доверия потребителей и репутации правообладателя.
• Повышение интереса со стороны потенциальных партнеров для заключения лицензионных договоров.

Одна из распространенных ошибок: многие разработчики думают, что регистрация программного обеспечения (или, вернее, его депонирование) одновременно дает защиту и названию программы. При депонировании ПО Роспатент не проверяет уникальность его названия. Поэтому в государственном реестре программ для ЭВМ можно встретить абсолютно одинаковые названия, у которых разные разработчики.

Кроме товарных знаков, мы активно занимаемся регистрацией программ для ЭВМ и Баз данных в Роспатенте. Узнать условия можно по ссылке -> Регистрация программ для ЭВМ.

Можно зарегистрировать группу товарных знаков на имя одной и той же компании для усиления правовой защиты или для использования их в разных целях. Так, например, для российской операционной системы «Аврора» существует сразу несколько регистраций.

Что нужно учесть перед регистрацией

Чтобы зарегистрировать товарный знак, необходимо выполнение нескольких условий:

• Он не должен повторять уже существующие знаки, то есть он должен быть уникальным. Критерий уникальности оценивается особым образом: по сходству до степени смешения. Если есть отличие в 1-2 буквы и более, это не имеет значения. Знаки не должны совпадать в целом, а также фонетически и по смыслу. Чтобы выполнить это требование к товарному знаку, проводится его предварительная проверка по базам данных «Роспатент».
• В знаке должны присутствовать оригинальные элементы. По статье 1483 Гражданского кодекса, знак не должен быть описательным для тех товаров (услуг), в отношении которых он регистрируется. Нельзя, например, зарегистрировать бренд «Soft» или «ОнЛайн» для программного обеспечения. Название должно быть фантазийным. Можно скомбинировать описательный термин с другим словом так, чтобы получилось оригинальное сочетание, которое не используется в обычной речи. Или в качестве основных нужно использовать фантазийные элементы, а неоригинальные указать в заявке как неохраняемые.
• Знак не должен вводить потребителей в заблуждение. Так, «Роспатент» не зарегистрирует название, если в нем будут присутствовать известные бренды, например, «IBM», «Intel».
• Нельзя использовать в знаке и официальную государственную, международную символику. С полным перечнем требований к товарному знаку можно ознакомиться здесь.

Чтобы снизить риск отказа в регистрации, можно заказать полную проверку товарного знака у патентных поверенных.

Как зарегистрировать товарный знак для IT-компании

Чтобы получить государственное свидетельство на товарный знак, нужно заполнить заявку и направить ее в «Роспатент».

В заявке указывают:

• Основные сведения о правообладателе, юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, его платежные реквизиты.
• Классы МКТУ (международного классификатора). Основными классами для разработчиков программного обеспечения будут 09 (само ПО как товар) и 42 класс (разработка ПО как услуга). Выбор других классов зависит от сферы деятельности компании. Например, ведение автоматизированных баз данных – это 35 класс МКТУ.
• Название, изображение и описание товарного знака, перечень неохраняемых элементов.

За государственную экспертизу необходимо уплатить пошлины, размер которых зависит от количества выбранных классов МКТУ и способа подачи заявки, минимально это 21 700 рублей. Подробнее о расчете госпошлин можно узнать здесь.

Заявку можно направить в патентное ведомство в бумажном виде или в электронной форме (через портал Госуслуги или на сайте Роспатент). Заявителем может быть как сам правообладатель, так и его представитель, патентный поверенный.

Экспертиза длится 6-8 месяцев, если товарный знак обладает высокой различительной способностью и заявка заполнена правильно, то этот срок может сократиться до 4-6 месяцев.

Государственное свидетельство действует в течение 10 лет, после чего его можно продлить еще на такой же период, подав заявление в «Роспатент» и оплатив госпошлину.

Для регистрации товарного знака ВАЖНО придумать уникальное название. Подобрать классы МКТУ и узнать, не зарегистрировано ли ваше название на сегодняшний день можно отправив сообщение в WhatsApp или Telegram, либо оставить заявку на этой странице. Это бесплатно!

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!