Проверка словесного обозначения до подачи заявки на регистрацию товарного знака

К товарным знакам предъявляется целый ряд требований, основные из которых изложены в статье 1483 Гражданского кодекса РФ. По данным годовых отчетов «Роспатента», государственную экспертизу не проходит каждая седьмая заявка. Прежде всего это связано с некачественной подготовкой заявочного пакета документов, а самая распространенная причина для отказа в регистрации – это совпадение с другими товарными знаками, уже включенными в государственный реестр.

Цели проверки

Основная цель проверки товарного знака перед подачей заявки в «Роспатент» – это оценка возможности его регистрации.

Для чего это нужно?

Такая необходимость возникает по следующим причинам:

• Отказ от патентного ведомства может быть получен по относительным и абсолютным основаниям. Относительные причины можно преодолеть (но не во всех случаях), а вот абсолютные – невозможно. На этапе экспертизы уже нельзя откорректировать обозначение так, чтобы оно стало соответствовать требованиям «Роспатента». Придется подавать новую заявку и снова ждать несколько месяцев, пока она пройдет все этапы делопроизводства. В новом обозначении также могут быть выявлены несоответствия и уже другие основания для отказа. Такое «хождение по кругу» может продолжаться бесконечно.
• При окончательном отказе полностью «сгорают» госпошлины, уплаченные за рассмотрение заявки – как минимум 10 500 рублей. Если вы исправили свой знак, то за проведение экспертизы по нему нужно вновь уплатить все пошлины в полном размере.
• Если же экспертиза обнаружит относительные причины для отказа, то в ведомство нужно направить ходатайство или заявление для внесения изменений. Процедура рассмотрения таких документов регламентирована – она длится по 2-3 месяца и требует уплаты дополнительных государственных пошлин. Так, например, за внесение изменений в перечень классов МКТУ взимается пошлина в размере 5 000 рублей.

Таким образом, предварительная проверка позволяет снизить продолжительность и стоимость регистрации товарного знака в «Роспатенте».

Отсроченные юридические риски

Кроме того, предварительная проверка заявки, проведенная квалифицированными патентными поверенными, позволяет уменьшить юридические риски в будущем, такие, как оспаривание вашей регистрации другими лицами. Эксперты «Роспатента» тоже ошибаются. Предварительная проверка – это дополнительная гарантия отсутствия нарушения прав других лиц. Может возникнуть такая ситуация, когда вы зарегистрировали свой бренд в «Роспатенте», но экспертиза упустила какое-то несоответствие. Заинтересованное лицо подаст возражение в Палату по патентным спорам и аннулирует ваш товарный знак. Это потребует ребрендинга и дополнительных маркетинговых вложений в продвижение нового товарного знака.

Практический пример. В 2015 г. была подана заявка на регистрацию товарного знака, изображенного ниже.

Знак успешно прошел государственную экспертизу и был зарегистрирован. 06.10.2020 в Палату по патентным спорам подано возражение против регистрации этого знака, так как ранее, в 2005 г. было зарегистрировано похожее обозначение.

Палата по патентным спорам установила недопустимое сходство двух товарных знаков, и свидетельство №584339 было аннулировано.

Я придумал свой знак сам. Зачем его проверять?

Один из самых распространенных мифов среди заявителей – это уверенность в том, что самостоятельно придуманный товарный знак является стопроцентно уникальным и не может совпадать с другими брендами.

На самом деле по закону запрещено не только полное совпадение двух товарных знаков, но и частичное:

• Фонетическое – в двух названиях есть одинаковые слоги, совпадающие по звучанию согласные или гласные, или одно слово входит в другое. Например, знаки «PUMA» (популярный бренд немецкого производителя спортивной одежды и обуви) и «KUMA» будут признаны экспертизой сходными до степени смешения. Экспертиза будет также учитывать известность противопоставленного бренда на рынке. Знак «KUMA» получит отказ в регистрации.
• Графическое – одинаковый тип симметрии, расположение элементов, совпадающие образы.

  

   

• Смысловое – когда в разных товарных знаках заложено одно и то же семантическое значение, даже если слова и не совпадают по написанию.

  

Выявление хотя бы одного из этих признаков приведет к отказу в регистрации. А если использовать в названии бренда простые, общеупотребимые слова, то такой риск повышается в разы, так как практически все эти слова уже зарегистрированы в качестве товарных знаков. Например, в реестре «Роспатента» есть более 400 обозначений, содержащих слово «корона». Они зарегистрированы во всевозможных сочетаниях с другими словами и изображениями, для всех групп товаров. Такая же ситуация обстоит и с другими популярными словами.

Нейминг брендов и товаров в последние годы стал настоящим искусством – нужно не только придумать яркое название, которое хорошо запоминается клиентами, но и сделать его уникальным, чтобы можно было зарегистрировать свой товарный знак.

Разработку названия и логотипа, или их доработку под требования «Роспатента» можно заказать в нашем патентном бюро. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Проверка товарного знака

Для проверки своего товарного знака нужно определиться с двумя основными вопросами: где проверять и как проверять.

В сети Интернет существует масса бесплатных и платных сервисов для проверки товарных знаков. Но нужно учитывать, что наиболее достоверная и актуальная база данных находится только в самом «Роспатенте», на его официальном сайте. На первом этапе, для получения информации о том, возможна ли регистрация в принципе, можно воспользоваться общедоступными бесплатными источниками:

• Поисковыми системами Google, Yandex, Rambler и другими.
• Автоматизированными сервисами онлайн-проверки товарных знаков: ru и аналогичными.
• Ограниченным функционалом бесплатной версии поисковой системы ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»). Проверку можно сделать только по последнему опубликованному бюллетеню.

Поисковая система «Роспатента»

Для более полноценного поиска нужно получить доступ к полной базе данных «Роспатента». Он предоставляется на платной основе по договору – оплачивается каждая операция поиска. Сравнение заявки должно производиться с несколькими категориями объектов:

• Зарегистрированные товарные знаки, уже внесенные в государственный реестр. Проверку словесного бренда проводят по другим словесным знакам, а также по комбинированным, включающим графическую и словесную часть.
• Заявки на регистрацию, поданные ранее другими заявителями. Они регистрируются в отдельном реестре. Из них нужно отобрать те, которые имеют более ранний приоритет. Правовая охрана предоставляется товарному знаку с момента подачи заявки, а не с даты регистрации в реестре.
• Общеизвестные товарные знаки, также внесенные в отдельный реестр. Для них предусмотрена более сильная правовая охрана – не допускается сходство с ними, даже если похожий товарный знак регистрируется для других товаров и услуг.
• Наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и географические указания (ГУ). Эти средства индивидуализации служат для юридической защиты региональных брендов, которые связаны с особыми местными природными или культурными условиями. Например, минеральная вода «Славяновская» (свидетельство на НМПТ №50)
• Заявки на НМПТ и ГУ с более ранним приоритетом.

Таким образом, товарный знак нужно проверить как минимум по 5 государственным реестрам. Кроме того, он не должен совпадать с фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями, право на которые возникло ранее у других лиц. Для этого делают поиск по ЕГРЮЛ и общедоступным источникам. «Роспатент» такую проверку не проводит – ответственность за соблюдение этого требования полностью возлагается на заявителя. С другой стороны, правообладатель похожего фирменного наименования может в дальнейшем запретить использование вашего товарного знака в судебном порядке.

Что еще нужно учесть при проверке товарного знака?

Проверка на совпадение с другими товарными знаками – это всего лишь одно из требований законодательства.

Причинами для отказа в регистрации также могут быть:

• Отсутствие различительной способности – когда в обозначении используются общеупотребимые слова и знаки, изображение или видовое название товара/услуги, термины, являющиеся описательными для данной продукции и не указанные в качестве неохраняемых.
• Копирование или имитация государственной и международной символики (гербы, флаги и другие), музейных ценностей без разрешения соответствующих органов.
• Присутствие в знаке запрещенных элементов: аморального подтекста, изображения авторских произведений без согласия их правообладателей, имен и портретов известных лиц без их письменного разрешения.
• Использование таких слов, которые могут ввести потребителя в заблуждение, например, географическое название места, не связанного с фактическим местонахождением производства.

Кроме того, рекомендуется проверить свой товарный знак на совпадение с доменными именами. Регистрация знака дает исключительное право на его использование владельцу, в том числе в сети Интернет. Но если доменное имя было зарегистрировано раньше и использовалось добросовестно, а не в целях конкуренции с правообладателем товарного знака, то при возникновении доменного спора суд может вынести решение в пользу администратора домена.

Способы проверки

Проверить товарный знак можно несколькими способами:

• Самостоятельно, используя поисковую систему «Роспатента». Проверка включает в себя 2 основных этапа: поиск по ключевым словам и анализ на сходство до степени смешения. Список найденных похожих знаков может включать несколько тысяч позиций. Для поиска по комбинированным и изобразительным товарным знакам (состоящим из картинки, логотипа) нужно вручную проверить все знаки по соответствующим классам МКТУ, учитывая однородность товаров и услуг.
• Заказать платную услугу в самом «Роспатенте». Специалист патентного ведомства сам выполнит поисковые запросы по государственным реестрам. Результатом проверки будет список регистраций противопоставленных знаков. Недостатком такого способа проверки является то, что эксперт не проводит анализ, а отчет о поиске – это не гарантия успешной регистрации, а всего лишь статистические данные. Стоимость такой услуги также достаточно высока – за проверку по всем классам МКТУ для словесного знака в течение 20 дней нужно уплатить 47 200 рублей. Если поиск необходимо выполнить в более короткие сроки, то стоимость значительно возрастает. Например, за 3 дня – 283 200 рублей.
• С помощью услуг патентных поверенных. Патентные поверенные – это юристы, которые проходят государственную аттестацию в «Роспатенте» для получения права оказывать услуги по регистрации интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков.

Патентное бюро Ezybrand

Патентные поверенные Ezybrand обладают высокой квалификацией и опытом работы по регистрации товарных знаков. К преимуществам проверки бренда в нашем патентном бюро относятся:

• Мы проверяем торговую марку не только по государственным реестрам, но и на соответствие всем остальным требованиям законодательства.
• Сжатые сроки – подача заявки за 1 день, полная проверка – 3-5 дней.
• Невысокая стоимость услуги – полная проверка от 15 тыс. руб., а экспресс-проверка – бесплатно.
• В отчете о поиске патентный поверенный оформляет аналитическую часть – дает оценку вероятности успешной регистрации и рекомендации по ее повышению, доработке товарного знака.
• Экономия на патентных пошлинах 30% за подачу заявки в электронной системе документооборота. В сумме для регистрации 1 товарного знака снижение расходов составляет от 10 000 рублей и более.

Узнать подробнее о проверке и регистрации товарного знака.

Что делать, если найдены похожие товарные знаки?

Если при проверке по реестрам будут обнаружены похожие товарные знаки, то есть несколько вариантов:

• Придумать другой товарный знак или доработать существующий так, чтобы он отличался от противопоставленного бренда. Сколько букв нужно изменить, чтобы знак стал уникальным? Экспертиза «Роспатента» в первую очередь оценивает общее впечатление, которое создает ваше обозначение. И если оно совпадает с другим зарегистрированным товарным знаком, то не имеет значения, как много совпадает букв (символов, или элементов в логотипе). После доработки нужно заново сделать проверку, так как могут быть найдены другие похожие знаки.
• Запросить письменное разрешение у правообладателя на регистрацию вашего знака. Оно прикладывается к заявке в «Роспатент» и учитывается экспертизой.
• Сузить перечень классов МКТУ в заявке – убрать те из них, по которым обнаружены другие товарные знаки, препятствующие регистрации.
• Заключить лицензионный договор с правообладателем, по которому он официально разрешает использование своего товарного знака на определенных условиях. Такой договор также должен быть зарегистрирован в «Роспатенте», иначе сделка считается несостоявшейся.
• Предложить правообладателю продать его товарный знак. Вполне возможно, что он уже не использует бренд в своей деятельности. Договор отчуждения, так же, как и лицензия, подлежит обязательной регистрации в «Роспатенте». Если правообладатель откажется, то можно досрочно аннулировать знак в судебном порядке, при условии, что неиспользование длится более 3 лет. Доказывать фактическое использование товарного знака должен его владелец, а не лицо, заинтересованное в аннулировании. После аннулирования можно будет подать собственную заявку на регистрацию похожего или такого же знака для своего бизнеса.

В более редких случаях применяется оспаривание регистрации мешающего товарного знака в Палате по патентным спорам. Целью такого способа также является аннулирование правовой охраны для устранения препятствий при регистрации своей торговой марки. Оспаривание возможно в том случае, если регистрация мешающего товарного знака была проведена с нарушениями законодательства.

Патентные поверенные Ezybrand помогут вам сделать комплексную проверку вашего товарного знака на возможность его регистрации в «Роспатенте». Это гарантирует успешное прохождение государственной экспертизы в 98% случаев. Вы можете также выбрать другие опции: провести такую проверку самостоятельно и заказать только оформление заявки или полное юридическое сопровождение в «Роспатенте».

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!