Предварительный и окончательный отказ при регистрации товарного знака

Ни один заявитель не застрахован на 100% от отказа в регистрации товарного знака. Это связано с тем, что некоторые критерии, которым должен соответствовать бренд, предполагают субъективную оценку специалиста «Роспатента». Но получение уведомления об отказе еще не значит, что все потеряно. В некоторых случаях, например, если вашей заявке будут противопоставлены похожие товарные знаки, можно отстоять свою мнение и в конце концов пройти регистрацию. О том, как это сделать и можно ли вернуть госпошлины при отказе, рассказано в этой статье.

Причины отказа

Среди всех причин, по которым «Роспатент» отклоняет заявки на товарные знаки, можно выделить 2 больше группы:

1. Основания для предварительного отказа, когда у заявителя еще есть возможность предоставить свои доводы экспертизе и преодолеть препятствия для регистрации.
2. Основания для окончательного отказа, когда никакие доводы уже не принимаются, а делопроизводство по заявке прекращается полностью. Однако и в этом случае есть последний шанс для вашего товарного знака: иногда отказ можно оспорить в Палате по патентным спорам (ППС). А если ППС также вынесет отрицательное решение, то дело может быть пересмотрено в Суде по интеллектуальным правам.

Когда выносится окончательный отказ

Ко второй группе причин, по которым выносится окончательный отказ, относятся:

• Несоответствие нормам морали, например, использование в товарном знаке нецензурных слов, образов или названий, которые могут восприниматься какой-то группой потребителей в оскорбительном контексте.
• Нарушение норм общественного порядка, например, названия или изображения, которые могут дискредитировать государственную власть или ухудшают имидж страны в целом.

Пример. В 2022 г. экспертиза «Роспатента» вынесла окончательный отказ в регистрации товарного знака «Street Prikid» по заявке №2021730554.

Эксперт патентного ведомства посчитал, что слово «PRIKID», в русской транслитерации «прикид», является жаргонным. Регистрация такого названия противоречит общественным интересам (п. 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ).

Заявитель подал возражение в Палату по патентным спорам и привел свои аргументы: словесный элемент «прикид» в толковом словаре Ожегова С.И. не имеет неприличного значения, а в других источниках он характеризуется как молодежный сленг, а не жаргонный. Следовательно, это слово не имеет оскорбительную или непристойную коннотацию. В пример были приведены другие зарегистрированные товарные знаки – «CLEVUYPRIKID» (свидетельство №761655), «FITPRIKID» (свидетельство №789163).

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание эти доводы и отменила отказ «Роспатента». Товарный знак «Street Prikid» был зарегистрирован.

Совпадение с другими товарными знаками

Наиболее распространенная причина для предварительного отказа – это совпадение с теми знаками, которые были зарегистрированы ранее. Причем это может быть не дословное совпадение, а частичное, так называемое сходство до степени смешения.

Например, в 2022 году «Роспатент» отказал в регистрации словесного знака «DALUMAB» по заявке №2021728748 по 5 классу МКТУ (международному классификатору товаров и услуг), так как в этом классе уже есть похожие знаки «DALIMAG» и «DAZLUMA».

,bnrjrкурс

Такие заявки обладают приоритетом, то есть преимуществом – правовая охрана товарному знаку предоставляется с момента подачи документов в «Роспатент». Поэтому важно как можно быстрее сделать это после проверки, чтобы закрепить за собой приоритет. Иногда заявителю не удается зарегистрировать свой бренд из-за того, что другой предприниматель опередил его буквально на 1-2 дня.

Что можно сделать при отказе

Решение о предварительном отказе по результатам экспертизы направляется заявителю в виде уведомления, в котором эксперт указывает мотивы такого отказа. Вам предложат предоставить свои доводы. Их нужно направить в «Роспатент» не позднее 6 месяцев. Этот срок отсчитывается от даты направления уведомления.

Если экспертизой установлено нарушение формальных правил (ошибки в оформлении, несоответствие данных о юридическом лице или ИП), то дополнительные или исправленные документы должны быть направлены заявителем не позже 2-3 месяцев. Точный срок указывается в самом уведомлении.

Для преодоления предварительного отказа можно предпринять следующие действия:

• Получить письменное разрешение на регистрацию своего бренда от владельца противопоставленного товарного знака, сходного с вашим. Если удастся убедить его путем переговоров, что ваша деятельность не будет конкурировать, то вполне возможно, что он согласится. Это разрешение нужно приобщить к материалам заявки, направив в виде ответа на уведомление об отказе в регистрации. Согласие, полученное от правообладателя, не может быть им отозвано, то есть если он передумает, то ваш знак уже не потеряет правовую охрану. Если переговоры затянулись, и вы не успеваете получить разрешение, то можно направить в «Роспатент» ходатайство о продлении срока подачи недостающих документов до 6 месяцев, оплатив пошлину 2 000 рублей.
• Выкупить права на противопоставленный товарный знак по договору отчуждения. Если его владелец не использует это обозначение в коммерческой деятельности, то он может быть заинтересован в продаже. Договор отчуждения нужно будет зарегистрировать в «Роспатенте» – одновременно в госреестре будет зафиксирован новый владелец товарного знака.
• Если ваш знак пересекается с другим только по части товаров/услуг, указанных в заявке, то можно ограничить свой перечень МКТУ. Существование одинаковых товарных знаков в разных сферах предпринимательской деятельности не противоречит закону. Однако нужно помнить о том, что это ограничивает применение вашего бренда для исключенных классов товаров/услуг.

Провести анализ двух похожих товарных знаков, составить аргументированные доводы в свою пользу и оформить необходимые ходатайства можно с помощью патентных поверенных бюро Ezybrand, оставить заявку на получение бесплатной консультации можно по ссылке.

Изменить сам товарный знак кардинальным образом не получится – это не разрешается регламентами «Роспатента». Если, например, вы хотите полностью заменить какой-то элемент, то придется подавать новую заявку.

Пример преодоления отказа. Оспаривание решений «Роспатента» в Палате по патентным спорам – это обычная практика. Так, например, в 2020 году была подана заявка №2020770498 на товарный знак «Life Hug». Экспертиза признала его фонетическое (звуковое) сходство с ранее зарегистрированным знаком «LIFEHACK» по свидетельству №816193.

Заявитель подал возражение в ППС. В качестве аргументов он привел разное смысловое значение двух товарных знаков: в переводе с английского «Life Hug» означает объятия жизни, а «LIFEHACK» – лайфхак, маленькая хитрость.

Также заявителем получено письмо-согласие от правообладателя товарного знака «LIFEHACK», что он не против регистрации. Коллегия ППС учла эти доводы и отменила отказ «Роспатента».

Другие причины для предварительного отказа

В уведомлении о предварительном отказе, которое «Роспатент» направляет заявителям, могут быть указаны и другие причины:

• Ошибки, которые выявлены в ходе формальной экспертизы. Чаще всего это несоответствие данных в заявке и в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), неправильно рассчитанный размер пошлин или неточные формулировки в перечне товаров/услуг по международному классификатору. Подробнее о таких ошибках и о том, как их устранить, можно прочитать здесь.
• В товарном знаке есть неохраняемые элементы, но они не указаны в заявке. Если они не занимают доминирующее положение в обозначении, то знак еще можно «спасти». В противном случае потребуется новая подача заявки.
• В товарном знаке присутствуют названия или изображения объектов авторского права, имена известных лиц. В этом случае есть только один выход – получить от них письменное согласие.
• В товарном знаке есть названия или изображения государственной символики, природных, культурных памятников, охраняемых государством. Для таких знаков необходимо разрешение от соответствующих органов, но его получение для коммерческой организации маловероятно.
• Товарный знак вводит в заблуждение. Чаще всего это происходит при использовании названий географических объектов. Например, компания регистрирует товарный знак «Елецкие просторы» (используется название города Елец) для алкогольных напитков, а производство находится в другом городе. Чаще всего оспорить решение «Роспатента» по таким заявкам не удается.

Подробнее о причинах для отказа в регистрации с примерами можно прочитать здесь.

Оспаривание в Палате по патентным спорам

Заявитель имеет право оспорить решение «Роспатента» в Палате по патентным спорам как при предварительном, так и при окончательном отказе в регистрации. Для этого нужно подать возражение в ППС и оплатить пошлину за его рассмотрение в размере 9 000 рублей.

В возражении должны быть указаны:

• № заявления, по которому вынесен отказ в регистрации;
• сведения о заявителе;
• контактные данные (почтовый адрес или e-mail);
• доводы, на которых основывается возражение;
• платежные данные.

К ходатайству прикладываются:

• документы, которые подтверждают ваши доводы;
• доверенность на имя представителя, если возражение подает не лично заявитель;
• копия платежного документа, подтверждающего оплату пошлины за рассмотрение возражения;
• документы в электронном виде в формате pdf, если ходатайство направлено на бумажном носителе.

Подать возражение можно на бумажном носителе в само ведомство, по почте или в электронном формате в личном кабинете на официальном сайте патентного ведомства. Его нужно отправить не позднее 4 месяцев после получения решения «Роспатента» об отказе в регистрации.

Заявитель по желанию может участвовать в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, которая будет рассматривать его возражение, удаленно в режиме видеоконференции. Для участия нужно подать дополнительное ходатайство, не менее чем за 15 дней до проведения заседания, о котором заявитель уведомляется заранее. Во время заседания можно привести дополнительные доводы в свою защиту.

Как вернуть пошлины

Отказ в регистрации товарного знака производится на основании результатов проведенной экспертизы. Согласно Положению о пошлинах, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 941 от 10.12.2008 г., платежи взимаются за все виды юридически значимых действий.

К основным юридически значимым действиям, которые осуществляются с товарными знаками, относятся:

• регистрация заявки и проведение формальной экспертизы;
• основная экспертиза (по существу);
• регистрация знака в государственном реестре и выдача свидетельства.

Так как экспертиза товарного знака относится к таким действиям независимо от того, к какому решению пришли эксперты (о регистрации или об отказе), то уплаченные пошлины не возвращаются (п.6 вышеуказанного Положения).

Исключение составляют 3 случая:

• Если вы уплатили пошлины в большем размере, чем это было нужно. Излишне уплаченные средства можно вернуть по ходатайству.
• Если вы направили заявление об отзыве заявки (прекращение делопроизводства) до проведения экспертизы.
• Если вы уплатили сразу все пошлины, в том числе за регистрацию в реестре и выдачу свидетельства, а экспертиза по существу вынесла отказ. В данном случае юридически значимое действие по внесению знака в реестр не совершалось, поэтому платеж можно вернуть.

Для возврата платежа нужно оформить ходатайство и направить его на имя главного бухгалтера «Роспатента» почтой или предоставить непосредственно в ведомство. В документе указывают банковские реквизиты для перевода денежных средств. Также к ходатайству прикладывают копию платежного поручения или квитанции, подтверждающей оплату госпошлины. Деньги поступят на счет в течение 1 месяца после поступления ходатайства в патентное ведомство.

Денежные средства можно не только вернуть, но и направить на оплату других услуг «Роспатента», например, если вы подали еще одну заявку. Для этого также нужно направить ходатайство.

Получить обратно или перезачесть денежные средства можно в течение 3 лет после оплаты пошлин.

Как видно из вышеприведенных примеров, существует множество способов для преодоления отказа в регистрации. Патентные поверенные бюро Ezybrand помогут вам справиться с этой задачей и получить государственное свидетельство на свой товарный знак. Самое лучшее же, что можно сделать для предотвращения таких ситуаций, – это проверить свой товарный знак заранее. Оспаривание решений «Роспатента» в Палате по патентным спорам может занять несколько месяцев, экспертиза товарного знака – до 18 месяцев, а рассмотрение дополнительных документов по запросам экспертизы – до 2 месяцев. Правильная подготовка заявки позволяет сократить общий срок регистрации всего до 4-6 месяцев.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!