Предварительный и окончательный отказ при регистрации товарного знака

Ни один заявитель не застрахован на 100% от отказа в регистрации товарного знака. Это связано с тем, что некоторые критерии, которым должен соответствовать бренд, предполагают субъективную оценку специалиста Роспатента. Но получение уведомления об отказе еще не значит, что все потеряно. В некоторых случаях, например, если вашей заявке будут противопоставлены похожие товарные знаки, можно отстоять свою мнение и в конце концов пройти регистрацию. О том, как это сделать и можно ли вернуть госпошлины при отказе, рассказано в этой статье.

Причины отказа

Среди всех причин, по которым Роспатент отклоняет заявки на товарные знаки, можно выделить 2 больше группы:

1. Основания для предварительного отказа, когда у заявителя еще есть возможность предоставить свои доводы экспертизе и преодолеть препятствия для регистрации.
2. Основания для окончательного отказа, когда никакие доводы уже не принимаются, а делопроизводство по заявке прекращается полностью. Однако и в этом случае есть последний шанс для вашего товарного знака: иногда отказ можно оспорить в Палате по патентным спорам (ППС). А если ППС также вынесет отрицательное решение, то дело может быть пересмотрено в Суде по интеллектуальным правам.

Когда выносится окончательный отказ

Ко второй группе причин, по которым выносится окончательный отказ, относятся:

• Несоответствие нормам морали, например, использование в товарном знаке нецензурных слов, образов или названий, которые могут восприниматься какой-то группой потребителей в оскорбительном контексте.
• Нарушение норм общественного порядка, например, названия или изображения, которые могут дискредитировать государственную власть или ухудшают имидж страны в целом.

Пример. В 2022 г. экспертиза Роспатента вынесла окончательный отказ в регистрации товарного знака «Street Prikid» по заявке №2021730554.

Эксперт патентного ведомства посчитал, что слово «PRIKID», в русской транслитерации «прикид», является жаргонным. Регистрация такого названия противоречит общественным интересам (п. 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ).

Заявитель подал возражение в Палату по патентным спорам и привел свои аргументы: словесный элемент «прикид» в толковом словаре Ожегова С.И. не имеет неприличного значения, а в других источниках он характеризуется как молодежный сленг, а не жаргонный. Следовательно, это слово не имеет оскорбительную или непристойную коннотацию. В пример были приведены другие зарегистрированные товарные знаки – «CLEVUYPRIKID» (свидетельство №761655), «FITPRIKID» (свидетельство №789163).

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание эти доводы и отменила отказ Роспатента. Товарный знак «Street Prikid» был зарегистрирован.

Совпадение с другими товарными знаками

Наиболее распространенная причина для предварительного отказа – это совпадение с теми знаками, которые были зарегистрированы ранее. Причем это может быть не дословное совпадение, а частичное, так называемое сходство до степени смешения.

Например, в 2022 году Роспатент отказал в регистрации словесного знака «DALUMAB» по заявке №2021728748 по 5 классу МКТУ (международному классификатору товаров и услуг), так как в этом классе уже есть похожие знаки «DALIMAG» и «DAZLUMA».

Такие заявки обладают приоритетом, то есть преимуществом – правовая охрана товарному знаку предоставляется с момента подачи документов в Роспатент. Поэтому важно как можно быстрее сделать это после проверки, чтобы закрепить за собой приоритет. Иногда заявителю не удается зарегистрировать свой бренд из-за того, что другой предприниматель опередил его буквально на 1-2 дня.

// Бесплатная консультация

Уникален ли ваш бренд? Узнайте бесплатно!

Неуверенность в том, что ваш бренд уникален и не нарушает чужих прав, может стать препятствием для его развития и защиты. Ошибки в выборе классов или незнание ситуации с товарным знаком могут привести к отказу в регистрации, финансовым потерям или даже судебным претензиям.

С нашим 10-летним опытом и проверкой более 30 000 наименований мы поможем вам избежать рисков и повысить шансы на успешную регистрацию до 99,8%.

Пройдите бесплатное исследование, чтобы узнать, возможно ли зарегистрировать ваш бренд и не нарушает ли он права других предпринимателей. Напишите в мессенджер, и наш специалист (не бот!) свяжется с вами, чтобы обсудить все детали.

Проверить бренд

Whatsapp Telegram

Консультацию получили 20471 человек

Ольга Бондарева

Патентный поверенный, управляющий партнер

Важные новости для бизнеса, кейсы наших специалистов, обзор интересных дел по интеллектуальному праву в Telegram канале. Подпишитесь!

Что можно сделать при отказе

Решение о предварительном отказе по результатам экспертизы направляется заявителю в виде уведомления, в котором эксперт указывает мотивы такого отказа. Вам предложат предоставить свои доводы. Их нужно направить в Роспатент не позднее 6 месяцев. Этот срок отсчитывается от даты направления уведомления.

Если экспертизой установлено нарушение формальных правил (ошибки в оформлении, несоответствие данных о юридическом лице или ИП), то дополнительные или исправленные документы должны быть направлены заявителем не позже 2-3 месяцев. Точный срок указывается в самом уведомлении.

Для преодоления предварительного отказа можно предпринять следующие действия:

• Получить письменное разрешение на регистрацию своего бренда от владельца противопоставленного товарного знака, сходного с вашим. Если удастся убедить его путем переговоров, что ваша деятельность не будет конкурировать, то вполне возможно, что он согласится. Это разрешение нужно приобщить к материалам заявки, направив в виде ответа на уведомление об отказе в регистрации. Согласие, полученное от правообладателя, не может быть им отозвано, то есть если он передумает, то ваш знак уже не потеряет правовую охрану. Если переговоры затянулись, и вы не успеваете получить разрешение, то можно направить в Роспатент ходатайство о продлении срока подачи недостающих документов до 6 месяцев, оплатив пошлину 3 000 рублей.
• Выкупить права на противопоставленный товарный знак по договору отчуждения. Если его владелец не использует это обозначение в коммерческой деятельности, то он может быть заинтересован в продаже. Договор отчуждения нужно будет зарегистрировать в Роспатенте – одновременно в госреестре будет зафиксирован новый владелец товарного знака.
• Если ваш знак пересекается с другим только по части товаров/услуг, указанных в заявке, то можно ограничить свой перечень МКТУ. Существование одинаковых товарных знаков в разных сферах предпринимательской деятельности не противоречит закону. Однако нужно помнить о том, что это ограничивает применение вашего бренда для исключенных классов товаров/услуг.

Провести анализ двух похожих товарных знаков, составить аргументированные доводы в свою пользу и оформить необходимые ходатайства можно с помощью патентных поверенных бюро Ezybrand, оставить заявку на получение бесплатной консультации можно по ссылке.

Изменить сам товарный знак кардинальным образом не получится – это не разрешается регламентами Роспатента. Если, например, вы хотите полностью заменить какой-то элемент, то придется подавать новую заявку.

Другие причины для предварительного отказа

В уведомлении о предварительном отказе, которое Роспатент направляет заявителям, могут быть указаны и другие причины:

• Ошибки, которые выявлены в ходе формальной экспертизы. Чаще всего это несоответствие данных в заявке и в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), неправильно рассчитанный размер пошлин или неточные формулировки в перечне товаров/услуг по международному классификатору. Подробнее о таких ошибках и о том, как их устранить, можно прочитать здесь.
• В товарном знаке есть неохраняемые элементы, но они не указаны в заявке. Если они не занимают доминирующее положение в обозначении, то знак еще можно «спасти». В противном случае потребуется новая подача заявки.
• В товарном знаке присутствуют названия или изображения объектов авторского права, имена известных лиц. В этом случае есть только один выход – получить от них письменное согласие.
• В товарном знаке есть названия или изображения государственной символики, природных, культурных памятников, охраняемых государством. Для таких знаков необходимо разрешение от соответствующих органов, но его получение для коммерческой организации маловероятно.
• Товарный знак вводит в заблуждение. Чаще всего это происходит при использовании названий географических объектов. Например, компания регистрирует товарный знак «Елецкие просторы» (используется название города Елец) для алкогольных напитков, а производство находится в другом городе. Чаще всего оспорить решение Роспатента по таким заявкам не удается.

Оспаривание в Палате по патентным спорам

Заявитель имеет право оспорить решение Роспатента в Палате по патентным спорам как при предварительном, так и при окончательном отказе в регистрации. Для этого нужно подать возражение в ППС и оплатить пошлину за его рассмотрение в размере 9 000 рублей.

В возражении должны быть указаны:

• № заявления, по которому вынесен отказ в регистрации;
• сведения о заявителе;
• контактные данные (почтовый адрес или e-mail);
• доводы, на которых основывается возражение;
• платежные данные.

К ходатайству прикладываются:

• документы, которые подтверждают ваши доводы;
• доверенность на имя представителя, если возражение подает не лично заявитель;
• копия платежного документа, подтверждающего оплату пошлины за рассмотрение возражения;
• документы в электронном виде в формате pdf, если ходатайство направлено на бумажном носителе.

Подать возражение можно на бумажном носителе в само ведомство, по почте или в электронном формате в личном кабинете на официальном сайте патентного ведомства. Его нужно отправить не позднее 4 месяцев после получения решения Роспатента об отказе в регистрации.

Заявитель по желанию может участвовать в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, которая будет рассматривать его возражение, удаленно в режиме видеоконференции. Для участия нужно подать дополнительное ходатайство, не менее чем за 15 дней до проведения заседания, о котором заявитель уведомляется заранее. Во время заседания можно привести дополнительные доводы в свою защиту.

Как вернуть пошлины

К основным юридически значимым действиям, которые осуществляются с товарными знаками, относятся:

• регистрация заявки и проведение формальной экспертизы;
• основная экспертиза (по существу);
• регистрация знака в государственном реестре и выдача свидетельства.

Так как экспертиза товарного знака относится к таким действиям независимо от того, к какому решению пришли эксперты (о регистрации или об отказе), то уплаченные пошлины не возвращаются (п.6 вышеуказанного Положения).

Исключение составляют 3 случая:

• Если вы уплатили пошлины в большем размере, чем это было нужно. Излишне уплаченные средства можно вернуть по ходатайству.
• Если вы направили заявление об отзыве заявки (прекращение делопроизводства) до проведения экспертизы.
• Если вы уплатили сразу все пошлины, в том числе за регистрацию в реестре и выдачу свидетельства, а экспертиза по существу вынесла отказ. В данном случае юридически значимое действие по внесению знака в реестр не совершалось, поэтому платеж можно вернуть.

Для возврата платежа нужно оформить ходатайство и направить его на имя главного бухгалтера Роспатента почтой или предоставить непосредственно в ведомство. В документе указывают банковские реквизиты для перевода денежных средств. Также к ходатайству прикладывают копию платежного поручения или квитанции, подтверждающей оплату госпошлины. Деньги поступят на счет в течение 1 месяца после поступления ходатайства в патентное ведомство.

Денежные средства можно не только вернуть, но и направить на оплату других услуг Роспатента, например, если вы подали еще одну заявку. Для этого также нужно направить ходатайство.

Получить обратно или перезачесть денежные средства можно в течение 3 лет после оплаты пошлин.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!