Сколько денег можно взыскать с нарушителя прав на товарный знак?
Необходимость определения ущерба и размера компенсации возникает при подготовке судебных исков, при внесудебном урегулировании споров, а также для квалификации правонарушения в рамках уголовных процессов. Компенсация и покрытие убытков должны быть разумными. Хотя по закону можно требовать компенсацию до 5 миллионов рублей, это не всегда оправданно именно для потерпевшей стороны. Рассказываем в этой статье, почему важно правильно и точно оценить экономический ущерб.
Что можно получить с нарушителя
Государственное свидетельство на товарный знак дает монопольное право на использование его владельцу. По статье 1515 Гражданского кодекса правообладатель может потребовать от нарушителя возмещение убытков или выплату компенсации (по своему выбору), для чего нужно обратиться в суд.
Однако владельцы товарных знаков часто сами усложняют процесс защиты своих прав в суде, так как неправильно составляют исковое заявление или в нем отсутствуют обоснованные претензии. Идя в суд, нужно быть готовым доказать свое право на бренд, четко и грамотно обосновав свои требования.
Так, например, нередко можно встретить в судебной практике, что предприниматель указывает в иске причинение морального вреда в виде нравственных страданий и требует выплатить денежную компенсацию указанного вреда, а суд, естественно, отказывает в этом. Причина в том, что компенсация за моральный вред по статье 151 ГК РФ не предусмотрена при нарушении исключительных прав на товарный знак. Так как спор носит имущественный характер, то расчет и взыскание компенсации производятся совершенно по-другому.
Иск должен быть предъявлен от имени правообладателя. Например, если владелец товарного знака по государственному свидетельству – ООО, а его директор хочет получить возмещение за ущерб и подает иск как физическое лицо, то ничего не получится.
Другая распространенная ошибка – требовать сразу и выплату компенсации, и возмещение убытков. По п.3 статьи 1252 ГК РФ такое не допускается, нужно выбрать только один вид выплаты. Самым востребованным способом защиты является взыскание компенсации, так как убытки еще нужно обосновать, а вот компенсацию можно получить в любом случае, если только доказан факт правонарушения.
Ущерб и упущенная выгода
Убытки, причиненные владельцу интеллектуальной собственности, можно рассматривать с двух сторон:
- Ущерб. В общем гражданском праве это расходы, которые правообладатель должен понести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб). Однако причинение ущерба владельцу товарного знака вряд ли возможно, так как нарушитель не завладевает чужим имуществом в буквальном смысле.
- Упущенная выгода, под которой понимают недополученные доходы, которые правообладатель мог получить, если бы его право не было нарушено. Для оценки упущенной выгоды нужно использовать объективные критерии. Например, размер прибыли, которую правообладатель мог получить, если бы на рынке не появился контрафакт.
Нужно учитывать, что суд не занимается расследованием преступления. Решение суда зависит от того, насколько убедительными будут аргументы пострадавшего и нарушителя. Поэтому ответчик должен подготовить все доказательства заранее.
Бремя доказывания убытков возлагается судами на истца (владельца товарного знака), а бремя доказывания отсутствия вины – на ответчика. Требование о полном возмещении причиненных убытков установлено статьей 15 ГК РФ. Если нарушитель сможет доказать, что причинение вреда произошло не по его вине, то его могут освободить от возмещения вреда.
Кроме того, для привлечения к гражданско-правовой ответственности истец должен доказать причинно-следственную связь между нарушением его прав и убытками. Если он не сможет это сделать, то возмещения ущерба не будет.
На практике ущерб определяется как количество реализованной и нереализованной контрафактной продукции, помноженной на стоимость оригинального товара. Либо как стоимость оказанных услуг за определенный период времени, если нарушение на товарный знак произошло в сфере услуг. Определить точный размер убытков – задача непростая, так как нарушители не горят желанием делиться бухгалтерской информацией.
Если нарушитель продавал контрафактную продукцию по ценам ниже оригинальной, то размер упущенной выгоды тоже можно рассчитать по розничной стоимости оригинального товара. Если бы нарушения не было, то правообладатель увеличил бы свою имущественную массу пропорционально не реализованной по вине ответчика оригинальной продукции.
Если ответчик не согласен с методикой расчета убытков, которую правообладатель предоставил в суд, то он должен привести опровергающие доказательства. Если он не сможет это сделать, то суд не снизит выплату.
Пример судебного дела о возмещении убытков
Американская компания «Harman International Industries, Incorporated» зарегистрировала на территории России свой товарный знак «JBL». В 2020 году правообладатель обнаружил, что в одном из сочинских торговых центров продаются портативные музыкальные колонки, маркированные брендом «JBL». Продавцом является индивидуальный предприниматель, который не заключал лицензию с компанией.
Правообладатель обратился в Отдел исполнения административного законодательства УВД по городу Сочи. При проведении проверки инспектор УВД и капитан полиции в присутствии представителя «Harman International Industries» составили протокол об административном правонарушении и изъяли контрафактный товар – 27 музыкальных колонок. Стоимость оригинального товара составляла 8 тысяч рублей за 1 шт., что подтверждается официальной информацией, полученной от дистрибьютера «Harman International Industries».
Арбитражный суд по иску от УВД привлек к административной ответственности ИП и взыскал с него штраф в государственный бюджет в размере 50 тысяч рублей с конфискацией контрафактных товаров, маркированных знаком «JBL».
После этого правообладатель обратился с иском в суд о взыскании возмещения за ущерб в размере 216 тысяч рублей. Эта сумма была рассчитана как цена оригинальных колонок, актуальная на дату изъятия контрафакта, умноженная на количество товара. Суд удовлетворил исковые требования, а нарушителю за 8 контрафактных колонок в общей сложности пришлось выплатить 266 тысяч рублей + судебные расходы (судебное дело № А33-28129/2021).
Денежная компенсация
Гораздо проще взыскать с нарушителя денежную компенсацию:
- Если невозможно точно определить ущерб или упущенную выгоду, компенсация все равно будет выплачена.
- Размер компенсации может быть гораздо больше – по закону от 10 тысяч рублей до 5 млн. рублей. Она может быть рассчитана тремя способами по желанию правообладателя.
- Необязательно обращаться в полицию для фиксирования партии контрафакта и расчета ущерба. Не нужны бухгалтерские документы, которые находятся под контролем нарушителя. Достаточно того, что нарушитель предлагает к продаже контрафакт, например, на своем сайте или на маркетплейсе. Нотариально заверенный скриншот веб-страниц и будет доказательством.
Как показывает судебная статистика, более 90% дел связаны именно с выплатой денежной компенсации, а не с возмещением ущерба. Это обусловлено тем, что во многих случаях неизвестен точный размер причиненных убытков: отдельные факты незаконного использования товарного знака не позволяют выявить наличие всей системы нарушений. Трудно установить, сколько потенциальных покупателей легальной продукции приобрели контрафакт и каков общий размер недополученной прибыли.
Расчет компенсации делают одним из 3 способов:
- в твердой сумме от 10 тыс. руб. до 5 млн. рублей;
- по двойной стоимости контрафактных товаров, как при возмещении ущерба, но в этом случае не нужно доказывать этот фактический ущерб;
- по двойной стоимости лицензионного договора, который заключается при правомерном использовании товарного знака.
Досудебная претензия
Компенсация взыскивается только в судебном порядке, однако стороны могут договориться еще до суда.
Одна из типичных ошибок предпринимателей – сразу обращаться в суд. По статье 1252 ГК РФ, если стороны спора – ИП и/или юридические лица, то обязательно нужно направить досудебную претензию на юридический адрес нарушителя. Иначе суд не будет рассматривать иск, так как не соблюден досудебный порядок.
О том, как оформить досудебную претензию, можно прочитать здесь.
В досудебной претензии правообладатель может указать компенсацию, которую он желает получить. Астрономическую сумму требовать не имеет смысла: в этом случае оппонент проигнорирует претензию, а суд снизит ее размер до разумной и справедливой величины.
Стороны спора могут договориться между собой на какой-то сумме, подписать соглашение о выплате компенсации и на этом конфликт закончится. Оформление письма-претензии и переписку с нарушителем можно поручить патентному поверенному. Если стороны пришли к соглашению, то повторно взыскать компенсацию через суд не получится.
Фиксированная сумма
Минимальный уровень денежной компенсации в твердой сумме – 10 тысяч рублей. Суд не вправе взыскивать за нарушение прав на товарный знак меньше этого установленного предела, даже если контрафактный товар стоит гораздо меньше.
Пример. Испанская компания «IMC toys» обратилась в 2022 г. с исковым заявлением против индивидуального предпринимателя. В его магазине продавались контрафактные игрушки, маркированные товарным знаком компании. В качестве доказательства была произведена контрольная закупка одной куклы на сумму 330 рублей, зафиксированная на видеозаписи. Истец также предоставил в суд кассовый чек. Размер требуемой компенсации был минимальным – 10 тысяч рублей и суд взыскал ее.
Однако ответчик обратился в апелляционный суд, чтобы оспорить это решение. Он указал на чрезмерность и необоснованность этой суммы, так как игрушка стоит гораздо дешевле. Также он обратил внимание, что в России был принят указ о специальных экономических мерах в связи недружественными действиями западных стран, а испанская компания злоупотребляет своим правом. Но апелляция отклонила данный иск и оставила решение первой инстанции в силе (дело № А51-8573/2022).
Правообладатель может указать в иске любую сумму, вплоть до 5 млн. рублей. И некоторые советуют писать по максимуму, «а там – как суд решит». На самом деле этого делать не стоит по одной простой причине: за рассмотрение иска нужно платить государственную пошлину, а ее размер прямо зависит от суммы иска. Если спор будет проигран, то выплачивать эту пошлину придется правообладателю товарного знака. Иногда оплата госпошлины по таким делам наносит больший ущерб, чем само правонарушение.
Кроме того, несмотря на свободу выбора размера компенсации (вернее, на ее большой диапазон), суд все равно потребует обоснование или может снизить ее исходя из представленных сторонами доказательств. Он будет также учитывать смягчающие обстоятельства, на которые может указать нарушитель.
Например, если это ИП и нарушение прав на товарный знак произошло однократно, у предпринимателя есть иждивенцы, то суд может снизить планку до 10-20 тысяч рублей. А если ИП впервые привлекается к административной ответственности, то взыскать не штраф, а только выдать предупреждение. Поэтому обращаться в суд при заведомо мелком нарушении прав не имеет смысла.
Если же правонарушение совершено юридическим лицом, товарный знак обладает большой известностью, контрафакт изготовлен самим нарушителем, а не третьими лицами, то есть это не просто перепродажа китайского контрафакта или случайное использование бренда на вывеске, незаконное использование товарного знака длится уже несколько лет, нарушена деловая репутация правообладателя, налицо вероятные имущественные потери правообладателя, то сумма иска может быть гораздо выше. Средний чек по таким делам – 500 тысяч рублей и более. Чем лучше обоснует свои требования истец, тем больше будет взыскана сумма компенсации.
Пример завышенных требований
Директор одного новосибирского ООО обратился в 2022 году в суд против индивидуального предпринимателя с требованиями выплатить сразу несколько компенсаций. Суть претензий заключалась в том, что истец приобрел табачные изделия за свой счет, передал их по счет-фактуре в ООО, затем они были похищены другими лицами, а ИП фактически реализовывал их в своей торговой точке (соответственно, нарушал права на товарный знак истца). Сам ответчик даже не участвовал в хищении: индивидуальный предприниматель закупал товар у разных поставщиков на рынке и не заключал договор с истцом.
Заявленная компенсация по иску:
- ущерб, причиненный в результате утраты товара – 3,9 миллиона рублей;
- ущерб по внереализационным расходам – 52,6 миллиона рублей;
- за моральный вред – 10 миллионов рублей;
- за ущерб, нанесенный деловой репутации – 5 миллионов рублей;
- возмещение затрат за нанесение вреда здоровью истца – 20 миллионов рублей.
В общей сумме иск более чем на 90 миллионов рублей.
В процессе судебного разбирательства оказалось, что товарный знак истца вообще зарегистрирован для других видов товаров, а не для табачной продукции. Таким образом, отсутствует смешение однородных товаров.
Истец также не предоставил в суд доказательства приобретения контрафакта в торговой точке ответчика, не сделал контрольную закупку. Есть только фотографии, на которых отсутствует обозначение истца. По ним невозможно определить место, в котором сделаны фотоснимки.
Таким образом, факт нарушения прав на товарный знак не установлен. Суд отклонил исковые требования, а с истца взыскано 200 тысяч рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета (судебное дело № А45-9712/2022).
Перед подачей судебного иска нужно трезво оценить масштаб нарушения, проверить сходство спорного обозначения с оригинальным товарным знаком, зафиксировать факт нарушения и соблюсти претензионный порядок.
Двойная стоимость контрафакта
Порядок расчета в этом случае такой же, как и при определении ущерба. Но при этом не требуется документальное подтверждение объемов контрафакта, например, бухгалтерская отчетность фирмы-нарушителя. Достаточно заявить предполагаемый размер партии, а ответчик уже должен приводить контраргументы в свою пользу, доказывать, что он произвел меньше контрафактной продукции.
Однако здесь тоже нужно помнить о том, что требования должны быть соразмерными. Если продажи контрафакта осуществлялись через маркетплейс, то на сайте можно узнать точный объем продаж.
Преимуществом этого способа является то, что сумма компенсации может быть больше, чем 5 миллионов рублей для выплат в твердой сумме.
Двойная стоимость лицензии
Вместо твердой суммы или двойной стоимости контрафакта можно указать в иске двукратную стоимость лицензионного договора, который должен был оформить нарушитель с правообладателем. Этот способ используется в судебной практике гораздо реже, так как при расчете компенсации тоже могут возникнуть трудности.
По закону чужой товарный знак можно использовать, если заключить с правообладателем лицензионный договор. Стоимость лицензии, а также периодические выплаты (роялти от продажи товара, маркированного оригинальным брендом) должны быть указаны в таком договоре. Эти цифры и могут стать основанием для расчета компенсации в суде.
Но не у всех предпринимателей есть договоры с другими лицензиатами. Информация же по другим сделкам, заключенных в данной сфере деятельности, как правило, не является публичной. Поэтому оценить сумму компенсации по лицензии можно не всегда.
К тому же суд может учесть условия, в которых было совершено правонарушение. Например, если лицензия была заключена на 5 лет и право на товарный знак предоставлялось на территории всей России, а нарушитель использовал знак всего пару месяцев на территории одного небольшого города, то компенсация с большей степенью вероятности будет снижена.
Защита прав на бренд в государственных органах и в сети Интернет
Есть и еще одна «хитрость»: нарушителя сначала можно привлечь к административной ответственности и заставить выплатить штраф по КоАП РФ (статья 14.10), а затем – к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков или выплаты компенсации правообладателю.
Например, за производство контрафакта, маркированного чужим товарным знаком, для юридических лиц по КоАП положен штраф в 5-кратной стоимости товара, но не менее 100 тысяч рублей. Для этого нужно обратиться в полицию или Федеральную антимонопольную службу, которые проведут проверку торговой точки, составят акт об административном правонарушении и самостоятельно выступят в суде против нарушителя. Обстоятельства по данному делу потом можно использовать при обращении в суд с иском о защите прав на товарные знаки по ГК РФ.
Еще можно написать жалобу в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в отношении нарушителя для установления факта фальсификации декларации, этикеток и продажи контрафактной продукции. Это ведомство тоже вправе обратиться в суд и оштрафовать нарушителя по КоАП РФ на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, а также конфисковать контрафактный товар.
Если использование вашего товарного знака причинило крупный ущерб (более 250 тысяч рублей), то такое нарушение уже может расцениваться как уголовное преступление. Для привлечения к уголовной ответственности нужно написать заявление в полицию. Работники правоохранительных органов сами проведут контрольную закупку, опросят свидетелей. На нарушителей будет заведено уголовное дело, по которому грозит срок: для ИП до 2 лет, для учредителей ООО – до 6 лет.
Если права на товарный знак нарушаются в сети Интернет, то есть несколько вариантов защиты:
- При использовании названия бренда в доменном имени – обратиться к регистратору доменных имен. Подробнее о доменных спорах и тактике борьбы с такими нарушителями можно прочитать здесь.
- Если кто-то реализует контрафакт, маркированный вашим брендом, в социальной сети – написать жалобу ее администратору, который удалит отдельный пост или заблокирует всю группу (страницу) нарушителя. Подробнее об этом можно узнать в нашей статье «Социальные сети: пресечение нарушения прав в Интернете».
- При использовании товарного знака в контекстной рекламе и метатегах – отправить жалобу рекламному оператору. Подробнее об этом с примерами судебных решений мы рассказываем здесь и здесь.
👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!