Что делать, если вы получили претензию о нарушении прав на чужой товарный знак на маркетплейсе?

Типичная ситуация: селлер закупает товар, не задумываясь о его происхождении и интеллектуальных правах, выставляет его на маркетплейсе Озон или Вайлдберриз. А потом оказывается, что этот товар – контрафактный, приходит претензия от правообладателя товарного знака или авторских прав (например, на мультипликационные персонажи, образы которых используются для производства игрушек).

Обычно владелец бренда требует выплаты компенсации в несколько сотен тысяч рублей, что может привести не только к ликвидации бизнеса, но и к полному разорению. Очень часто предприниматели попадают в такую ситуацию неумышленно, из-за незнания законов в авторском и патентном праве. Что можно предпринять в такой ситуации и как снизить сумму компенсации: рассказываем в этой статье.

Почему правообладатели присылают претензии

Товарный знак – это средство индивидуализации, которое дает монопольные права на его использование своему владельцу. Чтобы такие права возникли, знак должен быть зарегистрирован в Роспатенте. Правообладателю при этом выдают государственное свидетельство. А для защиты авторских прав (например, на внешний вид товара, дизайн упаковок) регистрация в Роспатенте вообще не требуется.

Использовать чужие бренды и авторские произведения без разрешения нельзя: это аксиома, которую должен знать каждый предприниматель перед началом продаж на маркетплейсах. Иначе можно стать участником судебного разбирательства, по которому придется выплатить приличную денежную компенсацию. В арбитражных судах РФ ежегодно рассматриваются тысячи таких судебных дел.

Чаще всего предприниматели получают претензии от владельцев иностранных брендов, которые охраняются законом на территории России, а также от правообладателей персонажей мультфильмов.

Главное правило: всегда нужно проверять товар на наличие интеллектуальной собственности, а также документы о правомерном введении товара в гражданский оборот в РФ. У поставщика должен быть дилерский или лицензионный договор, подтверждающий право на продажи брендированной продукции. Тогда можно не опасаться судебных претензий.

Если же вы продаете товары под собственным брендом, то его нужно заранее зарегистрировать в Роспатенте или хотя бы проверить, не совпадает ли он с товарными знаками других предпринимателей.

Юридические нюансы

При нарушении прав на чужой товарный знак на маркетплейсе или оффлайн нужно учитывать некоторые юридические тонкости:

• Факт нарушения прав заключается не только в продажах, но и в предложении контрафактного товара. Другими словами, если вы еще не успели продать ни одной единицы товара, а на вашей витрине на маркетплейсе есть контрафактный товар, то это уже нарушение закона.
• Иногда бренды совпадают не полностью. Недопустимое сходство проверяется по специальным методикам Роспатента, подробнее о которых можно узнать здесь. В таких случаях лучше всего обратиться к патентным поверенным, которые правильно оценят степень сходства.
• Перед подачей иска в суд правообладатель должен направить досудебную претензию. Вы можете полностью принять требования, изложенные в этой претензии, и заключить досудебное мировое соглашение – договор об исполнении обязательств без вынесения решения суда. Можно попробовать договориться о снижении компенсации.

Если же требования правообладателя очень высоки, и он не идет на уступки, то для защиты в суде можно опираться на ряд факторов, которые помогают уменьшить выплату по судебному иску.

Что пишут в досудебной претензии и стоит ли вообще на нее реагировать

После получения досудебной претензии нужно внимательно изучить ее содержание:

• В письме должна быть указана ссылка на контрафактный товар на маркетплейсе (на витрину), скриншоты экрана с предложениями товара к продаже и точное время, когда было зафиксировано нарушение прав на товарный знак.
• К письму также прикладывается копия свидетельства на товарный знак, либо указан номер его регистрации в государственном реестре. По свидетельству или по записи в реестре нужно проверить, насколько совпадает ваш бренд с этим товарным знаком и ведете ли вы одинаковую деятельность. Если товарный знак зарегистрирован для других видов товаров (классов МКТУ), то вы не нарушаете закон. Также нужно проверить статус товарного знака – если он уже не действует, то права не нарушаются.
• В претензии правообладатель может потребовать удалить контрафактный товар с витрины маркетплейса без выплаты компенсации. Лучше сразу выполнить это требование, чем доводить дело до суда.
• Если претензия направлена не самим правообладателем (он указан в свидетельстве и в реестре), то у его представителя должна быть нотариально заверенная доверенность. Она тоже должна прилагаться к письму-претензии. Если ее нет, то вполне возможно, что это мошенники. Но и игнорировать письмо-претензию тоже не стоит: нужно запросить доверенность.

Если претензия удовлетворяет всем условиям, и правообладатель требует в письме выплату компенсации, то рекомендуется изучить судебную практику с участием этого производителя. Отсутствие судебных дел или проигранные дела повышают шанс того, что удастся избежать ответственности.

И что совсем не стоит делать – это отказываться от получения письма-претензии и пускать все на самотек. В этом случае правообладатель все равно вправе обратиться в суд (через 30 дней после того, как он направил претензию) и взыскать с вас компенсацию. Нередко бывает так, что судебное заседание проходит в отсутствие ответчика, а о решении суда он узнает уже после того, как с его расчетного счета списали внушительную сумму в пользу правообладателя.

Какую компенсацию могут взыскать и как ее уменьшить

По статье 1515 Гражданского кодекса владелец зарегистрированного товарного знака может потребовать выплаты денежной компенсации от 10 000 рублей (минимальная сумма) до 5 миллионов рублей. Размер компенсации он вправе устанавливать сам, но необоснованно большую сумму суд может снизить.

Если же правообладатель выбрал другой способ расчета компенсации – по двукратной стоимости всех контрафактных товаров (эта сумма может быть больше 5 млн. рублей), то в большинстве случаев суды соглашаются с исковыми требованиями, так как они обоснованы расчетом.

Нарушитель исключительных прав на товарный знак вправе просить суд принять во внимание смягчающие обстоятельства, которые помогут снизить размер выплат правообладателю:

• правонарушение совершено по неосторожности, впервые, а не систематически; продавец не знал о контрафактном характере реализуемой продукции;
• продажа данного товара, являющегося контрафактом, не является основной вашей деятельностью;
• вы признали свою ошибку и сразу удалили спорный товар с витрины;
• вы являетесь индивидуальным предпринимателем с незначительным оборотом и небольшой прибылью;
• у вас есть несовершеннолетние дети или другие иждивенцы;
• трудные жизненные обстоятельства, тяжелое материальное положение.

В целом арбитражные суды охотно применяют смягчающие ответственность обстоятельства, если ответчиками выступают индивидуальные предприниматели.

Самое главное – это предоставить мотивированное возражение против иска, иначе суд может взыскать полный размер компенсации.

Мировое соглашение

На любом этапе спора (до суда или во время него, до вынесения окончательного решения) стороны могут заключить мировое соглашение. Чтобы договориться с правообладателем, нужно направить ему официальный ответ на досудебную претензию.

В нем следует разъяснить, что та сумма меньшего размера, которую вы предлагаете уплатить для урегулирования конфликта, соответствует действующей судебной практике и является выгодной для обеих сторон.

Не нужно забывать и о судебных расходах, ведь их уплачивает проигравшая сторона.

Можно ли выиграть судебное дело?

Добиться полного отказа в удовлетворении иска можно только в нескольких случаях:

• Если отсутствует сходство до степени смешения у вашего бренда и чужого товарного знака. Для этого нужно провести тщательный патентный анализ.
• Если товарный знак зарегистрирован для других видов товаров.
• Если товар, который вы продаете, законно введен в оборот. Например, если вы купили товар у третьего лица, которое законно приобрело их у официального производителя.
• Если истек срок правовой охраны товарного знака – 10 лет с момента подачи заявки. Проверить это можно по государственным реестрам Роспатента.
• Истек срок исковой давности – 3 года с момента нарушения прав на товарный знак.

Во всех остальных случаях закон на стороне правообладателя. Поэтому перед началом продаж на маркетплейсах нужно проверить, не нарушаете ли вы чужие права, закрепить право на собственный бренд. Узнать о том, как безопасно выйти на маркетплейсы, можно здесь.

Если вы получили досудебное письмо-претензию, то можете обратиться к юристам патентного бюро Ezybrand. Мы оценим ситуацию, в которую вы попали, и подскажем, что можно сделать: оценим сходство брендов, поможем отработать тактику защиты в суде, урегулировать конфликт с правообладателем в досудебном порядке, снизить размер компенсации.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!