Регистрация товарного знака в США: что делать, если пришел предварительный отказ из-за сходства с другими знаками (likelihood of confusion)

Преодоление предварительного отказа от USPTO (Ведомства по товарным знакам и патентам США) из-за сходства с другими знаками – это одна из самых сложных задач при получении свидетельства на товарный знак в США. В соответствии с Законом о товарных знаках патентное ведомство обязано отказать в регистрации вашего бренда, если его можно спутать с теми знаками, которые уже зарегистрированы.

Эксперт USPTO направит заявителю trademark office action. В этом документе будет подробно описано, почему знаки похожи и регистрация невозможна. Если вовремя не отправить ответ на office action, то заявка будет отклонена и придется начинать процедуру регистрации заново.

Какие знаки считаются похожими

В американском патентном ведомстве оценка сходства (likelihood of confusion) разных товарных знаков происходит по аналогичным критериям, которые используются в Роспатенте. При этом необязательно, чтобы знаки были полностью идентичны. Они могут сильно отличаться по написанию, но быть похожими по звучанию: этого уже будет достаточно, чтобы отказать в регистрации.

Пример №1. Товарные знаки различаются только шрифтовым исполнением, а потому считаются идентичными:

Пример №2. Товарные знаки различаются по написанию, но похожи по звучанию и визуально:

Пример №3. Товарные знаки могут содержать разные графические элементы. Но это не делает их существенно различными.

Критерии сравнения

Экспертиза USPTO сравнивает знаки по 5 основным правовым стандартам:

Сильные и слабые элементы товарного знака с более ранней регистрацией. Чем больше оригинальных элементов в таком знаке, тем более он защищен. Если же в знаке используются описательные характеристики, которые указывают на состав, особенности, назначение, характеристики товара, то они не считаются отличительными.

Сходство по видам товаров и услуг. Если товары или услуги могут прямо конкурировать между собой, то потребитель может их спутать. Эксперт может по-разному оценивать степень сходства: чем больше похожи знаки внешне (по звучанию, по смыслу), тем меньше допускается совпадение по видам товаров и услуг.

Например, сходными считаются такие товары и услуги:

• Рубашки, брюки – шляпы.
• Банковские услуги – услуги ипотечного кредитования.
• Блузки, платья – онлайн-сервисы розничной торговли одеждой (маркетплейсы).
• Реклама и рекламные услуги по всей стране для местных торговцев, розничных торговцев и поставщиков услуг; реклама через сеть мобильной связи и интернет-сайты – предоставление онлайн-сервиса, который позволяет пользователям обмениваться данными и информацией.

Один и тот же товарный знак, который используется для маркировки одежды и в качестве названия для маркетплейса, может ввести покупателей в заблуждение.

Маркетинговые каналы. Экспертиза USPTO будет оценивать сходство товарных знаков, принадлежащих разным владельцам, в зависимости от того, как товары реализуются на рынке и в каких условиях совершается покупка. Например, это могут быть одинаковые отделы супермаркетов, либо способ рекламы товаров. Тогда потребитель может спутать разные марки.

Ценовой сегмент продукта. Если это более дорогой или необычный товар, то потребители более тщательно проверяют маркировку перед совершением покупки. Следовательно, они с меньшей вероятностью приобретут по ошибке товар конкурента. А если продукция относится к товарам повседневного спроса, то вероятность ошибки повышается.

Намерения заявителя и фактическое смешение. При рассмотрении заявки другая компания может подать возражение против вашей регистрации. Если она предоставит доказательства, что путаница действительно имела место на практике (например, жалобы потребителей), то это будет веским аргументом против выдачи свидетельства. Эксперт USPTO также может посчитать, что заявитель намеренно выбрал товарный знак, похожий на чужой известный бренд, чтобы привлечь клиентов конкурента.

Как составить ответ при получении предварительного отказа

Выдача заявителю office action, в котором указана причина likelihood of confusion, – это распространенная ситуация в адвокатской практике США. Предварительный отказ получают многие заявки. Если эксперт USPTO придет к выводу, что есть конфликт между вашим знаком и торговой маркой, зарегистрированной ранее, то в регистрации будет отказано на основании § 2 (d) Закона о товарных знаках.

Но заявка не аннулируется, а делопроизводство приостанавливает свое действие до того момента, пока патентное ведомство не вынесет окончательное решение.

Заявитель может направить в USPTO ответ, в котором будут обоснованные доводы в пользу регистрации. Рассмотрев эти доводы, эксперт может изменить решение и разрешить регистрацию.

Ответ на office action может содержать следующие аргументы:

• Анализ зарегистрированного товарного знака, который противопоставлен вашей заявке. Нужно выявить его концептуально слабые стороны. В качестве доказательств могут служить другие регистрации похожих товарных знаков.
• Существенные различия между вашим и противопоставленным знаком с точки зрения внешнего вида, звучания, смысла, коннотации и общего впечатления. Если торговая марка другого владельца имеет «слабые» элементы, то достаточно лишь небольших различий, чтобы исключить вероятность того, что их спутает потребитель.
• Предложение сузить список товаров или спектр услуг для регистрируемого знака, что позволит занять свое место в реестре товарных знаков, переполненного похожими торговыми марками.

Процедура проверки товарного знака в USPTO отличается от экспертизы в Роспатенте. Так, если в российском патентном ведомстве предварительный отказ обычно выдается только один раз, а после ответа на него решение принимается окончательно, то в американском патентном ведомстве эксперт может согласиться с доводами в ответе, но найти другие причины для отказа. Например, противопоставить другие похожие товарные знаки. Все это сильно затягивает сроки регистрации.

Поэтому перед подачей заявки в патентное ведомство США важно сделать качественную предварительную проверку по базам данных USPTO.

Пример аргументации

Заявителю нужно было зарегистрировать словесный товарный знак «Savvy». Эксперт USPTO направил предварительный отказ, обосновав его тем, что уже есть зарегистрированный товарный знак «Savi Sisters», который похож по написанию. Следовательно, есть вероятность того, что они смешаются на рынке.

Патентный поверенный подготовил такой аргументированный ответ: слова «savvy» и «savi» имеют разное смысловое значение («здравомыслящий» и «сохрани»), произносятся тоже по-разному. Поэтому потребители не могут их спутать. Официальные сайты владельцев обоих названий сильно отличаются по тематике и наполнению, поэтому между продукцией нет никакой ассоциативной связи.

Знаки отличаются и по общему («commercial impression») впечатлению, которое они создают у обычного потребителя. Сильным элементом во втором знаке является слово «sisters», а слово «savi» – лишь дополнительным, второстепенным.

Какие еще есть способы для преодоления отказа

Кроме аргументированного ответа можно использовать еще несколько возможностей для преодоления предварительного отказа:

• Проверить срок действия противопоставленного товарного знака по его номеру в поисковой системе TSDR. Так как на ответ обычно дается полгода, то за это время знак может уже утратить правовую охрану. Тогда его статус в системе изменится на «dead» (не действует) или «abandoned» (отказано в регистрации).
• Аннулировать противопоставленный товарный знак. Для этого нужно подготовить веские аргументы: неиспользование знака в коммерческой деятельности, описательный характер знака или другие нарушения. Возражение против регистрации, Trade mark cancellation, подается в Судебно-апелляционный совет по товарным знакам (Trademark Trial and Appeal Board, или сокращенно TTAB). Если TTAB вынесет решение в вашу пользу или владелец этого знака не направит ответ на ваше возражение, то регистрация будет отменена.
• Получить согласие от владельца противопоставленной торговой марки Consent and coexistence agreement, по которому стороны соглашаются на взаимное сосуществование на рынке под похожими брендами. Это соглашение направляется эксперту USPTO. Если он согласится принять Consent and coexistence agreement, то предварительный отказ в регистрации снимается. Если эксперт посчитает, что соглашение составлено неправильно, то он направит заявителю очередное office action.

Для разрешения этой проблемы можно запросить приостановление вашей заявки на товарный знак. Как правило, для ответа на предварительный отказ дается 3-6 месяцев, после чего будет вынесен окончательный отказ. Если возникли затруднения, то можно приостановить рассмотрение заявки, чтобы подготовить нужные документы и соглашения.

Роль патентных поверенных при регистрации товарного знака

Чтобы успешно зарегистрировать товарный знак в США, нужно досконально изучить бизнес и риски отказа во время проведения экспертизы. Если вы уже выбрали свой бренд, разработали логотип, сайт и вложились в маркетинговое продвижение, а риск отказа большой (в реестрах есть похожие торговые марки), то нужно быть готовым к дополнительным издержкам для преодоления отказа.

Аргументация для преодоления предварительного отказа в каждом случае должна учитывать конкретные особенности товарного знака по заявке и противопоставленных брендов. Нет универсального «рецепта», который помог бы автоматически составить письмо-ответ. Чем больше будет таких аргументов, тем с большей долей вероятности эксперт согласится с доводами. Поэтому такая работа может занять много времени.

Ответы на возражения и обработка корреспонденции от USPTO требует также хорошего знания американского патентного права. Наличие похожих знаков может побудить их владельцев подать возражение против вашей регистрации. По американским законам любое лицо может подать такое возражение в патентное ведомство в течение 30 дней со дня публикации заявки.

Патентные поверенные бюро Ezybrand имеют большой опыт по регистрации товарных знаков и интеллектуальной собственности за рубежом. Мы проверим ваш товарный знак по базам USPTO, оформим заявку, поможем с уплатой государственных пошлин. Если вы получили предварительный отказ, мы проанализируем ситуацию и предложим несколько вариантов для решения этой задачи, подготовим аргументированный ответ для американского патентного ведомства.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!