Как зарегистрировать товарный знак за рубежом и нужна ли регистрация в России?

Права, приобретаемые в результате регистрации товарного знака, ограничиваются территорией страны, в которой они предоставляются. Охранные свидетельства, выданные в России, обеспечивают правовую защиту только на её территории, а для охраны торговой марки, логотипа или бренда за рубежом необходимо пройти регистрацию в той стране, где требуется такая охрана.

Существуют различные способы регистрации товарных знаков за рубежом. Рассмотрим наиболее распространенные способы на примере получения свидетельства на товарный знак в Германии. Регистрация и получение документов на товарный знак могут быть выполнены следующими способами:

1. Подача пакета документов напрямую в Патентное ведомство Германии, процедура называется национальной
2. Подача документов по Мадридской системе, путем обращения в МБ ВОИС (возможна передача документов в МБ ВОИС через национальное патентное бюро в России)
3. Оформление документов через Евросоюз (региональная процедура), как при помощи МБ ВОИС, так и при обращении в Европейское ведомство

Наиболее популярны первые два способа.

Подача заявки на товарный знак по национальной процедуре

Заявка на товарный знак направляется в Патентное ведомство Германии (Deutsches Patent- und Markenamt). Заявителем могут быть физические или юридические лица, либо группа лиц, при этом требование об «индивидуальном предпринимательстве» отсутствует, но если заявителем является физическое лицо, с точки зрения налогообложения, разумно, чтобы оно имело статус коммерсанта и легально вело свою коммерческую деятельность.

Особенности оформления документов:

• наличие зарегистрированного товарного знака или предварительно поданной заявки в России не требуется
• все документы заявки должны быть оформлены на немецком языке и в дальнейшем переписка с ведомством осуществляется также на немецком языке
• подача документов заявки и последующее делопроизводство осуществляются только через патентных поверенных, работающих в Германии
• оплата государственных пошлин производится только в национальной немецкой валюте

Заявка должна быть правильно оформлена в соответствии с требованиями, аналогичными российским – указан вид товарного знака, наличие цвета у обозначения и перечень товаров и услуг по МКТУ. Перед подачей заявки рекомендуется провести поиск по базам товарных знаков немецкого патентного ведомства и стран Европы.

За подачу заявки и проведение экспертиз, получение регистрационных документов в патентное ведомство уплачивается пошлина – 300 евро за одно обозначение в качестве товарного знака для 3-х классов МКТУ и по 100 евро за последующие классы, гонорар патентным поверенным зависит от выбранной патентной фирмы и составляет 800 евро.

Стоимость услуг Патентного бюро, взаимодействие с Патентным ведомством Германии:

• Оформление и подача заявки (3 класса) — 700 EUR
• За каждый последующий класс — 100 EUR
• Документы подтверждающие приоритет — 100 EUR
• Регистрация товарного знака, выдача свидетельства — 200 EUR
• Продление действия свидетельства на товарный знак (3 класса) — 300 EUR
• За каждый последующий класс — 100 EUR

Международная регистрация торговой марки

Германия входит с состав стран-участниц Мадридского протокола, поэтому можно оформить международную заявку через МБ ВОИС (WIPO) по упрощенной процедуре. В дальнейшем можно будет расширить территорию охраны товарного знака (по дополнительному ходатайству) в других странах-участницах Протокола.

По упрощенной схеме заявитель подает одну заявку с указанием государства, в данном случае Германии, в котором просит зарегистрировать обозначение как товарный знак.

Особенности оформления международной заявки:

• Наличие у заявителя зарегистрированного товарного знака, либо поданной заявки в ФГБУ ФИПС (Роспатент) на регистрацию обозначения в стране Заявителя
• Подается одна заявка на одном языке (английский)
• Уплачивается пошлины по единой системе (за любую страну (!) в валюте МБ ВОИС (WIPO) — швейцарские франки, или в рублевом эквиваленте через Роспатент/ФИПС)
• Любые действия с товарным знаком (продление, лицензия, отчуждение) — через единый центр, МБ ВОИС

За регистрацию документов по международной заявке и последующую передачу их в бюро МБ ВОИС уплачивается пошлина в ФГБУ ФИПС (Роспатент) за подачу, размер которой составляет 4900 рублей с учетом 3-х классов МКТУ, за последующие классы добавляется по 400 рублей (актуально на 2021 год).

Пошлинные сборы в МБ ВОИС дифференцируются по категориям на базовые, дополнительные и индивидуальные начисления. Все суммы уплачиваются в швейцарских франках. Оплата составляет 653 франка за черно-белое обозначение и 903 франка за цветное. За классы МКТУ свыше трех взимается еще по 100 франков.

За каждую страну доплата составляет 100 франков, но страны Евросоюза, в который входит Германия, имеют право на индивидуальные пошлины, которые составляют 897 франков для одного класса с последующей оплатой за большее количество классов.

Читайте также: Как зарегистрировать товарный знак в Роспатенте самостоятельно, пошаговое руководство.

Пример расчета пошлин МБ ВОИС

Исходные данные

• Регистрация по Мадридской системе в Германии на основании заявки поданной в России
• Цветное обозначение
• 3 класса МКТУ

Расчет международных пошлин

• Basic fee where any reproduction of the mark is in color : 903
• Complementary fee : (DE) 1 x 100.00 CHF 100
• TOTAL: Swiss francs (CHF) 1003

Процедура прохождения заявки по Мадридскому Протоколу состоит из следующих этапов:

• Подача заявки в Роспатент и передача документов в бюро ВОИС
• Регистрация и публикация международного знака на сайте ВОИС
• Направление ВОИСом копий заявки в национальные патентные ведомства
• Национальные ведомства сообщают ВОИС о результатах рассмотрения документов. ВОИС публикует данные на сайте и уведомляет заявителя

Международная регистрация товарных знаков через ВОИС целесообразна, если заявитель планирует получить охрану товарного знака сразу в нескольких странах мадридской системы. В этом случае преимущества упрощенной процедуры и дальнейшего делопроизводства, а также увеличение территории правовой охраны очевидны.

При регистрации документов на товарный знак (логотип, бренд) только в одной стране, например, в Германии не требуется оформление заявки в России, а, значит, не платятся пошлины в Роспатент. В то же время затраты на патентных поверенных могут составлять значительную часть расходов, поэтому перед подачей заявки лучше предварительно просчитать затраты применительно для конкретного товарного знака.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!